상표등록을 위한 주의사항, 불사용취소심판

상표등록을 위한 주의사항, 불사용취소심판

소담의 여인재 변리사입니다.
상표출원 후 등록하는 과정에서, 동일하거나 비슷한 상표로 인해 등록이 어려운 경우가 있습니다.
물론, 출원전에 유사한 상표가 있는지를 검토하게 되는데, 이때 같거나 비슷한 상표가 있는 경우에, 우리 상표를 등록받아내기 위해 검토해야 할 것이 불사용취소심판이 가능한가 입니다.

상표법은, 상표를 등록받아두고 3년이상 사용하지 않을 때에는, 그 상표를 취소시킬 수 있는 방안을 마련해두고 있습니다.
상표는, 특허와는 다르게 문자나 기호가 한정되어 있기 때문에 등록만 받아두고 실제로 사용하지 않으면 취소시킬 수 있을 필요가 있기 때문입니다.

불사용취소심판의 정의

상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 그 상표등록을 취소할 수 있 도록 규정하고 있고, 같은 조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 취 소심판이 청구된 경우 피청구인이 당해 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증 명하지 아니하는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다.

한편 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비 스를 표장(標章)의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업 에 관한 광고․정가표․거래서류․간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당 해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공 하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 201 0후3080 판결 등 참조).

취소여부가 문제된 상표

실제로 어떻게 사용되었는지는, 아래의 사진과 같습니다.

실제로 사용되었는지 여부

① 아이엠개발 주식회사는 피청구인의 배우자 정숙인이 대표로 있고, 시설물유지관리업 등 건설업을 영위하는 회사이다.
② 아이엠개발 주식회사는, 2017년에는 진천역 일원 노후하수관거 보수공사, 천안봉서초등학교 내진보강공사 등을 시공했고, 2018년에는 청곡종합사회복지관 바닥기능보강공사 등을, 2019년에는 충남대학교 약학관 리모델링 및 증축공사 중 내진보강공사 등을 시공하였다.

인정사실에 의하면, 상표권자의 배우자가 대표로 있는 아이엠개발 주식회사는 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자로서 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 국내에서 ‘건물리모델링업, 건물방수방습공사업, 건물보수업 등’을 영위하면서 거래서류로 볼 수 있는 우편봉투 및 명함과 회사 간판에 실사용표장 1 내지 3을 사용 한 사실이 인정된다.

상표권리를 가지고 있는자 뿐만 아니라, 상표 사용을 허락할 수 있는 사람이 상표를 사용하였더라도, 그 상표의 사용으로 인정되는 사건입니다.

상표 사용의 허락은, 반드시 계약서로 남겨둘 필요까지는 없으며, 구두로 허락을 하였거나 허락하였을 가능성이 높으면 충분하다고 할 것입니다.

상표등록이 어려운 경우, 불사용취소심판을 고려해야

상표등록을 받고 싶은 글자가, 이미 등록되어 있는 경우에, 그 상표가 실제로 사용되고 있는지를 면밀히 조사할 필요가 있습니다.
이러한 불사용취소심판은, 실무적으로 가장 많이 제기되는 심판 중 하나이며, 승소가능성은 상표가 사용되고 있는지를 얼만큼 면밀히 조사했는지에 달렸다고 보는 것이 맞습니다.

불사용취소심판과 관련하여, 궁금한 사항은 특허사무소 소담의 서교준 변리사/변호사, 여인재 변리사에게 문의하여 주세요.