2021년 12월 27일부터 개정된 미국 상표법이 시행될 예정입니다. 이번 개정안은 사용주의를 더욱 강화하는 제도를 도입하여 사용하는 상표인 것처럼 사용증거를 조작하여 사기로 출원 및 등록하는 사례를 막기 위한 것입니다.

미국 상표법의 주요 개정 내용은 다음과 같습니다.

• 등록상표 말소와 재심사 제도를 신설하여 상표를 등록한 후 실제로 사용하지 않는 경우 누구나 간편하게 취소를 청구할 수 있도록 하였고 심사관의 직권으로도 취소가 가능해집니다.
• 상표 심사기가동안 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 제3자가 심사관에게 제출할 수 있고, 심사관은 제출된 증거의 활용 여부를 2개월 안에 결정해야 합니다.
• 상표권 침해소송에 있어서는 상표권 침해가 있는 경우 상표권자에게 회복 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 상표법상에 명시해 상표권자 사용금지명령을 더 쉽게 인정받을 수 있게 되어 상표권자의 입증책임이 완화됩니다.
• 미국 특허상표청(USPTO)의 심사통지 (Office action)에 대응하는 기간을 기존 6개월에서 사안에 따라 ’60일부터 6개월까지’의 기간을 정할 수 있도록 변경하였습니다.

이러한 제도들로 인해서, 경쟁사가 등록상표를 사용하지 않고 있다는 증거 제출을 통해 해당 상표를 취소시킬 수 있습니다. 반면에, 출원인은 본인이 등록상표도 사용하지 않으면 취소될 수 있으므로, 사용하려는 상품·서비스를 한정하여 출원하고, 등록 후에도 미국 내에서 실제로 상표를 사용하고 있다는 증거를 지속적으로 수집하여 보유하고 있는 것이 바람직합니다.