안녕하세요.

특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.

상표법 제 73조 제1항 제3호에서는

상표권자, 전용실시권자 또는 통상사용권자 중

어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여

취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

그 상표를 취소할 수 있도록 규정해놓고 있습니다.

여기서 말하는 등록상표를 사용하고 있지 아니한 경우에 대하여

정당하게 상표를 사용하였다, 그건 사용이 아니다 등등

상표권분쟁이 많이 일어나곤 하는데요

이 조항과 관련하여 여성용 구두에 대한 상표권분쟁 사례가 있었던 것을

소개해드리고자 합니다.

원고가 2007년 8월경 양수받은 이 사건 등록상표입니다.

이렇게 신발안창에 자신의 상표를 사용하였는데요,

이에 2009년 11월, BRIONI 상표를 사용하고자 하는 피고가

원고의 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일한 형태의 것이라고 볼 수 없으니,

이 사건 등록상표의 사용이 아니라고 상표등록취소소송을 제기한것이죠.

이에 특허법원은 원고는 가죽신 내지는 신발안창에

BRIONI라는 상표를 명시하면서

정당하게 사용되었으므로

이 사건 등록상표에는 상표법 제 73조 제1항 제3호의

등록취소사유가 없다고 하였습니다.

상표법 제 73조 제1항 제3호에서 규정하고 있는 등록상표의 사용이라 함은

상표법 제 2조 제1항 제6호에서 살펴볼 수 있는데요,

상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위,

상품 또는 상품의 포장에 표시한 것을 양도 또는 인도하거나

그 목적으로 전시, 수출, 수입하는 행위,

상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는

반포하는 행위를 말한다고 명시하고 있습니다.

또한 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은

등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하며

동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체 뿐 아니라 거래 사회통념상

등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나,

유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않고,

그 사용에는 등록된 상표와 동일한 상표를 사용하는 경우는 물론이며

거래통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로

변형하여 사용하는 경우도 포함하다고 규정하였습니다

(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조).

실로 상표등록취소소송을 보면

등록상표에서 심하게 문자나 그림 등을 추가하거나 변형하여

등록상표 고유의 식별력을 잃어버린 채 사용한다던지,

잘 알아보지 못하게 사용하여

상표등록취소소송으로 인하여 등록상표가 취소되는 경우도 있습니다.

등록상표를 부득이하게 그대로 사용하지 못한다면,

등록상표 고유의 상표로서

의미의 동일성과 독립성을 해치지 않도록 정당한 범위 내에서

식별력있게 상표를 사용하는 것이 매우 중요할 것입니다.