상표권침해, 상표침해와 관련해서 이탈리아 제약회사와, 국내 대웅바이오 사이에, 침해문제와 상표 무효의 문제가 제기된 바 있습니다.
쟁점은, “글리아티린”(이탈리아 제약회사)이 등록된 상태에서, “글리아타민”(대웅바이오)이 등록되었는데, “글리아타민”의 등록이 무효로 되어야 한다는 것이였습니다.
“글리아타민”이 “글리아티린”과 유사하기 때문에, 등록이 무효된다면, 상표권 침해도 될 가능성이 매우 높기 때문에, 상표무효심판이 먼저 제기되었습니다.
재판결과는, 1심(유사하지 않아 무효아니다), 2심(유사하여 무효이다), 3심 대법원은 유사하지 않으며, 무효가 아니다라는 판결을 내렸습니다.

결국, 2심인 특허법원만 유사하다고 판단하였는데, 특허법원의 판결근거와, 대법원의 판결 근거를 살펴보겠습니다.

특허법원의 판단

(1)관련 법리
둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우, 적절한 전체 관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다.
상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

(2) 유사 여부 판단의 주체
이 사건 등록상표와 선등록상표들의 각 표장이 유사한지 여부를 판단함에 있어 그 주체가 되는 수요자 및 거래자의 범위에는 일반 소비자는 물론, 의사, 약사 등의 전문가들도 포함된다고 보아야 한다.
(3) 글리아 부분의 식별력 유무
이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 일부인 글리아 또는 동일하게 음역되는 GLIA 부분은 그 식별력이 없거나 미약하다고 볼 수 없다.

(4) 양 표장의 구체적인 대비 / 유사여부
다음과 같은 이유로 이 사건 등록상표 은 선등록상표 1 및 선등록상표 2 과 호칭이 유사하여 전체적으로 볼 때 표장이 서로 유사하다고 보아야 한다.

이 사건 등록상표(무효인지 여부를 판단받는 “글리아타민”)와 선등록상표들(먼저 등록된 상표 “글리아티린) 중 글리아 또는 그 영문 표기인 GLIA” 부분은 지정상품의 효능, 용도 등을 직감하게 한다고 보기 어려워 그 식별력이 없거나 미약하다고 보기는 어렵고, 이 사건 등록상표와 선등록상표 1의 한글 부분 및 선등록상표 2의 한글 음역 글리아티린 또는 글리아틸린 은 모두 위 글리아” 부분을 포함하여 그 뒤로 2글자가 연속되어 하나의 단어와 같은 외관을 보일 것인 점 등에 비추어 보면, 양 표장의 유사성은 전체적으로 관찰하는 것이 옳다.
– 양 표장은 모두 5음절로 전체 음절수가 같고, 우리말의 강세 위치에 비추어 상대적으로 강하게 발음되어 청감에 가장 뚜렷한 영향을 미치는 앞의 세음절이 글리아 로 동일하다. 또한 양 표장은 넷째 음절의 초성이 모두 ㅌ 으로 공기를 세게 내뿜어 거세게 터뜨려서 내는 거센소리(激音)인데다가, 다섯째 음절의 중성 ㅣ 와 종성 ㄴ 도 같다. 따라서 양 표장은 넷째 음절의 중성과 다섯째 음절의 초성의 차이에도 불구하고 전체적으로 유사하게 청음될 것이기 때문에 그 호칭이 유사하다고 보아야 한다.

(5) 최종 판단

등록무효 여부의 대상이 되는 상표 “글리아티린”은 먼저 등록된 “글리아타민” 과 유사하고 지정상품이 동일·유사하며, 등록이 무효로 되어야 한다.

 
대법원의 판단
(1) “글리아”부분이 식별력이 존재하는 부분인가?
‘GLIA(글리아)’ 부분은 ‘신경교(神經膠, neuroglia)’ 또는 ‘신경교세포(glia cell)’를 의미하고, 뒷부분의 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’은 조어로서 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 유사하게 사용되고 있다.
전문의약품의 경우는 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가 처방에 따른 조제를 하므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없다. 그리고 전문의약품은 광고가 원칙적으로 금지되고 있어[약사법 제68조 제6항, 의약품 등의 안전에 관한 규칙(2018. 4. 25. 총리령 제1455호로 개정되기 전의 것) 제78조 제2항] 의사, 약사 등 전문가가 아닌 일반 소비자가 이에 대한 정보를 알기도 쉽지 않다.
일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이 경우에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12호, 제24조 제4항), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다.
따라서, “글리아”가 식별력이 존재하는 단어인지는 일반소비자가 아닌 의사 및 약사를 기준으로 판단하여야 한다.

(2) 최종판단
‘GLIA(글리아)’의 의미 및 사용실태, 의약품에 관한 거래실정을 고려하면, 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없다. 그리고 위 상표들 중 뒷부분에 위치한 ‘TAMIN’과 ’TILIN(티린)‘은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없다. 따라서 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다.
비록 이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분이 공통되기는 하지만, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’과 ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보인다. 따라서 “글리아티린”과 “글리아타민”은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.

직접 담당했던 변리사는 아니지만,
최근 침해와 무효관련한 사건들 중 높은 화제를 가졌던 사건중 하나였습니다.
결과적으로, 대법원은 전원합의체판결을 통해, 식별력이 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분할때 실제 그 상품을 취급하는자를 중심으로 유사여부를 판단하여야함을 분명히 하였습니다.