심판, 소송 전문의 특허사무소 소담, 여인재 변리사입니다.

상표등록은 하지 않았지만, 먼저 사용하고 있었는데, 나와 관계 있는 자가 그 상표를 등록받아버린 경우의 소송사건입니다.

원고 주장 < 특허청에 상표등록을 한 자>

❍ 이 사건 출원상표는 원고가 독자적으로 고안하여 선택된 표지를 기초로 출원되었으며, 정보제공자는 이 사건 출원상표에 대한 특허청의 상표등록결정을 받은 이후 이를 포기한 사실이 있어 이 사건 출원상표를 사용할 의사가 없다고 보여지므로, 이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하지 아니함

피고 주장 < 상표등록은 하지 않았지만, 상표를 먼저 사용하고 있었던 자>

❍ 이 사건 출원상표는 출원 당시에 이미 타인이 사용하거나 사용을 준비중인 상표임을 알면서, 그와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 것이므로 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당함

특허심판원의 판단

이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부

가. 판단기준

상표법 제7조 제1항 제18호는 ‘동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 상표’는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있는데, 이는 특정인이 사용하고 있거나 사용을 준비하고 있는 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 이유로 정당한 권원이 없는 제3자가 그와 동일·유사한 상표를 먼저 출원하여 등록받는 것을 허용하지 않는다는 취지로서, 계약관계나 업무상 거래관계 등에서 당사자 간에 지켜야 할 신의성실의 원칙에 위반되게 무단으로 상표를 출원하여 등록받는 경우와 같이 그 출원과정에 있어 사회적 타당성이 현저히 결여된 상표에 적용된다고 할 것이다.

나. 동업․고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계가 인정되는지 여부

청구인은 선사용상표의 사용자이면서 정보제공자인 ***이 원자재인 양주(브랜디)의 원액을 프랑스로부터 수입할 때 중간에서 ***의 은행구좌를 소지하고 양주의 원액을 구입하는 일을 보조하였다는 ***의 주장 내용과 2011. 9. 30. 청구인이 건외 제3자인 ‘비아이디컴’과의 브랜드 및 포장패키지를 개발한 사실이 있고, 그 개발 결과가 선사용상표와 동일하거나 극히 유사한 사실이 청구인의 주장 및 제출 증거자료에 의해 알 수 있다. 이러한 사실을 종합해 볼 때, 청구인은 ***과 이 사건 출원상표의 출원 전에 이미 일정한 계약관계 또는 업무상 거래관계가 있었음이 인정된다.

다. 선사용상표를 타인이 사용하거나 사용을 준비 중임을 청구인이 알고 있었는지 여부

이 사건 출원상표의 정보제공자인 ***의 주장과 증거자료, 청구인의 주장 및 증거자료를 종합하여 살펴보면, ① ***은 2002. 4. 2.자로 리큐르주 등주류의 제조업에 관한 사업자 등록을 마치고 현재까지 동 업종을 영위하고 있는 점, ② ***은 이 사건 출원상표와 동일 또는 유사한 ‘LUDOVIC XIII’를 2009. 9. 22. 관할세무서에 상표신고서(주세법상의 상표사용 신고)를 제출한 이후, 같은 해인 10. 9. 및 10. 23. 그리고 2013. 10. 15.에 각각 상표(변경)신고를한 사실, ③ *** 대표자 AA의 처인 권○○는 2012. 1. 11. 이 사건 등록상표를 특허청에 상표등록출원하여 등록결정(2013. 5. 23.)이 된 바 있으나 그 등록을 포기한 사실 및 ④ 권○○은 2012. 1. 12. 이 사건 출원상표가 부착된 ‘포장용 술병’을 디자인 출원하여 디자인등록을 받은 사실 등이 있음을 알 수 있고, 청구인도 이러한 사실을 인지하고 있었다고 판단된다.

청구인은 ***측이 이 사건 출원상표에 대한 특허청의 상표등록을 포기한 사실이 있으므로 이 사건 출원상표를 사용할 의사가 없다고 주장하고 있으나, 상표등록을 포기한 사실만으로는 종래의 상표사용 사실이 없어지지 않을 뿐만 아니라 장래의 상표사용을 포기한 것으로 단정할 수 없다 할 것이다. 또한 청구인은 2011. 9. 30. 건외 제3자인 ‘비아이디컴’과의 브랜드 및 포장패키지를 개발한 사실을 근거로 이 사건 출원상표는 청구인이 독자적으로 준비한 표장이라고 주장하고 있으나, ***이 2009년도에 이미 이와 동일 또는 유사한 선사용상표를 관할세무서에 신고한 이후 계속적으로 사용해 온 사실이 인정되므로, 청구인이 이 사건 출원상표를 독자적으로 개발하였다는 주장은 받아들일 수 없다.

이러한 사실을 종합해 볼 때, 이 사건 출원상표의 출원일(2014. 6. 30.) 당시 ***은 이미 선사용상표를 사용하고 있었고 청구인도 그와 같은 사실을 알고 있었던 것으로 인정된다.