안녕하세요.

특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.

특허 침해가 발생하였을 때,

1) 경고장을 발송하거나, 2) 형사고발을 하거나, 3) 민사상 손해배상 청구소송을 진행하거나, 4) 특허심판원에 권리범위확인심판 또는 특허무효심판을 진행하는 경우가 있습니다.

어떠한 방안으로 특허침해에 대해서 대응할지는, 사안에 대해서 전문가와 상담을 하는 것이 좋습니다.

형사고발과, 민사사송 손해배상청구소송은 변호사가 하여야 하고,

특허심판원의 권리범위확인심판, 무효심판은 변리사도 진행할 수 있습니다.

따라서, 특허침해와 관련되는 사항은, 변리사와 변호사가 함께 있는 전문가 집단에 상담을 하는 것이 좋습니다.

그렇다면, 민사상 손해배상청구소송을 진행하고 있는데, 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구할 수 있는가, 즉, 권리범위확인심판이 별도로 진행되는 것이 타당한 것인지가 문제됩니다. 

이러한 사항에 대해서, 최근 대법원이 정리하였습니다.

특허권 침해에 관하여 계속 중인 민사소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있는 경우, 위 민사소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정되는지 여부

1.  특허법 제135조 규정

대법원은 “특허법에서 권리범위확인심판은 특허권 침해에 관한 민사소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만, 간이하고 신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.”고 판단하였습니다.

즉, 특허심판원에서의 권리범위확인심판은 법원에서의 손해배상 청구소송을 진행하는 것과 별개로 그 침해여부를 신속하게 알 수 있으므로, 당사자 사이의 합의를 빨리 이끌어 내는 등의 장점이 존재한다고 판단하였습니다.

2. 특허법 제164조

또한, 대법원은,

“특허법 제164조 제1항은 심판장이 소송절차가 완결될 때까지 심판절차를 중지할 수 있다고 규정하고, 제2항은 법원은 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있다고 규정하며, 제3항은 법원은 침해소송이 제기되거나 종료되었을 때에 그 취지를 특허심판원장에게 통보하도록 규정하고, 제4항은 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다고 규정하고 있다. 이와 같이 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있는 것도 앞서 본 권리범위확인심판 제도의 기능을 존중하는 취지로 이해할 수 있다.”고 판단하여

특허침해에 관해서 서로 다른 기관(법원, 특허심판원)에서 판단할 수 있으나, 상호간의 소송절차를 반영 / 상호 존중하고 있기 때문에, 독립된 절차 중 하나인 특허심판원의 권리범위확인심판은 그 자체로 인정될 수 있는 가치를 가진다고 판단하였습니다.

3. 실익

실무를 진행하다보면, 특허심판원의 권리범위확인심판을 진행하거나, 지방법원에 손해배상청구소송을 진행하는 경우로 나뉘고 있습니다.

손해배상청구소송을 진행하면서, 권리범위확인심판도 진행하는 경우는 실무적으로 잘 발생하지 않고 있습니다.

왜냐하면, 손해배상청구소송 내에서 특허의 무효 여부, 특허 침해 여부가 판단되기 때문입니다.

다만, 대법원은 권리범위확인심판은 신속하게 특허의 침해여부가 판단되기 때문에, 당사자들 사이에 합의가 빨리 도출될 수 있다는 점에서 이익이 있다고 보고 있습니다.

대법원의 이와 같은 판단을 더욱 존중하기 위해서는,

특허심판원의 권리범위확인심판이 절차가 더욱 신속하게 진행되었으면 좋겠습니다.