특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.
디자인침해소송에서, 방어를 하기 위하여 등록된 디자인이 무효인지 여부를 다투는 무효심판은 실무적으로 빈번하게 진행되고 있습니다.
특허심판원에서의 디자인무효심판이 진행된 다음, 특허법원에서 다시 그 무효여부가 다투어진 사건입니다.
등록된 디자인은?
리어콤비네이션 램프, 마커등, 포지션램프, 턴시그널, 기타 모든 램프에 사용될 수 있는 렌즈의 패턴 디자인이고,
원하는 굴절성능을 만족시키면서도 미려한 반사와 굴절을 일으켜서 고급스러운 고급스러운 느낌을 주는 집광렌즈를 방사형으로 배열한 렌즈의 형상과 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함.
디자인 무효를 주장하는 경쟁사 A
경쟁사 A는 2019. 2. 12. 특허심판원에 이 사건 등록디자인의 디자인권자인 디자인권리자 B를 상대로, 등록디자인은 그 대상 물품이 통상의 상태에서 독립하여 거래되는 물품으로 인정될 수 없고 그 호환성은 물론 호환의 가능성조차 인정될 수 없어 제2조 제1호 소정의 ‘물품’에 해당하지 아니하여 제5조 제1항 본문을 위반하여 잘못 등록된 디자인에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장.
등록된 디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈’는 ‘자동차용 원형 테일램프’와 같은 최종상품의 제조에 부품으로 사용되는 하나의 구성부품이며, 다른 구성부품들과 함께 한 세트로 묶여서 각각의 구성부품이 서로 연계하여 맞도록 설계되고, 구성부품 제조 과정을 함께 거쳐 생산된 구성부품들과만 함께 사용될 수 있는 것으로서, 최종상품 제조업체의 주문 제작 또는 자체 제작에 의하여 최종상품의 제조에 사용되는 것이므로, 통상의 상태에서 독립하여 거래될 수 있는 물품에 해당하지 않는다고 주장.
특허법원의 판단 – 무효여부
㉠ 등록된 디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈’가 부품으로 사용되는 완성품인 테일램프는 반사경과 PCB 기판을 하나의 결합체로 만들어 이를 하우징에 결합한 후 여기에 렌즈를 결합하는 방법으로 제조되는바,
이와 같은 테일램프의 제조방식에 비추어 볼 때, 렌즈는 테일램프를 구성하는 다른 부품들과 반드시 함께 제조되어야 할 필요성이 있다고 보기 어렵고, 완성품 제조자로서는 그 규격만 맞는다면 렌즈만 구입하여 다른 반사경 및 PCB 기판 등과도 결합 및 조립하여 사용할 수 있을 것으로 보이는 점,
㉡ 실제로 국‧내외 다수의 업체들이 등록된 디자인의 대상 물품인 ‘자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈’와 동일·유사한 형상 및 기능을 가진 제품들을 판매하고 있고, 디자인권리자 B 역시 자동차 관련 잡지인 ‘트럭 특장차’에 최종 완성품과는 별도로 등록된 디자인의 대상 물품인 ‘렌즈’에 대하여 디자인등록을 받았다는 사실과 함께 등록된 디자인이 적용된 부품 사진을 게재하기도 한 점,
㉢ 경쟁사 A는 타타E상용차 주식회사의 프리마트럭 등에 사용되는 ‘프리마 태일램프’를 제조하여 판매하고 있는데, ‘프리마 태일램프’의 부품 중 렌즈는 자체 제작하지 않고 외국에서 구매하여 완성품을 조립하고 있는 것으로 보이고2), 국내 인터넷 쇼핑몰에서도 ‘프리마 태일램프’의 렌즈만 별도로 판매되고 있는 점 등을 종합하면, 등록된 디자인의 대상 물품은 독립된 거래의 대상이 될 가능성이 있다.
② 게다가 위와 같은 등록된 디자인의 특징과 완성품의 제조방식 등을 고려할 때, 비록 서로 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도 서로 규격이 맞는다면 자동차용 리어콤비네이션 램프의 렌즈만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있다고 할 것이므로, 등록된 디자인의 대상 물품은 호환의 가능성도 인정된다고 할 것이다.
③ 비록 등록된 디자인에 대한 디자인등록출원 당시 시행되던 이 사건 특허청 고시의 ‘물품류 구분표’는 디자인등록출원서 작성의 일관성을 유지하고 통일된 물품명칭을 사용하도록 하기 위한 것이어서 등록된 디자인의 대상 물품과 동일‧유사한 ‘자동차 전조등용 렌즈’가 이 사건 특허청 고시의 ‘물품류 구분표’에 물품의 명칭으로 기재되어 있다는 사실만으로 등록된 디자인의 물품성이 곧바로 인정되는 것은 아니라고 하더라도, 등록된 디자인의 대상 물품과 동일한 ‘자동차용 리어콤비네이션 램프 렌즈’에 관하여 다양한 형상의 디자인이 다수 등록되어 있을 뿐만 아니라, 경쟁사 A도 그 대상 물품을 ‘작업등용 렌즈’로 정하여 등록된 디자인과 기능과 형상이 동일‧유사한 디자인을 출원하여 등록을 받기도 함.
검토의견
통상적으로, 디자인 무효심판에서는, 등록된 디자인이 특허청에 제출되기 이전에 관련되는 유사한 제품들이 이미 있었다는 이유로 무효심판을 청구하는 경우가 압도적으로 많습니다.
그러나, 이번 사건의 경우, 이러한 유사한 디자인의 존재를 쉽게 찾지 못하여, 특허청에서 고시하는 물품표에 해당 디자인의 물품이 없다는 이유로 무효심판을 청구하지 않았을까 생각합니다.
모든 물품, 모든 경우를 법으로 규정하거나 특허청에서 고시할 수는 없을 것입니다.
이러한 관점에서, 실제로 판매되거나 거래되는 관점에서 해당 물품이 독단적으로 거래대상이 되는지 여부를 기준으로 판단하는 것이 특허법원의 기준이라고 할 것입니다.