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디자인 무효를 다투는 디자인무효심판의 경우, 디자인권 침해에 대응하는 전략중 하나입니다. 다만, 디자인무효사유가 명확해야 하며, 많은 경우 등록디자인은 과거에 이미 있었던 디자인과 같거나 비슷한 경우에, 무효가 되고 있습니다.
많은 사건을 처리한 경험에 비추어보면, 등록된 디자인 중 50% 정도 무효화가 되었었고, 저희 소담은 무효심판을 청구하기도 하였으며, 반대로 무효심판이 들어온 사건에 대해서 무효화되지 않도록 방어하는 사건도 처리한 바 있습니다.
특허사무소 소담의, 여인재 변리사입니다.
디자인무효사유
디자인등록은, 특허청에서 심사를 받아 이루어지고, 등록된 다음에는 디자인권리 또는 디자인권으로 “권리”라는 단어가 붙게 됩니다.
그 후, 디자인권을 침해하는 경우에는, 이에 대한 침해소송 또는 권리범위확인심판이 진행되는데, 이러한 침해소송에서 늘 따라붙게 되는 것이 디자인권의 유효한 것이 맞는지, 즉, 디자인권이 무효될 사유는 없는지에 대해서 공방이 일어나게 됩니다.
디자인권의 무효여부를 다투는 것은, 침해소송에서 거의 필수적으로 진행되고 있습니다.
따라서, 침해소송에서 승소하기 위해서는, 무효시킬 정도의 자료를 찾았느냐가 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
디자인무효소송 사례를 보면, 등록된 디자인은, “캔들워머”에 대한 것으로, 위의 사진과 같은 모습을 갖고 있습니다.
디자인권 권리자는, 유사한 모양의 캔들워머를 판매하는 자를 발견하고, 이에 대해서 침해의 문제를 제기한 바 있었고,
이에 대해서, 상대방은, 위의 등록된 디자인 캔들워머는, 무효되어야 한다는 이유로 디자인무효심판을 청구한 사례입니다.
디자인무효 여부에 대한 특허법원 판결
관련되는 자료들을 제출하면서, 등록된 디자인은 무효되어야 한다고 주장하였습니다.
이에 대한 특허심판원과 특허법원의 판단 내용을 보면,
원고제품(등록된 디자인)에 대해서, 이미 그전에 알려진 디자인의 제품을 증거자료로 제출하였고,
특허법원은 집열부, 연결부, 베이스로 구성되는 점, 연결부는 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로 상부가 만곡지게 굽어진 형상이 비슷하다고 하였습니다.
그리고, 베이스가 사각 형상으로 되어 있는 점 역시 기존 디자인과 비슷하다고 지적하였습니다.
또한, 특허법원은 집열부와 유사한 형상, 원뿔대 형상의 전등갓이나 집열부는 전기스탠드나 온열램프 등의 제품에서 이미 등록디자인의 출시전부터 광범위하게 사용되어 온 사실을 인정할 수 있다고 판결하였습니다.
디자인무효심판의 승소전략
요약하면,
1) 등록된 디자인이 “특허청에 출원하기전에” 유사한 물건이 어떤 것들이 있었는지,
2) 유사한 자료들에는 어는 부분이 비슷한 것인지,
3) 비슷한 부분들이 디자인의 핵심이라고 볼 수 있는지를 중심으로 무효 여부를 판단합니다.
침해소송에서, 왜 무효소송이 필요한 이유는,
무효소송에서 권리가 무효로 되면, 침해여부를 논할 필요없이 침해가 아닌 것이 되기 때문입니다.
따라서, 디자인 뿐만 아니라 특허에 관한 침해소송에서도 무효심판/소송이 반드시 따라다니게 되며, 전문가/변리사의 관련되는 선행자료를 얼마나 잘 찾는지가 매우 중요한 이유입니다.
특허사무소 소담, 디자인 침해 소송 승소
위와 같은 디자인 등록된 것에 대해서, 소담의 고객은 아래와 같은 식판용기를 사용중에 있었습니다.
저희 특허사무소 소담은, 등록된 디자인의 유아용 식판을 침해하였다는 상대방의 주장에 대해서,
가장 중요한 선행자료를 찾는데 집중하였습니다.
왜냐하면, 선행디자인이 있는지, 있다면 얼마나 유사한 것이 있었는지에 따라 디자인의 권리가 정해지기 때문입니다.
소담 변리사의 승소전략
위 사건에서 소담 변리사는, 등록된 디자인이 있는지 여부에 관계없이,
침해 문제가 되고 있는 고객의 식판 디자인은, 과거에 이미 있었던 제품들과 유사한 것이여서, 누구나 사용할 수 있는 자유실시디자인에 해당하는 것을 집중적으로 주장/입증하였습니다.
그 결과,
고객 제품의 식판이 과거에 있었왔던 다른 식판들과 어떻게 유사한지를 집중적으로 주장하였고, 이에 대해서 인정받았습니다.
특허사무소 소담은, 법률사무소 소담과 함께,
침해소송, 무효소송 등에 관한 소송업무와, 권리범위확인심판, 무효심판에 관한 특허심판원 심판 업무를 함께 수행하고 있습니다.
엘지전자, 우수대리인상을 수상한 경험을 바탕으로, 중소기업/개인의 권리 보호를 효과적으로 수행하고 있습니다.