특허출원시 주의해야 할 사항중, 출원전에 공개한 적이 있는지 입니다.

특허출원에서 공지예외의 뜻

특허법 제30조에서는 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우라는 제목 아래, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 이미 공지 등이 된 것이라 하더라도 특허법 제30조제1항 각 호의 법정사유에 해당하게된 경우 그 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 신규성 또는 진보성의 규정을 적용할 때 그 발명은 공지 등이 되지 아니한 것으로 보는 공지예외적용 조항을 규정하고 있습니다.

특허출원시 공지예외적용의 취지

특허출원이 그 특허출원 전에 공지 등이 된 경우에는 신규성이나 진보성 상실로 특허를 받을 수 없는 것이 원칙입니다만, 자기 발명의 공개로 인하여 자기가 특허를 받지 못하는 폐해를 좀 해소하고, 연구결과를 신속히 공개한 것의 사회적 이익도 있으므로, 예외를 인정해 주는 것입니다.

공지예외적용을 받기 위한 특허출원

과거의 특허법에서는 공지일로부터 6개월 이내에 특허출원을 하여야 했으나, FTA 조약에 의해 공지예외적용 규정이 많이 변화되었습니다. 즉, 과거와 달리 공지일로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 공지예외적용을
받을 수 있는데, 이는 2012년 3월 15일 이후에 출원된 특허출원에 한하여 적용됩니다.

공지예외적용의 사유

공지예외적용의 사유는 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우와 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우를 들 수
있습니다. 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의해 공지된
경우이고, 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우는 비공개 의사를 가지고 있음에도 불구하고 사기나 협박
등에 의해 공지된 경우입니다.

갖추어야 할 요건

공지예외적용을 받기 위해서는,

첫째, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 공지 등이 되었어야 하고,

둘째, 공지 등이 된 발명이 공지예외적용사유에 해당하여야 하며,

셋째, 최선의 공지일로부터 12개월 이내에 출원하여야 합니다.

공지예외 인정받기 위한 절차

자기 의사에 의한 공지 등이 된 경우에는 원치적으로 특허출원서에 그 취지를 기재하고 증명서류를 출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 합니다. 예외적으로, 보완수수료를 납부하는 경우에는 위 기간이 경과되었더라도 보정할 수 있는 기간 또는 특허결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 제출할 수 있습니다.

자기 의사에 반한 공지 등이 된 경우에는 공지일로부터 12개월 이내에 출원을 하되, 추후 공지된 발명으로 인하여 신규성 또는 진보성 거절이 발생되는 경우, 그 공지가 자기의 의사에 반한 것임을 입증하는 서류를 제출할 수 있습니다.

인정된 경우에 효과

공지예외적용사유에 해당되는 선행기술은 신규성 또는 진보성 판단시 선행자료로 고려하지 않게 됩니다. 다만, 이는 상대적인 것이라서, 공지예외적용사유와 출원일은 관련이 없으므로 가급적 신속히 출원하여야 하며, 타인의 발명이 출원일보다 공지된 경우에는 그것으로
인하여 거절될 수 있습니다.

특허출원에서 공지예외 관련 대법원 판단

분할출원과 공지예외 관련 규정의 내용 및 각 제도의 의미를 고려하면, 여러 발명이 포함된 초기 특허출원(이하 ‘원출원’)에서 공지예외를 주장하지 않았더라도, 분할출원 시 적절한 절차를 따라 공지예외를 주장할 경우, 원출원이 본인이 발표한 날짜로부터 12개월 내에 이루어진 것이라면, 그 공지예외의 이점을 받아들일 수 있다는 해석이 합리적이다.

특허법 제30조의 내용에 따르면, 발명이 특허출원 이전에 국내나 해외에서 공개되었더라도 해당 발명에 대한 특허 출원이 본인이 발표한 날짜로부터 12개월 이내에 이루어진 경우, 그 발명이 공개된 것으로 간주되지 않는다. 분할출원에 대한 규정은 원출원 날짜를 기준으로 하되, 공지예외 주장과 관련된 증명서류 제출의 마감은 분할출원 날짜를 기준으로 한다.

분할출원은 여러 발명 중 하나에만 집중하거나 후에 권리를 확보할 필요가 생긴 발명에 대해 이루어질 수 있다. 원출원 시점에서는 특정 내용이 공지되지 않았더라도, 분할출원 시점에서 해당 내용이 포함될 수 있다.

분할출원은 특허 절차 내에서의 보정과는 다른 제도이다. 원출원에서 공지예외 주장을 놓쳤더라도 분할출원에서 이를 주장할 수 있다는 점은 분할출원의 독립성을 강조하는 것이다.

출원인의 권리를 더욱 보호하기 위해 특허법에는 공지예외 주장을 보완할 수 있는 규정이 신설되었다. 원출원과 분할출원 모두에 해당 규정이 일관되게 적용되어야 한다는 것이 핵심이다.

공지예외 규정은 시간이 지남에 따라 더욱 확장되어 출원인의 권리를 보호하게 되었다. 분할출원 시 공지예외 주장을 통해 원출원 날짜를 기준으로 한 효과를 인정하는 것에 반대하는 타당한 이유는 찾기 힘들다.

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