상표 유사여부의 판단 기준 – 대법원

판결 내용

[1] 등록상표와 확인대상표장의 유사성을 판단하기 위한 기준은 등록상표의 식별력 평가 시점(심결 시점)입니다. [2] 확인대상표장 ” “을 사용하는 甲 주식회사가 乙 미국회사에 대해 확인대상표장이 乙 회사의 등록상표 ” “의 범위에 속하지 않음을 주장하고 소극적인 권리범위확인심판을 요구하는 사안에서, 등록상표의 일부 또는 전체 구성이 등록 결정 시점에는 식별력이 없거나 약했더라도, 심결 시점에는 등록상표와 확인대상표장이 유사한 상표로 간주된 사례입니다.

판결 요지

[다수의견] 상표의 유사성은 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 종합적으로 평가하여 일반 소비자들이 직관적으로 인식하는 정도에 따라 판단됩니다. 식별력의 유무와 강약이 주요 판단 요소 중 하나입니다. 상표의 식별력은 관념, 상품 관계, 시장 특성, 거래 상황, 소비자 구성, 사용 정도 등에 따라 변동할 수 있으며, 상표의 유사성은 동일한 시점에서 판단되어야 합니다.

따라서, 상표의 유사성을 판단하기 위한 기준은 등록상표의 식별력을 심결 시점으로 삼아야 합니다. 만약 등록상표의 일부 또는 전체 구성이 등록 결정 시점에는 식별력이 없거나 미약하더라도, 심결 시점에서 등록상표를 전체 또는 일부 구성으로 사용하여 상표의 중심적 식별력이 소비자 사이에 인식될 정도로 강화된 경우, 해당 판단을 기반으로 상표의 유사성을 평가하여야 합니다.

[대법관 신영철, 대법관 민일영 반대 의견] 상표등록이 이미 무효로 판결되는 상황에서 권리범위확인심판을 수용하는 것은 상표 분쟁 해결을 돕지 않으며, 시간과 비용 낭비를 초래할 수 있습니다. 권리범위확인심판은 상표등록의 유효성을 전제로 하는 절차이므로, 상표의 무효성 여부를 먼저 판단한 후 권리범위확인심판을 진행해야 합니다.

[결론] 상표의 무효성이 명백한 경우에는 상표등록을 기반으로한 권리범위확인심판 청구는 무효하며, 이는 상표법의 목적과 부합합니다. 권리범위확인심판은 등록상표의 유효성을 전제로 하는 절차이므로, 상표의 무효성 판결이 먼저 이루어진 후 권리범위확인심판을 진행하는 것이 필요합니다.

상표의 유사여부를 판단하는 구체적인 기준

상고이유 판단

확인대상표장의 특정 (상고이유 제1점)
상표권의 권리범위확인심판에서는 각 확인대상표장이 그 구성과 사용된 상품을 등록상표와 비교하여 충분히 특정될 수 있을 만큼 명확하게 기재되어야 하며, 또한 특정대상표장의 구체적 사용방식이나 부착 형태까지 상세히 기재할 필요는 없습니다. 이와 관련하여 원심은 사용상품을 ‘운동화’로 지정하고, 확인대상표장이 지정상품인 ‘우산, 지팡이, 부채, 운동화’와 대조되어 충분히 특정되었다고 판단한 것이 타당하며, 상고이유 주장의 확인대상표장의 특정과 관련된 법리적 오해는 없습니다.

상표의 식별력 판단 기준 등 (상고이유 제2점)
가. 상표의 유사 여부는 외관, 호칭 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 평가하여 지정상품의 일반 소비자들이 상표에 대해 느끼는 직관적 인식을 바탕으로 판단해야 합니다. 이 판단에서는 상표의 식별력 유무와 강약이 주요 고려사항이며, 상표의 식별력은 상표의 관념, 상품과의 관련성, 시장 성질, 거래 실태 및 방법, 상품 특성, 수요자 구성 등에 따라 다르게 변할 수 있으므로, 유사성 판단은 동일한 시점에서 이루어져야 합니다.

따라서 권리범위확인심판 및 심결취소청구 사건에서 등록상표와 확인대상표장의 유사성 판단은 심결 시점을 기준으로 이루어져야 합니다. 이에 따라 등록상표의 구성이 등록 결정 시점에는 식별력이 없더라도, 등록상표의 전체 또는 일부를 분리하여 사용함으로써 중심적 식별력이 부여될 수 있습니다. 이와는 달리 권리범위확인심판에서는 심결 시점에 중심적 식별력을 가지지 않던 부분이 심결 당시의 사용으로 인해 중심적 식별력을 가질 수 없다고 판시한 판결은 이 판결과 상충합니다.

나. 기록에 의하면, 원고는 1981년에 ‘우산, 지팡이, 부채, 운동화’로 지정된 상품에 대한 등록상표를 출원하고 등록을 마쳤으며, ‘New Balance’ 상표로 각종 운동화에 부착하여 판매한 것으로 확인됩니다. 이와 관련하여 원심은 등록상품인 ‘운동화’에 대한 확인대상표장이 지정상품과 유사한지를 판단하였으며, 상표의 실사용 및 등록상표와의 비교를 통해 ‘운동화’ 상품에 대해 중심적 식별력을 갖는 부분이 확인대상표장에 존재한다고 판단한 것이 타당합니다. 이와는 달리 원고는 원심의 상표 유사성 판단에 오류가 있음을 주장하고 있습니다.

결론
따라서 원심판결은 법리적 오해 없이 상고이유 주장을 충분히 고려하여 내린 판결이 아닙니다. 따라서 상고이유 주장은 타당하며, 이에 따라 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송

대법원 결론과는 다르지만, 반대의견의 내용

대법관 신영철, 대법관 민일영의 반대 의견

가. 다수 의견은 이 사건의 상표 범위 확정을 확인하기 위한 청구가 적법하다고 가정한 상태에서, 해당 청구 대상이 이 사건 등록 상표의 범위 내에 속하는지 여부를 결정하고 있습니다. 그러나 다음과 같은 이유로 저는 이러한 다수 의견에 동의할 수 없습니다.

나. 상표 범위 확인은 등록 상표의 유효성을 전제로 하여 법적 절차를 통해 등록 상표의 범위를 결정하는 절차입니다. 상표 범위 확인 청구는 기존의 상표 권리 범위를 정의하려는 것으로, 상표 등록이 상표법에 따라 무효화 사유로 인해 무효화 절차를 통해 등록이 무효화되었을 경우, 해당 등록과 관련된 권리 범위 확인에 대한 이익은 사라지게 됩니다 (대법원 판결 2008년 12월 11일 판결 2006후3434, 2006후3441 (통합), 2006후3458 (통합), 2006후3465 (통합), 대법원 판결 2010년 7월 22일 판결 2010후982 등 참조). 이러한 법적 원칙은 등록된 상표가 무효화 사유로 인해 유효성이 부족하더라도 해당 등록이 확정되지 않는 한, 상표 등록이 무효화된 것으로 간주하지 않음을 내포하고 있습니다. 따라서 무효화된 상표 등록에 대한 최종 결정이 내려질 때까지는 해당 등록과 관련된 권리 범위 확인을 청구할 이익이 인정됩니다.

그러나 상표 등록의 경우, 상표법에서 정한 등록 조건을 충족하지 못하여 잘못하여 등록되는 경우가 있습니다. 이러한 상표는 등록 상표의 외부 모습을 갖추고 있지만, 무효화 사유로 인해 상표법에 의한 보호 자격을 갖추지 못하며 실체적인 권리 범위를 가질 자격이 없습니다. 이와 같은 상표에 대해서는 무효화 절차를 통해 등록이 무효화되지 않았더라도, 이러한 상표를 근거로 상표 권리 범위 확인을 무제한으로 청구하는 것은 사실상 가치가 없는 것에 대한 권리를 완전한 상표 권리로 인정하는 것이 됩니다. 권리 범위가 인정될지라도 실제로 권리가 부정된다는 결론은 합리적인 범위를 벗어나는 것입니다.

대법원은 이전에 상표 등록의 최종 확정 전에도 상표 등록이 무효화 절차를 통해 반드시 무효화될 것임이 분명한 경우, 해당 등록을 기반으로 상표 권리의 행사로 인한 가처분 또는 손해 배상 청구는 권리 남용의 원칙에 위반되어 허용되지 않는다고 명시했습니다 (대법원 판결 2012년 10월 18일 판결 2010다103000 전원합의체 판결). 상표 등록이 무효화 절차를 통해 반드시 무효화될 것임이 분명하다면, 해당 상표 권리 범위 확인을 청구하는 권리 역시 거부되어야 합니다.

이러한 원칙을 종합적으로 고려할 때, 상표 등록의 무효화 최종 확정이 아직 이루어지지 않았더라도, 해당 상표 등록이 무효화 절차를 통해 반드시 무효화될 것임이 분명하다면, 이와 관련된 권리 범위 확인을 청구할 이유가 없다는 것은 분명하며, 이러한 청구는 불법적이며 기각되어야 합니다.

다. 이러한 법적 원칙을 바탕으로 이 등록 상표의 권리 범위 확인 청구에 대한 합법적 이익이 있는지 살펴보겠습니다.

이전 상표법 제8조 제2항은 상표가 사전 사용에 의해 소비자 사이에서 특정 당사자의 상표로 명백하게 인식된 경우, 해당 상표가 제8조 제1항 제3호, 5호, 6호에 정한 요건을 충족하지 않더라도 등록될 수 있다고 규정하고 있습니다. 이러한 식별력이 사용을 통해 획득되었는지 여부는 등록 결정 시점을 기준으로 판단해야 하며 (대법원 판결 1999년 9월 17일 판결 99후1645, 대법원 판결 2009년 5월 28일 판결 2007후3318 등 참조), 등록 결정 시점에서 식별력이 부족한 경우, 이 결함은 치유될 수 없습니다.

등록 결정 시점에서 이 상표는 구성 1에 표시된 것처럼 운동화 형상과 구성 2에 표시된 것처럼 사다리꼴 패치 형상의 조합으로 이루어져 있습니다. 구성 1에 대해서는 지정 상품 중 운동화에 관한 부분에서 해당 상표가 보통의 형상으로 표시되어 있어, 식별력이 없음을 나타냅니다. 구성 2에 대해서도 보통한 서체의 ‘N’ 문자가 사다리꼴 패치 위에 음각 처리된 간단하고 흔한 상징으로, 식별력이 없습니다. 하급 법원은 이러한 근거를 기반으로 동일한 판단을 내렸으며, 다수 의견도 이 상표가 등록 결정 시점에서 식별력이 부족하다는 사실을 반박하지 않습니다.

따라서 이 등록 상표는 지정 상품 중 운동화에 대해서는 이전 상표법 제8조 제1항 제7호를 위반하여 부적절하게 등록된 것으로, 무효화 절차를 통해 반드시 무효화될 것임이 분명합니다. 이후 등록 결정 이후의 사용을 통해 식별력을 획득할 수 있을지라도 이 경우는 달라질 수 없습니다. 따라서 하급 법원은 등록 결정 시점에서의 무효화 사유의 존재 여부를 추가로 평가하고, 무효화 절차를 통해 이 등록이 반드시 무효화될 것임이 분명하다면, 합법적 이익 부재로 인해 이 상표의 권리 범위 확인 청구를 거부해야 했습니다.

라. 그럼에도 불구하고 하급 법원은 이 결정을 취소하지 않은 채, 이 결정이 이 등록 상표의 권리 범위 내에 해당하지 않는다고 결정하여, 이 권리 범위 확인 결정이 합법적이라고 결론을 내렸습니다. 이는 하급 법원이 권리 범위 확인 청구를 신청한 당사자의 이익에 관한 법적 원칙을 오해하여 확인 범위 결정의 결과에 영향을 미친 것입니다. 따라서 하급 법원의 결정은 취소되어야 합니다.

마. 이와 같은 이유로, 제 동의 의견은 하급 법원의 결정을 취소해야 함을 나타내며, 다수 의견과 다르게 확인 범위 결정에 관한 청구를 기각해야 함을 결론으로 내립니다.

대법원 결정에 대한 보충의견

가. 상표법은 등록 상표의 효력에 관한 쟁송 방법으로 상표 등록의 효력 자체를 근본적으로 소멸시키기 위한 등록 무효심판 제도를 두고서도 이와 별도로 어떤 표장이 등록 상표의 권리 범위에 속한다거나 속하지 아니한다는 확인을 구하는 권리 범위 확인심판 제도를 두고 있습니다. 그 중 권리 범위 확인심판은 등록 상표와 확인 대상 표장을 대비하여 상품 출처의 오인·혼동을 초래할 만한 동일·유사성이 있는지 여부 또는 상표법 제51조 제1항 각 호의 상표권의 효력 제한 사유의 유무 등을 심리하여 확인 대상 표장이 등록 상표의 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인해 주는 절차로서, 그 심결이 확정되면 누구든지 같은 사실 및 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리의 효력이 생깁니다 (상표법 제77조의 26). 그러나 이는 그 확인 대상 표장이 해당 등록 상표에 관한 상표권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부만을 확정하는 것일 뿐 거기에서 나아가 그 등록 상표가 유효한지 여부나 상표권의 침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리 관계를 확정하는 의미를 가지는 것은 아닙니다. 또한 권리 범위 확인심판에서의 판단은 상표권 침해 소송이나 등록 무효심판에 기속력을 미치지도 않습니다(대법원 2002년 1월 11일 선고 99다59320 판결 등 참조). 결국 상표법은 권리 범위 확인심판 제도를 별도로 두고 있기는 하지만 이는 등록 상표의 권리 범위를 확인해 주는 한정적 기능을 수행할 뿐이며, 등록 상표의 등록 무효 여부에 대한 최종적인 확정은 등록 무효심판 절차에서, 상표권 침해를 둘러싼 개별 당사자 사이의 권리 관계에 관한 최종적인 판단은 상표권 침해 소송에서 각각 다루어지도록 한 것이 상표법의 기본 구도라고 할 수 있습니다.

그러므로 등록 상표에 등록 무효 사유가 존재한다고 하더라도 등록 무효 심결이 확정되지 아니한 이상 등록 상표로서의 효력은 여전히 유지된다고 보아야 합니다 (대법원 2012년 10월 18일 선고 2010다103000 전원합의체 판결 등 참조). 판례가, 등록 무효 사유가 있는 등록 상표라 하더라도 등록 무효 심결이 확정되기 전까지는 선등록 상표의 등록 무효를 주장하거나 선등록 상표로서의 지위를 부인하여 그와 유사한 상표의 등록을 허용할 수 없다고 한 것은 그 당연한 논리적 결론이며(대법원 2000년 3월 23일 선고 97후2323 판결 등 참조), 이러한 법리는 권리 범위 확인심판 절차에서도 마찬가지로 관철되어야 일관성이 있습니다. 따라서 권리 범위 확인심판 절차에서는 등록 무효 심결이 확정되기까지는 해당 등록 상표에 등록 무효 사유가 존재하는지 여부를 고려할 필요 없이 단지 확인 대상 표장이 그 등록 상표의 권리 범위에 속하는지 여부에 관해서만 심리·판단하는 것이 적절합니다. 반대의견처럼 권리 범위 확인심판 절차에서 권리 범위에 속하는지 여부의 본안 판단을 하기에 앞서 등록 무효 사유의 존부를 선결 문제로 심리하는 것은 등록 무효 심판 제도와 권리 범위 확인심판 제도를 목적과 기능을 달리하는 별개의 절차로 병치시켜 둔 상표법의 기본 구조 및 확립된 판례의 흐름에 부합합니다.

나. 한편 대법원은 등록 상표의 상표권에 근거하여 타인이 사용하고 있는 표장의 사용 금지나 그 사용으로 인한 손해의 배상을 구하는 상표권 침해 소송에서, 등록 상표에 대한 등록 무효 심결이 확정되기 전이라고 하더라도 상표 등록이 무효 심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 상표권에 기초한 침해 금지 등의 청구는 권리 남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시하고 있습니다(위 2010다103000 전원합의체 판결). 그러나 위와 같이 상표권 침해 소송에서 명백한 등록 무효 사유가 존재한다고 인정되어 권리 남용의 항변이 받아들여지더라도, 이는 권리의 부존재나 무효를 확인하거나 확정하는 것이 아닙니다. 단지 그 사건의 분쟁 당사자 사이에 권리 행사의 제한 사유가 존재한다는 것을 인정하는 의미를 가지며, 그 판결의 효력도 그 소송 당사자 사이에서만 미치므로, 다른 제3자는 그 상표 등록에 명백한 무효 사유가 존재하지 않는다고 주장하여 다툴 수는 없습니다. 반면 권리 범위 확인심판은 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력을 가진다는 점에서 결정적인 차이가 있습니다.

결국 상표권 침해 소송에서는 권리 남용의 항변으로 등록 무효 사유의 주장을 인정하더라도 이는 그 당사자 사이에 상대적 효력만을 가질 뿐이어서, 등록 상표의 대세적 효력은 등록 무효 심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 상표법의 기본 구조와 상충되는 바가 없습니다. 그러나 심결에 대세적 효력이 있는 권리 범위 확인심판에서 상표 등록의 무효 사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 상표법의 근본 구도를 깨트리는 것이 되므로 상표권 침해 소송과는 법적 성격과 차원을 달리하는 것입니다. 이렇게 보면, 등록 무효 사유가 존재하는 동일한 등록 상표에 근거한 권리 주장에 대하여, 권리 범위 확인심판에서는 권리 범위를 확인하면서도 상표권 침해 소송에서는 그 상표권의 행사가 권리 남용에 해당하여 허용될 수 없다고 판시함으로써 마치 상반되는 듯한 결론이 내려지는 경우가 있더라도, 이는 각 제도의 본래 목적과 기능에 따른 것으로서 상호 모순된다고 할 수 없습니다.

다. 권리 범위 확인심판 청구의 이익이 있는지는 직권 조사 사항입니다. 따라서 반대 의견과 같이 등록 상표가 무효로 될 것임이 명백한 경우에 그에 관한 권리 범위 확인심판 청구의 이익이 없다고 보면, 등록 상표에 등록 무효 사유가 존재하는지 여부는 당사자의 주장이 없더라도 직권으로 먼저 심리하여야 합니다. 그러나 이는 권리 범위 확인심판 사건의 심리에 과도한 부담을 주게 될 뿐 아니라 당사자의 권리 구제 측면에서도 반드시 바람직하지 않습니다. 즉, 반대 의견처럼 권리 범위 확인심판에서 등록 무효 여부를 판단할 수 있도록 하더라도 그 판단이 등록 무효 심판이나 상표권 침해 소송에 어떠한 기속력도 가지지 못하는 이상 그 판단에 불복하는 당사자는 위와 같은 별도의 절차를 통하여 계속 다툴 수 있으므로, 결국 그 당사자들은 궁극적인 분쟁 해결에 도움도 되지 않는 절차에 시간과 노력을 낭비하게 될 수 있습니다. 등록 상표에 등록 무효 사유가 있다고 다투어지는 경우, 그 권리가 유효하다고 주장하는 당사자로서는 적극적 권리 범위 확인심판을 구하기보다는 차라리 상표권 침해 금지의 소를 제기하는 것이 확인 대상 표장의 계속 사용을 직접적으로 저지할 수 있는 실효적 수단이 될 것이고, 반대로 등록 상표의 효력을 부정하는 당사자로서는 소극적 권리 범위 확인심판을 구하느니 곧바로 등록 무효 심판을 제기하는 것이 효과적입니다. 이러한 점들에 비추어 볼 때 권리 범위 확인심판 제도는 그 제도의 본래 목적 범위에 한정하여 심리 범위를 제한하는 것이 적절하며, 반대 의견처럼 거기에서 심리할 대상을 등록 무효 사유의 존부에까지 확장하는 것은 법리적 근거도 없고 현실적 필요도 없습니다.

라. 위와 같은 점들을 종합하여 보면, 반대 의견과 같이 등록 상표가 무효로 될 것임이 명백한 경우라도 그에 관한 권리 범위 확인심판 청구가 심판 청구의 이익이 없어 부적법하다고 볼 수는 없습니다.
이상과 같이 다수 의견에 대한 보충 의견을 밝힙니다.