디자인침해소송에서는, 항상 디자인권리와 비슷한지 아닌지만을 판단하는 것이 아닙니다.
등록되어 있는 디자인과 비슷한 디자인이 과거에도 있었는지 여부가 항상 쟁점이 되고 있습니다.

특허사무소 소담의 대표변리사 여인재입니다.

디자인침해소송이 제기되는 이유

의류쪽, 예를 들면, 드레스, 패딩, 코트, 바지, 비치타올 등에 대해서 다양한 디자인침해소송이 제기되고 있습니다.
의류의 경우, 유행에 민감하다보니, 인기있는 디자인은 금새 짝퉁이 나오는 경우가 많습니다.

디자인침해에 대한 방어전략으로, 소극적 권리범위확인심판 청구

디자인침해 문제를 제기하니, 경고장을 받은 쪽에서 디자인침해가 해당되지 않는다는 것을 입증하기 위하여 ‘소극적 권리범위확인심판’을 청구하였고, 그 심판결과 디자인침해가 아니라는 1차 판단에 불복하여서 특허법원에서 2차 판단이 이루어진 사건입니다.

위의 사진과 같이, 비치타올에 관하여 디자인이 등록되어 있었으며,
확인대상디자인(침해물품이라고 주장되는 것)은, 이전에 중국사이트에서 판매되고 있던 비치타올과 유사하기 때문에, 등록디자인이 무효되어야 하는 것과 상관없이 디자인침해가 아니라고 주장했던 사건입니다.

법인이 확인대상디자인을 판매하였는데, 대표이사가 심판을 청구하는 것이 가능한가?

확인대상디자인의 실시자는 법인회사인데, 법인회사의 대표가 디자인침해가 아니라는 심판을 청구하였고, 이것은 심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니다라고 디자인권리자가 주장하였습니다.

그러나, 법원은 장래에 이 사건 등록디자인과 관련하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 업으로 제조판매 사용하리라고 볼 수 있을 뿐만 아니라, 확인대상디자인을 실시하는 법원회사의 대표이사로서 이 사건 등록디자인의 침해죄로 형사처벌을 받을 수도 있으므로 이해관계가 있다고 판단하였습니다.

즉, 등록디자인의 권리때문에, 장래에 처벌을 받을 수도 있는 위치에 있다면, 그 사람 역시 이해관계가 있다고 판단한 것이며, 반드시 현재에만 이해관계가 있어야 하는 것은 아니고 장래에 그럴 가능성/염려가 있다면 이해관계가 있다고 넓게 해석하는 법원의 입장입니다.

중국 사이트에 올라온 사진들은 위변조가 가능하다?

등록된 디자인과 매우 유사한 디자인이 이미 중국사이트에 판매되고 있었다면 디자인침해도 되지 않고, 디자인도 무효가 될 수 있으므로,
디자인권리자는 중국사이트가 쉽게 수정/변경할 수 있다는 점을 주장하면서 반드시 공지되었다고 보기 어렵다고 주장하였습니다.

그러나, 법원은 웹사이트(알리바바)에서 상품 사용 후기를 유지하면서 판매제품 사진을 변경하는 것은 가능하지만, 확인대상디자인의 실시자가 중국업체로 하여금 알리바바등의 사이트의 게재된 판매제품을 변경하도록 할 수 있는 위치에 있다고 볼 수 없다고 판단하였습니다.

그리고, 등록디자인이 출원된 이후지만 공고되기 전에, 중국으로부터 수입한다는 신고를 하였으며, 이러한 정황상 중국 웹사이트에서 미리 판매되고 있는 물건이 맞다고 판단하였습니다.

디자인침해에 대한 변리사 의견

디자인권리자가 주장한 것은 1) 이해관계가 없다는 주장과, 2) 중국 쇼핑사이트에 올라온 사진은 날짜를 수정해서 조작이 가능하다였는데, 
통상적으로 디자인침해소송에 위 사항들을 주장하는 경우는 굉장히 드문 케이스입니다.

후기가 많이 올라와있고, 그 후기에 사진이 없더라도 비치타올에 대해서 사용자가 남긴 글을 보면 유추해낼 수 있는 경우가 많기 때문입니다.
디자인권리자의 주장은 모두 받아들여지지 않았으며, 디자인침해가 되지 않는다는 법원의 판결이 내려졌습니다.

특허사무소 소담은, 다양한 상황속에서 심판과 소송을 경험한 것을 바탕으로, 중소기업과 스타트업 기업의 권리를 확실히 지켜주고자, 최선을 다하고 있습니다.