특허등록을 위해 출원을 하게 되면, “심사청구”를 한 경우에만 특허청에서 심사를 진행하게 됩니다.
대부분의 경우, 심사청구를 하고 있지만, 때로는 전략적으로 심사청구를 하지 않는 경우도 있습니다.
특허출원 후 특허청에서 특허등록이 되었으나, 특허권 침해 소송으로 방안으로 특허무효심판이 청구되어 대법원까지 간 사건이 있습니다.

특허등록의 내용

특허는, 베개속(베개 내용물)에 대한 것으로서, 합성수지재 원료에 원적외선 발산체 150-350메시 분말상태로 총량대비 5~20wt%를 배합조성된 원료를 성형가공하여 구성되는 원적외선 발산체를 배합한 베개속 입니다.

특허무효에 대한 대법원의 판시사항

(1) 베개속의 원료로 원적외선 발산체를 사용하는 것은 크게 획기적인 것으로 보이지 않고, 원적외선 발산체 입자의 크기와 양을 한정한 것은 반복시험을 통해서 최적비율을 적절하게 선택할 수 있는 정도에 불과한 수치한정이기 때문에, 특허등록에 요구되는 진보성이 인정되지 않는다고 하였습니다.

(2) 특허가 구성요소들에 대한 수치를 한정한 발명의 경우에, 진보성이 인정되기 위한 조건에 대해서도 판단하였습니다.

대법원의 판결 요지

(1) 특허 출원자는 원적외선 발산체 입자의 크기와 양을 제한하여 원적외선 발산 능력, 합성 수지 재료와의 결속력, 금형 장치의 손상, 가공 시간을 단축할 수 있다는 주장을 했지만, 이는 반복적으로 시험할 수 있는 것으로 당연히 얻을 수 있는 수치 사항에 불과하다고 판단되었습니다.

(2) 수치 한정 발명의 경우, 특허 발명이 공지된 발명의 구성 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 경우에 있어서, 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로 그러한 한정된 수치 범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는 경우라면 진보성 요건이 충족되지 않은 경우로 간주되어야 한다고 판시되었습니다.

특허등록 후 무효된 것에 대한 의견

특허법 제133조 및 제29조 제2항에 근거하여, 발명이 이미 공개된 기술을 바탕으로 통상의 지식을 가진 자에게 용이하게 발명될 수 있는 경우, 해당 특허등록은 무효로 간주될 수 있습니다. 특허등록된 발명이 기존의 기술을 단순히 조합하였거나, 일정한 수치를 한정한 것만으로는 그 발명의 진보성이 인정되기 어렵다는 판례가 있습니다.

원심판결에 따르면, 해당 특허발명, 즉 베개의 원료로 원적외선 발산체를 사용하는 방식은 획기적이라고 볼 수 없다는 결론을 내렸습니다. 더불어 원고가 제시한 원적외선 발산체의 특정 크기와 함량의 한정은, 다양한 기능을 위한 것이라 하더라도, 단순히 특정 수치의 한정에 그치며, 이러한 한정으로 인해 특별한 혁신이나 현저한 효과가 나타나지 않는다고 판단되었습니다.

결과적으로, 원심은 이 사건에 관한 특허발명이 기존의 발명에 의해 쉽게 도출될 수 있는 것으로, 진보성을 갖추지 못한다고 판단하였습니다. 이러한 판단은 기록 및 법리를 종합적으로 고려하였을 때, 충분히 수긍할 만하며, 위법이나 오해가 없다고 보입니다.

특허출원시 유의사항

변리사로서, 특허 출원 시에 수치 한정 발명의 경우에는, 검토해야 할 가장 중요한 사항은 다음과 같습니다.

크기나 양을 제한하는 경우, 그 물건이 새로운 물건인지, 발명 기술 분야에서 사용된 적이 있는지가 중요합니다.
그리고, 수치 범위를 벗어나서 미만인 경우와 초과인 경우에 왜 바람직하지 않은지 명확한 근거가 제시될 수 있는지 입니다.
위의 대법원 판례에서처럼, 수치가 갖는 임계적 의미가 있는지를 출원 당시에 검토하여 근거를 마련해두어야 특허 등록 가능성을 높일 수 있기 때문입니다.
이와 같이, 특허 출원 시에는 출원자가 수치 한정 발명의 경우에도 유의해야 할 점들이 있습니다. 출원 전에 충분한 검토와 근거 마련을 통해 특허 등록에 대한 가능성을 높일 수 있습니다.

변리사사무소인 소담은, 다양한 특허등록의 경험을 바탕으로 개인 발명가, 중소기업과 스타트업 기업의 기술이 안정적으로 등록될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

첨부파일: 특허등록-진보성판단-대법원