특허침해소송 사례 – 탈형 데크용 스페이서 기술

특허침해 소송의 사례를 소개하고자 합니다. 대법원까지 진행되었던 사건이고, 대법원에서 파기환송되어 다시 특허법원에서 판단을 받게된 사건입니다.

1. 특허발명의 내용

특허 발명은 탈형 데크용 스페이서에 관한 것으로, 트러스거더와 강판 사이에 구비되어지는 탈형 데크용 스페이서에 있어서, 상기 스페이서는 두개의 육면체로 형성된 합성수지재 스페이서몸체가 스틸재로 형성된 스페이서헤드의 길이방향 양단부에 결합되어지도록 인서트사출성형되어지되, 상기 스페이서몸체는 하부에 상부를 향하는 암나사가 형성되어지고, 상기 스페이서헤드는 헤드편이 하부에서 상부를 향하여 좁아지게 절곡되어 길이방향으로 형성되어지고, 상기 헤드편의 하단에 외측 상부로 보강편이 경사지게 절곡되어 있는 것을 특징으로 합니다.

따라서, 특허발명은 슬래브 하부로 스페이서몸체에 형성된 암나사가 노출되는 작업이 용이하게 이루어질 수 있도록 하는 가운데 노출된 주변을 깨끗하게 할 수 있도록 하고, 아울러 충분한 지지력 내지는 매립력이 확보될 수 있습니다.

2. 특허발명의 도면

3. 특허침해 여부가 문제되는 물품

4. 특허침해에 대한 특허법원의 판단 – 침해가 아니다

위 1, 2의 효과는 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되지 않은 사항으로서, 발명자가 위 1의 작용효과를 의도하거나 인식했는지 여부를 알 수 없으며, 또한 통상적인 기술자들에게 쉽게 인식될 수 있는 사항에 대한 증거도 부족합니다. 따라서 이 사건 특허발명에 의한 효과로 위 1의 효과를 주장하기 어렵습니다. 그러나 위 2의 효과는 이 사건 제1항 발명의 스페이서(A) 구조에서 쉽게 유추할 수 있으므로 발명의 효과로 인정할 수 있습니다. 한편, 위 3, 4, 5의 효과는 이 사건 특허발명의 명세서에 명시된 사항으로, 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명 모두가 이러한 효과를 발휘할 수 있고, 확인대상발명도 마찬가지로 이러한 효과를 발휘할 것으로 보입니다.

그러나 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명이 위 2 내지 5의 효과를 공통적으로 발휘한다고 하더라도, 구체적인 결합력 등을 살펴보면 위에서 언급한 것과 같이 효과의 차이가 있으며, 이러한 효과 차이는 이 사건 특허발명의 명세서 및 확인대상발명의 설명에 명시된 사항으로, 그것이 부수적인 효과 차이에 불과하다고 볼만한 근거도 없습니다.

따라서 양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 단정하기 어려우므로, 피고의 주장은 타당하지 않습니다.

정리
위에서 살펴본 바와 같이 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 동일한 작용효과를 나타내지 않으므로, 과제 해결원리의 동일성이나 변경의 용이성에 대해 검토할 필요 없이 이 사건 제1항 발명의 권리 범위에 속하지 않습니다.

침해물품(확인대상발명)은 삽입결합 방식을 쉽게 채택할 수 있는 있는 형상이 아니라는 점에서 특허발명과는 다른 효과를 보이고 있고, 이러한 효과는 특허발명에 기재된 바 없는 사항이기 때문에, 침해가 되지 않는다고 판단.

5. 특허침해에 대한 대법원의 판단 – 침해에 해당

판시사항
[1] 특허발명의 특허청구범위에 변동이 있는 경우, 확인대상 발명이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 동등한 것으로 간주될 수 있는 조건 및 확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지 판단하는 방법입니다.

[2] 발명의 상세한 설명과 출원 시점의 기술 동향을 고려하여, 특허발명에 고유한 해결 방법이 포함되어 있는지를 확인하며, 이러한 기술적 핵심이 침해 제품 등에서도 구현되어 있는 경우, 실질적으로 동일한 작용 효과가 있는지를 평가하는 방법입니다. 또한, 기술적 핵심이 특허발명의 출원 시점에 이미 공개되었거나 동일한 기술 수준에 속한다면, 실질적으로 동일한 작용 효과가 있는지를 판단하는 방법입니다 (원칙적 적극).

명세서의 기재와 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지된 기술 등을 참작하여 볼 때, 이 사건 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 ‘스페이서 몸체와 결합하였을 때 쉽게 빠지지 않는 형상의 스페이서 헤드로 두 개의 스페이서 몸체를 연결하고, 이 스페이서 헤드를 트러스거더의 하부에 구비된 각 하현재와 용접 결합할 수 있도록 함으로써 수직하중에 대한 충분한 지지력 내지는 매립력을 확보’하는 데에 있다고 판단.

침해물품도 ‘몸체부(스페이서 몸체)와 결합하였을 때 쉽게 빠지지 않는 형상의 받침부(스페이서 헤드)로 두 개의 몸체부를 연결하고, 이 받침부를 트러스거더의 하부에 구비된 각 하현재와 용접 결합할 수 있도록 함으로써 수직하중에 대한 충분한 지지력 내지는 매립력을 확보’하고 있으므로, 기술사상의 핵심에서 특허발명의 과제 해결원리가 동일하다고 판단.

대법원의 최종판단은, 원심(특허법원)은 용접되는 부위의 수 등에서의 차이를 이유로 침해물품이 특허발명과 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내지 않는다고 판단한 것은 법리를 오해한 것으로 파기환송함.