디자인무효심판에서 승소하기 위해서는 반드시 관련 자료들을 잘 찾아내야 합니다. 등록된 디자인무효의 경우, 특허청이 등록결정한 행정결과를 뒤집는 것이기에 반드시 유력한 자료가 있어야만 디자인이 무효될 수 있습니다.
디자인등록으로, 우리가 흔히 먹는 “과자”에 대해서도 그 모양과 형상을 권리화할 수 있습니다.
그에 대한 무효심판과, 무효심판에 대한 특허법원에서의 심결취소소송 사례를 소개하고자 합니다.

1.디자인무효 대상의 등록디자인

재질은 밀가루, 설탕, 버터, 우유, 달걀의 혼합물임.
본원의 디자인의 과자는 직사각형으로 평면 상부의 테두리부분에 요철 형상이 도드라지게 형성되어 있고, 평면 상부의 중앙부분에는 장방형의 요홈이 형성되어 있음.
평면 상부의 테두리부분에 형성된 요철형상은 중앙부분으로부터 좌우측 방향으로 갈수록 더욱 경사지게 배열되어져 심플함과 세련미가 돋보이도록 한 것임.

2. 디자인등록무효사유 – 선행디자인

(1) 선행디자인 1

(2) 선행디자인2

3. 특허심판원에서의 디자인등록무효에 대한 판단

특허심판원에서는, 등록된 디자인이 선행디자인1과, 선행디자인2과 비교하여 유사하지 않고, 또한, 선행디자인들로부터 쉽게 창작해낼 수 있는 디자인으로도 보기 어렵기 때문에, 등록된 디자인은 무효가 되지 않는다고 판단하였습니다.

4. 특허법원에서의 심결취소소송 – 디자인무효사유

2심에 해당하는 특허법원에서, 등록된 디자인의 무효여부가 다시 판단되었습니다.
<도면 비교>

㉮ 등록디자인은 테두리 부분요철 형상이 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 양측으로 멀어질수록 점진적으로 기울어지도록 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2의 경우 직사각형의 각 변의 중심을 기준으로 동일한 기울기를 가진 평행한 다수의 요철이 형성되어 있음.
㉯ 등록디자인의 각 변의 중심에는 “”와 같이 변에 거의 수직인 형태의 요철이 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2의 경우 “”와 같이 가운데 부분이 전체적으로 꽃봉오리 형상을 이루고 있음.

㉰ 등록디자인의 중앙 부분 요홈은 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태이고 직사각형의 몸체 부분은 특별한 모양 없이 편평하게 이루어져 있는데 비하여, 선행디자인 2는 요홈의 직사각형 모서리가 각진 형태이고, 그 내부에 “”와 같이 영문자 “LOTUS”가 도드라지게 새겨져 있음.

㉱ 등록디자인은 정(배)면도() 에서와 같이, 요철의 아래 부분 테두리의 하단이 상단보다 약간 넓어 경사진 형태로 형성되어 있는 데 비하여, 선행디자인 2는 “”와 같이 거의 수직한 단면을 이루고 있음.

이러한 차이점에도 불구하고, 특허법원은 등록디자인이 무효라고 판단하였습니다.
다음과 같은 이유로 등록디자인은 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 한다고 판단하였습니다.

 가) 등록디자인과 선행디자인 2는 전반적인 형상 및 이를 구성하는 각 부분의 비율, 그리고 요철의 형태가 디자인을 보는 사람의 주의를 끌기 쉽고 심미감을 형성하는 특징적인 부분이라 할 것인데, 차이점 ㉮~㉰는 이러한 부분에 관한 것임.

나) 차이점 ㉱는 디자인을 가까이에서 자세히 관찰해야만 확인할 수 있는 세부적이고 미세한 차이에 불과하여 양 디자인의 전체적인 심미감에는 별다른 영향을 미치지 않는 것에 해당.

다) 심미감을 형성하는 특징적인 부분에 관한 차이점 ㉮~㉰에 의하여 양 디자인을 접하게 되는 일반 수요자나 거래자로 하여금 전체적으로 상이한 심미감을 느끼게 함.

라) 다만, 차이점 ㉮~㉰에 의한 양 디자인 사이의 상이한 심미감은 다음과 같은 이유로 통상의 디자이너가 선행디자인 2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 보아야 함.

① 먼저 차이점 ㉮, ㉯의 경우를 보면, 우선 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2와 테두리 요철 형상부의 4면 폭이 거의 동일한 상황에서 요철이 직사각형 각 변의 중심 부분을 기준으로 양 끝단의 모서리쪽을 향하여 서로 대칭적으로 기울어지는 패턴을 그대로 유지하고 있다. 다만, 이 사건 등록디자인은 요철의 기울어진 정도가 점진적으로 증가하도록 변형되어 있고, 그에 따라 직사각형의 각 변 중앙 부분의 요철이 각 변에 거의 수직으로 형성된 결과 선행디자인 2의 꽃봉오리 형상을 취하지 않게 된 것인데, 이는 주어진 테두리 형상부의 폭에 요철의 기울어진 각도만 다소 상이하게 조절한 것으로 통상의 디자이너가 별도로 상당한 정도의 창작적 노력의 필요 없이 쉽게 시도해 볼 수 있는 것에 불과하다.

② 차이점 ㉰ 중 등록디자인이 선행디자인 2의 요홈에 도드라지게 새겨진 영문자를 삭제한 형태라는 부분은, 선행디자인 2의 영문자가 그 디자인을 사용해 온 원고의 상호명에 불과할 뿐만 아니라 별도의 도안 없이 평범한 서체로 이루어진 것에 불과하다는 점에서 이를 삭제하는 것은 단순한 상업적·기능적 변형에 불과하고, 그로 인해 다른 미감적 가치가 인정된다고 볼 수도 없음.

③ 중앙부의 요홈의 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글게 형ㅅ어된 모양이라는 부분은 선행디자인2의 분야에서 흔한 표현방법으로 변경한 것에 불과함.

따라서, 선행디자인으로부터 쉽게 생각해낼 수 있는 모양에 불과하여, 등록된 디자인은 무효가 되어야 함.

③ 나아가 차이점 ㉰ 중 이 사건 등록디자인의 경우 중앙 부분 요홈의 직사각형의 각 모서리가 약간 둥글려진 형태라는 부분 역시 선행디자인 2를 그 디자인분야에서 흔한 표현방법으로 변경한 것에 불과하다.

최종 판단은, 등록디자인은 선행디자인2로부터 쉽게 창작할 수 있는 것이여서 무효사유가 있다고 결론났습니다.

즉, 어떤 자료를 정확한 시기에 제출하냐는 디자인침해소송에 있어 중요한 전략입니다.

대기업에서 우수대리인상을 수상한 변리사와, 변리사출신의 변호사가 특허사무소 소담을 만들어갑니다.