디자인침해가 아니라는 것을 확인받기 위해 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원에서는 침해라고 판단하였고, 특허법원에서는 침해가 아니라고 판단한 사건입니다.
어떤 증거자료를 제출하고, 어떤 진술을 하는지에 따라 결과가 다르게 나올 수 있습니다. 즉, 우리에게 유리한 자료라고 제출한 것이 상대에게 유리한 자료로 활용되는 경우도 허다합니다. 따라서, 자료 제출시 반드시 법률적인 검토가 필요합니다.

안녕하세요, 변리사 사무소 소담의 여인재 특허변리사입니다. 특허, 상표, 디자인에 대한 권리범위 확인심판에 관련한 이야기를 나누고자 합니다.
대표적으로, 상표, 디자인 또는 특허를 소유한 상품을 판매하는 사람들이 침해를 받았다는 주장을 하고 있을 때, 그 주장의 근거를 확인하는 것이 권리범위 확인심판입니다.

권리범위확인심판의 종류

적극적 권리범위확인심판

이 경우, 권리자가 자신의 권리가 침해당했다고 주장하며, 침해 여부를 확인하기 위해 심판을 요청합니다. 즉, 판매자 또는 제조사를 상대로 권리 침해가 있다고 주장하고, 이를 검증하고자 하는 것입니다.

소극적 권리범위확인심판

반면에, 소극적 권리범위확인심판은 권리가 침해당하지 않았다고 주장하는 격입니다. 이는 특허나 디자인 권리를 가진 자가 권리를 침해하고 있다는 내용증명우편을 받거나, 쇼핑몰에 신고를 받은 경우, 판매하고 있는 제품이나 만들고 있는 제품이 등록된 특허권 또는 디자인 권리를 침해하지 않는다는 것을 확인하고자 하는 심판입니다.

침해여부 판단의 공통점

적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 모두에서 법률적으로 아주 미묘한 차이가 존재하긴 하지만, 가장 중요한 점은 침해여부의 판단이라는 공통점이 있습니다.

사례 소개 – 신발(방한화)에 대한 디자인권리범위확인심판

이번에는 실제로 있었던 사례를 통해 좀 더 구체적으로 설명드리겠습니다. 방한화에 대한 디자인 침해 문제가 제기된 케이스가 있었습니다. 이 경우에 침해여부는 등록 디자인과 침해 물품을 1:1로 비교하는 것이 아닌, 기존의 제품 디자인을 참조하여 판단해야 합니다.

그리고 이런 비교를 통해 등록 디자인의 권리가 넓게 인정받아야 할지, 좁게 인정받아야 할지를 결정하게 됩니다. 디자인 권리의 소유자는 당연히 자신의 권리가 넓게 인정받기를 원하고, 반면에 침해 물품의 판매자나 제조사는 디자인 권리가 좁게 인정되기를 바랍니다.

이번 사례의 경우, 특허심판원에서 진행한 권리범위확인심판은 침해가 아니라고 판단하였습니다.

이 사례에서 제출된 선행 디자인, 즉 등록 디자인의 출원일 이전에 이미 공개되어 있었던 자료는 어떻게 사용되어야 할까요? 이는 등록 디자인과 선행 디자인들을 비교하면서 대응할 것인지, 아니면 선행 디자인들과 확인 대상 디자인(침해물품)을 비교하면서 대응할 것인지에 대한 신중한 검토가 필요합니다.

또한 등록 디자인과 확인 대상 디자인 사이의 유사점과 차이점을 파악하여 대응 전략을 세우는 것이 중요합니다. 디자인의 유사점과 차이점을 구분하는 것은 디자인 침해 여부를 판단하는 데 있어 중요한 절차입니다.

특허법원의 구체적인 판단 내용

디자인 침해를 판별하는 주요 요소들에 대해 알아봅시다. 확인대상디자인에서 확인된 ‘1, 2(일부), 3, 5의 특징’들은 선행디자인 2, 5에서 이미 발견될 수 있었습니다. 이를 바탕으로 보았을 때, 이러한 특징들은 단지 선행디자인 2, 5를 조합한 것에 불과한 것으로 간주됩니다.

차이점 ㉮, ㉱, ㉲에 대한 이야기를 진행해보겠습니다. 피고는 이들이 이전의 실내화에서는 발견될 수 없는 독특한 특징들이라고 주장하였습니다. 그러나, 디자인 분야에서 일반적인 지식을 갖춘 사람이라면, 이러한 변형들은 상업적이거나 기능적 변형에 불과하다는 것을 알 수 있을 것입니다. 따라서 이와 같은 주장은 인정되지 않습니다.

다음으로 차이점 ㉰에 대해 살펴보겠습니다. 계절적 요인을 고려할 때, 신발의 갑피 상단부터 내부까지 털로 된 내피를 형성하는 것은 선행디자인 7, 8을 참고하여 일반적인 디자이너에게 동기를 제공할 수 있는 변형입니다. 공지디자인의 외관적 특징들과 관련성, 그리고 해당 디자인 분야의 일반적 경향 등을 고려하면, 일반적인 디자이너는 선행디자인 2, 5와 7, 8을 결합하는 것이 가능하다는 것을 알 수 있습니다.

마지막으로, 신발의 발목 라인을 따라 신발과 털을 구획하는 원형봉이 형성된 확인대상디자인의 6 특징인 차이점 ㉯도 선행디자인 7, 8에 존재하였기에, 일반 디자이너는 이를 창작하는데 동기를 찾을 수 있었습니다. 결국 이 사건 등록디자인은 선행디자인 2, 5와 7, 8을 결합하여 일반적인 디자이너가 쉽게 창작할 수 있는 디자인이라는 결론을 내릴 수 있습니다.

핵심: 권리범위확인심판의 중요성

따라서, 권리범위확인심판은 특허, 상표, 디자인 침해 주장이 제기될 때 매우 중요한 절차입니다. 자신의 권리를 효과적으로 보호하고, 동시에 부당한 침해 주장으로부터 자신을 보호하기 위해 권리범위확인심판을 이해하고 활용하는 것이 중요합니다.

국제특허법률사무소 소담은, LG전자의 특허를 10년 이상 경험한 노하우로, LG전자로부터 우수대리인상을 수상한 변리사와, 22년 경력 이상의 변리사가 변호사 자격까지 취득한 변리사 출신의 변호사가 함께, 중소기업, 스타트업 기업, 개인 발명가들의 권리보호에 최선을 다하고 있습니다. 최고의 변리사는 아니겠지만, 최고의 노력을 항상 다하고 있습니다.

특허사무소 소담, 여인재 변리사