특허사무소 소담의 여인재 변리사입니다.
특허법원에서의 특허침해 소송에서 소담이 국내최대로펌을 대리인으로 선임한 상대에게 승소하였습니다.
상대방의 대리인은 변호사와 변리사를 포함해서 6명으로 구성되었고, 소담은 저와, 서교준 변리사가 함께 하였습니다.
목차
특허침해소송의 쟁점
균등침해의 여부
이번 특허소송에서는, 특허권과 동일하지는 않지만 일부 차이가 있는 부분이 있는데, 이 차이가 있는 부분이 균등범위에 속하는지 여부가 쟁점이 되었고, 균등범위에 있다면 당연히 특허권 침해가 되는 것이기에, 균등침해 주장에 대해 논리적으로 방어할 필요가 있었습니다.
특허권자(상대방, 6명의 변호사와 변리사)는 침해를 주장하였지만,
고객의 확인대상발명(실시중인 장치)은 동일한 구성이 포함되지 않았으며,
이에 상대방이 균등침해를 주장한 사건입니다.
균등침해의 경우, 특허발명에서 본질적인 요소와, 비본질적인 요소를 구분하여 판단하여야 하는데,
고객의 장치와 비교해서, 어느 것을 본질적인 요소라고 주장할지, 어느 것을 비본질적인 요소라고 주장할지를 명확하게 구분하고, 이에 대한 근거/증거자료를 마련하는 것이 가장 중요합니다.
균등침해에 대한 대법원의 판단 기준
특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)이 특허발명의 보호범위에 속한다고 하기 위해서는
특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 대상제품에 그대로 포함되어 있어야 한다.
한편 대상제품에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도,
1) 특허발명과 그 과제의 해결원리가 동일하고,
2) 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며,
3) 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면,
대상제품이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 대상제품의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 대상제품은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 보호범위에 속한다고 보아야 할 것이다.
다만 여기서 말하는 ‘특허발명과 그 과제의 해결원리가 동일’하다는 것은 대상제품에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 대상제품이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미함.
특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서상의 발명의 상세한 설명과 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.
균등침해 주장에 대한 대응
확인대상발명에 대한 구체적인 설명을 위하여, 직접 촬영한 동영상을 10개 가까이 제출한 바 있으며,
확인대상발명과 특허발명의 사이의 차이점에 관한 주장과, 그에 대한 입증, 그리고, 차이가 나는 부분이 “본질적인 구성”이라는 주장을 함께 했습니다. 즉, 차이가 나는 부분이 “본질적인 구성”이여서 침해가 되지 않는다는 주장을 입증하기 위하여, 특허발명과 확인대상발명 사이의 공통된 부분들은 비본질적인 부분(= 공지기술)임을 입증하였습니다
22년 8월 1일에 소장을 접수하여, 23년 5월 25일에 판결이 났기에, 대략 10개월 정도의 시간이 소요되었으며,
1심에 해당하는 특허심판원에서는 “균등침해”에 해당한다는 심결을 받았으나,
특허법원에서는 “균등침해”에 해당하지 않는다고 판단을 받았습니다.
되짚어 보면, 균등침해에 대한 논리를 더욱 정확히 접근하는 것이 중요하며,
이것은 앞서 기재한 바와 같이 특허발명과 동일한 것과, 차이가 있는 것을 객관적으로 구분하여야 하며, 동일한 것에 대해서는 균등침해의 논리에 들어오지 않도록 명확한 선행기술을 제시하는 것이 중요합니다.
국내 최대로펌을 상대로 승소한 것이여서 더욱 의미가 있으며,
균등침해에 대해서 더욱 명확히 판례의 입장을 확인할 수 있는 사건이였습니다.
최근 대법원의 특허침해 판단기준
특허권 침해 소송에서 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 함)이 특허권을 침해하기 위해서는, 해당 침해제품 등에는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 포함되어 있어야 합니다. 변경된 부분이 있는 경우에도, 만약 변경된 부분이 특허발명과 동일한 작용 효과를 나타내며, 그 변경이 해당 기술 분야에서 일반적인 상식으로 생각할 수 있는 것이라면, 침해제품 등은 여전히 특허발명의 청구범위와 동일한 것으로 간주되어 특허권을 침해한다고 볼 수 있습니다.
이와 관련하여 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 판단하기 위해서는, 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출하는 것이 아니라, 명세서에 기재된 발명의 설명과 출원 당시의 기술 공지 등을 참고하여 선행기술과 대비하여 특허발명이 해결한 기술적 문제와 그에 기초한 기술 사상의 핵심을 실질적으로 조사하고 판단해야 합니다.
작용 효과가 실질적으로 동일한지 여부는, 특허발명이 해결한 기술적 문제를 침해제품 등도 동일하게 해결하는지를 중심으로 판단해야 합니다. 특허발명의 설명과 출원 당시의 기술 공지 등을 참고하여, 특허발명에 특유한 해결 수단이 침해제품 등에 구현되어 있다면 작용 효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙입니다.
하지만, 특허발명에 기술 사상의 핵심이 이미 공지되었거나 기술적으로 중요하지 않은 경우, 해당 기술 사상의 핵심이 특허발명에 특유한 것으로 보기 어렵고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않은 기술적 문제를 해결한 것으로 볼 수 없습니다. 이러한 경우에는 특허발명의 기술 사상의 핵심이 침해제품 등에 구현되어 있는지를 기준으로 작용 효과가 실질적으로 동일한지 판단할 수 없으며, 균등 여부가 문제되는 구성 요소의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 합니다.
소담은, 변리사 출신으로 변호사 자격을 갖춘 서교준 변리사와,
엘지전자 대리인으로서 우수 대리인상을 수상한 바 있는 여인재 변리사가 함께 만들어가고 있습니다.