상표 등록 방법을 등록받을 수 없는 상표와, 주의해야 할 점을 판례를 중심으로 정리하여 보았습니다.
상표출원시에 등록받을 수 없는 상표는 어떻게 등록가능하게 진행할 수 있는지도 정리하였습니다.
목차
1. 특허청에서 상표등록이 가능한 상표인지를 체크
첫째: 상품 구분 불가능한 경우
상품의 표준 명칭만을 사용한 경우
상표로 사용되는 표식이 상품의 표준 명칭만으로 이루어져 있어서 구체적인 상품을 식별하기 어려운 경우입니다. (예: “CAR”로만 표기된 자동차 상표)
흔히 사용되는 상품명을 사용한 경우
특정 상품에 대해 흔히 사용되는 명칭을 그대로 상표로 사용한 경우로, 상품의 식별성을 갖지 않을 수 있습니다. (예: “깡”으로만 표기된 과자 상표)
상품의 성질을 직접적으로 표시한 경우
상품의 성질이나 원재료, 용도 등을 직접 표시한 것으로, 구체적인 상품 식별이 어려울 수 있습니다.
현저한 지리적 표시만으로 이루어진 경우
특정 지리적 명칭 또는 지도만을 사용한 경우로, 상품의 구체성을 갖지 않을 수 있습니다.
흔한 성, 명칭을 사용한 경우
일반적인 성씨나 명칭을 사용하여 상표로 등록하려는 경우로, 상품의 식별성이 약할 수 있습니다.
간단하고 일반적인 표식인 경우
상품을 식별할 수 있는 구체적인 내용이 없는 간단한 표식만을 사용한 경우입니다.
수요자가 출처를 판단하기 어려운 경우
상표를 보고 어느 업체의 상품인지 식별하기 어려운 경우로, 상품의 출처 식별이 불가능합니다.
둘째: 공익상의 이익 침해
국가의 국기 또는 국장과 유사한 상표
국가의 국기, 국장 등과 유사한 상표로, 국가의 신상 기호와 혼동될 가능성이 있는 경우입니다.
공공의 질서를 해치는 상표
상표가 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 내용이나 형태를 포함하고 있는 경우입니다.
상품의 품질 오인 우려가 있는 상표
상표가 상품의 품질을 오인하게 하거나 소비자를 기만할 우려가 있는 내용을 포함하고 있는 경우입니다.
타인의 상표와 유사한 상표를 동일 또는 유사한 상품에 사용
다른 업체의 선등록된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 사용하려는 경우입니다.
타인의 상표를 알면서 동일한 상표를 사용하는 경우
타인이 이미 사용 중이거나 등록출원한 상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 상품에 사용하려는 경우입니다.
2. 상표조사 및 등록가능성 검토
등록받고자 하는 상표에 대해서, 등록가능성을 전문적으로 검토하여야 합니다.
간단히 구글이나 네이버에 검색을 해보고 다른 사람이 사용하지 않는다고 판단허여서는 안되고, 반드시 전문가를 통해 동일 상표 뿐만 아니라 유사상표의 존재까지 검토하는 것이 좋습니다.
상표출원을 고려하실 때, 유사한 상표를 철저하게 조사하는 것은 상당히 중요한 단계입니다. 이는 나중에 발생할 수 있는 법적 문제를 방지하고 상표의 식별성을 확보하는 데 큰 역할을 합니다. 전문가로서 여러분에게 드리는 조언을 공유드립니다.
- 상표 충돌 예방: 유사한 상표가 이미 등록되어 있다면, 상표출원이 거부될 수 있습니다. 출원 과정에서 거부를 받는 것은 시간과 비용을 낭비할 수 있는 일입니다. 유사한 상표를 조사하여 충돌 가능성을 사전에 파악하고 예방하여야 합니다.
- 법적 분쟁 회피: 유사한 상표로 인한 법적 분쟁은 상당한 시간과 비용을 요구합니다. 출원 후에 타사의 상표에 대한 이의제기나 소송으로 인한 문제를 회피하기 위해 유사한 상표를 출원 전에 조사하여야 합니다.
- 브랜드 미래성장 고려: 현재는 유사한 상표가 없을 수도 있지만, 브랜드의 미래 성장을 고려하여 다양한 시나리오를 고려하는 것도 좋습니다. 시장 확장이나 다른 국가로의 진출 등을 고려할 때 유사한 상표 문제가 발생하지 않도록 조기에 예방하는 것이 중요합니다.
- 브랜드 가치 강화: 독창적이고 식별성 있는 상표는 브랜드 가치를 향상시킵니다. 유사한 상표를 조사하여 브랜드 신뢰도와 고객 인지도를 강화하는 것도 하나의 방법입니다.
- 비즈니스 보호: 유사한 상표가 등록되면 경쟁사나 타사의 업무와 겹칠 수 있습니다. 이로 인해 상표의 활용 범위가 제한될 수 있으므로 유사한 상표를 조사하여 비즈니스 영향을 최소화할 필요가 있습니다.
- 전문 법률 자문 필요: 유사한 상표 조사는 전문 법률 자문을 통해 진행되어야 합니다. 상표법의 복잡한 규정을 이해하고 다른 상표 등록 여부를 정확하게 확인하기 위해서는 전문 법률가의 도움이 필수입니다.
요약하자면, 상표출원을 고려하실 때는 유사한 상표 조사를 필수적으로 진행해야 합니다. 이를 통해 출원 과정에서 문제가 발생하지 않도록 예방하고, 상표의 식별성과 법적 보호를 확보할 수 있습니다.
단순한 상표출원을 위한 조사에서 그치는 것이 아니라, 부정경쟁행위에 속할 가능성은 없는지 저명한 상표와 충돌될 여지는 없는지 등 다양한 측면을 고려하는 것이 좋습니다.
상표소송 사례 01
등록된 샤넬(CHANEL) 상표의 범위와 동일한 제품인 넥타이에 사용된 Chanel-Lee라는 상표가 외관적으로는 등록된 상표와 약간 다른 면이 있습니다. 그러나 ‘샤넬’이라는 명칭과 관련된 의미적 측면에서 두 상표 간에 동일함 또는 유사성을 인정할 수 있습니다. 이에 따라 원심은 피고가 사용한 상표가 등록된 상표와 동일하거나 유사하다는 가정 하에 피고의 행동을 타인의 등록된 상표 권리 침해로 보아도 타당한 조치를 취한 것입니다. 이로 인해 상표의 동일성 또는 유사성에 관한 법적 오해나 사실의 부정확한 판단이 없음을 고려하면, 상기 결정에 대한 논리적인 이유가 부족함이 없습니다
상표 소송 사례 02
위의 등록상표가, 루이비똥의 로고와 비슷한지 여부가 문제되었으며, 이것은 결국 상표무효심판으로 이어진 사건입니다.
특허법원에서는, “소시지제조용 창자, 애완동물용 의류, 개목걸이, 등산지팡이, 지팡이, 지팡이손잡이, 먹이주머니, 고삐, 눈가리개, 말굴레, 말안장방석, 말안장용 패드, 머리마구, 브리둔(Bridoons), 안장틀, 재갈, 채찍” 상품에 대해서는 무효가 되지 않는다고 판단하였습니다.
그러나, 대법원은 상품이 많이 다른 경우라고 하더라도, 부정한 목적을 가지고 사용하기 위해 상표출원한 것으로 볼 수 있으므로, 모든 지정상품에 대해서 상표무효가 되어야 한다고 판단하였습니다.
처음 상표출원때부터 전문가의 조언이 있었다면, 불필요한 상표소송을 진행하지 않아도 되었던 것으로 생각합니다.
3. 상표 견본과, 지정상품/지정서비스업
문자상표이든, 도형상표이든, 문자도형결합상표이든 모두 특허청에 제출할 때에는 이미지 파일로 제출하여야 합니다. 따라서, 등록받고자 하는 상표의 이미지 파일을 준비하여야 합니다.
상표만큼 중요한 것이 어떤 상품, 어떤 서비스업에 대해서 등록받을지를 확인하는 것입니다.
지정상품(서비스업)을 선택할 때에는, 전문가와 상담을 받기를 추천드리며,
자신의 사업이나 판매 상품과 관계없이 너무 많은 상품을 지정하게 되면, 특허청 비용이 올라가는 것 뿐만 아니라, 등록된 이후에 등록된 지정상품에 대한 상표를 사용하지 않게 되면, 등록된 상표가 취소될 가능성도 있습니다.
불사용취소심판은 흔히 제기되는 심판 중 하나이며, 상표를 지정된 상품에 사용하지 않을 경우에 상표를 취소시킬 수 있도록 한 제도입니다.
3.1. 상표등록과, 불사용취소심판의 관계
불사용취소심판은 상표법 제73조의 규정을 기반으로 이루어지며, 등록된 상표를 등록 지정상품에 대해 3년 동안 정당하게 사용하지 않은 경우에 등록을 취소하는 절차입니다. 이러한 심판 절차의 목적은 등록상표의 적극적인 사용을 장려하고, 불필요한 상표의 유지를 방지하는 것입니다.
불사용취소심판에 관련된 주의사항은 다음과 같습니다:
3년 내 정당한 사용 필요: 등록상표를 취소 신청하기 위해서는 등록 후 3년 이내에 해당 상표가 국내에서 정당하게 사용되었음을 증명해야 합니다. 정당한 사용은 실제 상품 또는 서비스의 제공과 연결되어야 하며, 명목상의 사용이 아니라 실질적인 사용이 필요합니다.
광고행위의 한계: 등록상표를 등록 지정상품에 대해 광고한 사실이 있더라도, 단순히 불사용취소를 피하기 위한 명목상의 광고에 그치는 경우에는 정당한 사용으로 간주되지 않습니다. 즉, 광고만으로는 불사용을 면할 수 없으며, 실제 상품의 판매나 서비스 제공이 이루어져야 합니다.
정상적인 유통 또는 예정: 등록상표를 취소하려는 대상 지정상품이 국내에서 정상적으로 유통되거나 유통될 예정이 있어야 합니다. 예를 들어, 해당 상품의 수요나 시장 상황에 따라 정상적인 유통이 어려울 경우 불사용취소가 무의미해질 수 있습니다.
실질적인 사용의 증명: 불사용취소심판에서는 상표권자가 등록한 상표의 실질적인 사용을 증명해야 합니다. 즉, 단순한 절차적인 조치나 명목상의 사용이 아니라 실제로 상표가 사용된 사실을 제시해야 합니다.
정당한 사용의 증거: 불사용취소를 회피하기 위해 등록상표 사용에 대한 증거를 확보해야 합니다. 판매 기록, 광고 활동, 관련 문서 등을 통해 정당한 사용의 증거를 강화할 수 있습니다.
따라서, 불사용취소심판을 피하기 위해서는 상표의 실질적인 사용을 지속적으로 유지하고, 명목상의 광고나 절차적인 조치로는 충분하지 않다는 점을 인식하고 대비해야 합니다.
4. 해외로 상표를 출원하는 방법
해외상표출원을 고려할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 단계와 사항이 있습니다. 아래는 해외상표출원에 관한 주요 내용입니다.
4. 1. 브랜드네이밍과 언어 선택:
해외에서 사용할 상표를 고려할 때는 영문만으로 상표출원을 할 것인지 또는 국문과 결합할 것인지를 결정해야 합니다. 해외 출원 시에는 각 국가의 언어 및 문화를 고려하여 상표명을 선택하는 것이 중요합니다. 마드리드 국제출원을 고려하는 경우에는 해당 국내 기초출원이 필요하며, 국문만으로 구성된 국내출원을 기반으로 해외출원을 할 수 없습니다. 따라서, 출원할 국가의 제도와 언어를 고려하여 상표태양을 결정하는 것이 좋습니다.
4.2. 등록가능성 조사:
상표를 선정한 후에는 등록 가능성 조사를 진행하는 것이 좋습니다. 식별력 유무와 동일한 용어나 유사한 선행상표의 존재 여부 등을 사전에 검토하여 상표의 등록 가능성을 미리 예측할 수 있습니다. 사전 조사를 통해 불필요한 출원비용을 줄이고 등록 가능성을 미리 파악할 수 있습니다. 하지만 유사상표의 경우 국가마다 판단 기준이 다를 수 있으므로 현지 대리인을 통해 확인하는 것이 중요합니다.
4.3. 해외출원 방법:
등록 가능성 조사 결과 특별한 거절 이유가 발견되지 않는 경우 해외출원을 고려해야 합니다. 해외출원에는 개별 국가별로 출원서를 제출하는 개별국 출원과 여러 국가에 일괄적으로 출원서를 제출하는 마드리드 국제출원이 있습니다. 마드리드 국제출원은 마드리드 의정서 가입국에만 가능하며, 현재 123개 회원국이 가입하고 있습니다. 미가입 국가의 경우 개별국 출원만이 가능합니다.
예를 들면, 대만의 경우에는 마드리드를 통한 상표출원은 불가능하며, 개별국 출원으로만 가능합니다.
해외상표출원은 국제적인 법적 규정 및 절차를 고려해야 하는 복잡한 작업입니다. 각 국가의 상표법과 절차, 언어, 문화 등을 고려하여 신중하게 계획하고 실시하는 것이 중요합니다. 상표 출원 시에는 전문가의 도움을 받아 상황에 적합한 최선의 결정을 내리는 것이 좋습니다.
5. 상표출원 후 절차 및 심사기간
상표를 출원, 즉, 특허청에 제출하게 되면, 통상적으로 12개월 정도의 심사기간이 소요됩니다.
그러나, 우선심사를 신청하게 되면, 빠르면 2개월, 늦으면 6개월 정도 뒤에 심사결과가 나오는 경우가 많습니다. 다만, 반드시 그 기간 내에 심사가 완료되어야 하는 것은 아니며, 특허청의 심사 상태에 따라 기간이 더 단축될 수도, 더 늘어날 수도 있습니다. 우선심사를 진행하기 위해서는, 우선심사 조건에 해당하여야 합니다. 다만, 우선심사를 위해 선행상표조사를 하면 상표를 사용하지 않더라도 우선심사를 진행할 수 있습니다.
변리사 사무소 소담은, 대기업에서 우수대리인으로 인정받은 변리사와, 변리사로서 업무를 시작하여 변호사 자격까지 갖춘 변리사 출신의 변호사와 함께, 상표출원과 등록 뿐만 아니라, 프랜차이즈, 상표소송, 상표 침해 문제까지 모두 해결할 수 있습니다.