특허법률사무소 소담은, 국내 최대의 로펌 소속의 변호사 4명, 변리사 3명으로 구성된 상대방을 상대로 대법원에서 최종적으로 특허침해소송을 승소하였습니다.

특허침해여부를 다투는 특허권리범위확인심판이 특허심판원(1심)에서 진행되었고,
특허침해라는 특허심판원의 심결을 뒤집기 위해서, 특허법원(2심)에서 다시 특허 침해여부를 다투었으며, 특허법원에서는 승소하였습니다.

그리고, 특허법원의 판결에 불복한 상대방은 특허법원에서도 변호사와 변리사 다수로 구성된 대리인단을 꾸렸지만, 대법원에서 다시 다투게 되었습니다.

1. 특허침해소송 제기-상대방은 국내최대 특허법률사무소

상대방은 특허를 보유한 특허권자였으며, 소담의 고객이 설치한 장비가 자신의 특허를 침해하였다고 주장하면서 형사고소를 한 상태였습니다.
형사고소로 인해, 검찰 조사를 받게 된 고객은, 변리사 출신의 변호사인 서교준 변리사와 함께 여인재 변리사는 형사사건은 별도로 진행하여야 하고, 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판, 즉, 특허침해가 맞는지 여부를 확인받기 위한 심판을 별도로 제기하기로 하였습니다.

소극적 권리범위확인심판은, 특허권자가 아닌 상대방이 제기하는 것으로, “특허침해가 아니다”라는 판결을 받기 위해 제기하는 것이고,
반대로, 적극적 권리범위확인심판은, 특허권자가 제기하는 것으로 “특허침해가 맞다”라는 판결을 받기 위해 제기하는 것입니다.

2. 특허법원과 대법원의 판결 – 모두 승소

사실, 이번 특허침해소송에서 상대방(특허권자)이 가지고 있는 특허 도면도, 소담의 고객(침해자로 몰린)이 제작한 도면을 무단으로 이용하여 몰래 특허를 출원한 것으로 생각하고 있습니다.
그리고, 이러한 주장 역시 특허법원과 대법원에도 하였습니다.

내 물건과, 특허권만을 비교해서, 다르다는 주장을 하기보다는,
왜 특허침해소송이 제기되었는지, 과거 어떤 일을 하여 왔는지, 특허권과 다른 부분은 왜 다르게 되었는지에 대한 사실관계에 대해서도 구체적으로 어필하는 것이 중요합니다.

왜냐하면, 특허침해여부를 판단하는 판사 역시 사람이고, 왜 특허침해소송을 하기에 까지 이르렀는지를 알면, 아주 작게라도 유리하게 작용할 수 있기 때문입니다.

대법원에서도 특허법원의 판결이 잘못되지 않은 것으로 판단하였습니다.
대법원과 특허법원에서 저희 특허법률사무소 소담 변리사가 주장한 내용 중 일부는 다음과 같습니다.

원심은 우리 대법원이 채택하고 있는 법리에 따라 특허발명의 기술사상의 핵심과, 특유의 과제해결의 원리를 판단하였습니다.
즉, 원심은 특허발명의 내용에 비추어 볼 때, 공정의 단순화와 신속한 제조, 불완전 경화 및 불균일한 도막이 형성되는 도막 불량 현장을 방지하기 위해, ① 평탄화 단계와 도료경화 단계를 단일 공정으로 동시에 이루는 것과 ② 필름 준비 단계부터 필름을 제거하는 단계까지를 연속적인 공정으로 행하는 것을 기술사상의 핵심으로 판단하였습니다.

또한, ‘평탄화 단계와 도료경화 단계를 단일 공정으로 동시에 이루는 것’은 다수의 선행기술들에 이미 공지된 것으로 판단하였고, 선행특허들에는 가공 대상물을 판재, 시트, 낱장 인쇄물 및 강판으로 달리하면서 표면 평탄화와 도료 경화를 동시에 수행하는 구성들이 개시되어 있다고 판단하였습니다.

즉, ‘필름 준비 단계부터 필름을 제거하는 단계까지를 연속적인 공정으로 행하는 것’이 특허발명이 갖는 특유한 기술사상의 핵심이고, 이를 위한 특유의 과제해결의 원리는 지지 및 승강부에서 테이블(67) 및 지지대(61)를 필요에 따라 승하강시켜 필름 준비와 필름 제거를 연속적으로 행하는 것에 있다고 판단되었으며, 이러한 원심의 판단은 특허발명의 명세서에 기재된 사항과 일치되는 것입니다.

특허법원은, 특허발명과 확인대상발명은 과제해결의 원리가 동일하지 아니할 뿐만 아니라, 그에 따른 작용효과도 동일하다고 인정할 수 없다고 판단하였고, 대법원 역시 이러한 판결이 옳다고 하였습니다.

3. 특허침해소송 승소 Tip

특허침해소송은 형사고소와 같이 형사사건과 함께 진행되는 경우가 많습니다.
변리사는 형사사건을 대리할 권리가 없기 때문에, 변호사와 함께 변리사가 근무하는 특허법률사무소인지가 중요합니다.

형사사건으로 경찰이나 검찰에서 조사를 받을 때에도, 변리사를 통한 권리범위확인심판이 어떻게 진행되고 있는지를 지속적으로 어필하는 것 역시 중요합니다.

이번 승소사건에서와 같이, 권리범위확인심판이 특허심판원에서 시작하였으나, 특허법원을 거쳐 대법원까지 가게 되는 경우가 많기 때문입니다.

첫째, 변리사 중에서도 대법원 사건을 다뤄본 경험이 많은 변리사는 드뭅니다.

대법원 사건을 다뤄본 경험이 있는 변리사는 특허심판원은 물론이고 특허법원 사건도 다뤄본 것이기 때문에, 하나의 사건이 3개의 사건과 맘먹는 소송 절차 노하우를 갖고 있다고 볼 수 있습니다.

물론, 특허심판원까지만 진행하게 되거나, 특허법원까지만 진행하게 되는 경우도 많기 때문에, 대법원 사건까지 다뤄본 변리사라면 특허심판원과 특허법원 사건도 많이 진행해본 경험을 바탕으로 대법원까지 원활히 진행할 수 있습니다.

둘째, 변리사와 변호사의 협업은 중요합니다.

특허침해소송은, 권리범위확인심판과 같은 절차 이외에 민사소송이나 형사소송도 진행되는 경우가 있어, 특허법률사무소에 변리사와 함께 변호사가 근무하고, 함께 협업을 할 수 있는 특허변리사인지도 중요합니다.

단순한 협업이 아닌, 실제로 같은 공간에 근무를 하고 있고, 변리사와 변호사 사이에 수십년간 같이 업무를 하여 온 특허법률사무소라면 전문성을 갖추고 있을 것입니다.

셋째, 대기업 소송도 경험해본 변리사인지도 중요합니다.

대기업의 특허소송을 다뤄본 경험이 있는 변리사는, 자신만의 독단적인 생각에 쉽게 빠지기 보다는, 다양한 특허전문가, 특허담당자와의 협업을 통해 다양한 사람의 의견에 귀 기울이고, 가장 최선의 길을 찾는데 주저하지 않습니다.

특히, 대기업 특허 사건의 경우, 워낙 기술분야가 다양하고, 각 기술분야마다 침해소송에서 승소하기 위한 전략들이 다양하게 존재합니다. 이러한 소송 노하우를 세분화된 각 기술제품들 마다 갖고 있기 때문에, 대응전략을 보다 다양하게 세울 수 있습니다.

특허법률사무소 소담은, 대기업(LG전자)으로부터 우수변리사로 인정받은 바 있고, 20년 이상의 경력으로 중소기업과, 스타트업 기업의 특허권리 보호에 최선을 다하고 있으며, 변리사로서 20년 이상 근무하면서 변호사 자격까지 갖춘 변리사 출신의 변호사가 함께 특허출원부터 특허등록, 특허침해소송까지 책임지고 있습니다.