결합상표의 요부는 하나뿐인가 — ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic’ 사건과 복수 요부 법리

결합상표의 요부는 하나뿐인가 — ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic’ 사건과 복수 요부 법리

목차

대법원은 2025년 11월 20일, 2024도8174 사건에서 결합상표에 식별력 있는 구성 부분이 복수로 존재할 경우, 그중 하나만을 요부로 추출하여 비유사 판단을 내려서는 안 된다는 법리를 재확인하였습니다. 온라인 마켓에서 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’이라는 긴 이름의 립스틱을 판매한 행위가 등록상표 ‘누디즘 NUDISM’의 상표권을 침해하는지가 쟁점이 된 이 사건에서, 대법원은 원심이 ‘CATALIC’만을 유일한 요부로 보아 무죄를 선고한 판단을 파기환송하였습니다.

결합상표 유사 판단의 기본 법리 — 전체관찰과 요부관찰

결합상표의 유사 판단에서는 전체관찰의 원칙이 기본입니다. 둘 이상의 문자나 도형이 결합된 상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 유사 여부를 판단합니다.

다만 구성 부분 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하여 독립적으로 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우에는 그 요부를 가지고 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요합니다. 이것이 요부관찰입니다. 여기서 중요한 것은, 요부관찰이 전체관찰의 예외가 아니라 적절한 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위한 도구라는 점입니다. 요부를 통해 출처 오인·혼동의 가능성을 판단함으로써, 결합상표 전체의 유사 여부에 관한 결론에 이르게 됩니다.

대법원은 일관되게 요부 판단의 기준으로 다음 요소들을 제시하고 있습니다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결, 대법원 2018. 8. 30. 선고 2017후981 판결, 대법원 2024. 10. 25. 선고 2023후11180 판결 등 참조).

요부 판단 요소내용
주지·저명성 또는 강한 인상해당 부분이 널리 알려져 있거나, 그렇지 않더라도 일반 수요자에게 강한 인상을 주는지
전체 상표 내 비중해당 부분이 전체 상표에서 차지하는 비중이 높은지
상대적 식별력다른 구성 부분과 비교한 식별력 수준
결합상태·정도다른 구성 부분과의 결합이 불가분한지, 분리 가능한지
지정상품과의 관계해당 부분이 상품의 성질·품질 등을 직감하게 하는지
거래실정실제 거래에서 어떻게 인식·사용되는지

여기서 중요한 것은, 요부는 반드시 하나만 존재하는 것이 아니라는 점입니다. 결합상표의 복수 구성 부분이 각각 독립적으로 식별력을 가진다면, 그 각각이 모두 요부가 될 수 있습니다. 이 판결이 정확히 이 지점을 다루고 있습니다.

사건의 사실관계

당사자 및 상표 현황

피해 회사(주식회사 ○○○)는 2018. 10. 19. 화장품류(제03류)에 대하여 ‘누디즘 NUDISM’ 상표를 등록하였습니다. 피고인 1은 화장품 제조판매업을 영위하는 피고인 2 회사의 대표이사입니다.

피고인 2 회사는 2020. 2. 29.경부터 2020. 3.경까지 11번가 등 오픈마켓을 통해 립스틱 상품을 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’이라는 상표로 광고·판매하였습니다.

이 사건에서 주목할 점은 사용상표의 특정 문제입니다. 검사의 공소사실에서는 피고인들이 사용한 상표를 ‘누디즘 홀릭 매트 립스틱’으로 특정하였으나, 원심은 사용상표를 전체 표장인 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’으로 정정하여 특정하였습니다. 이 사용상표 특정의 차이가 이후 요부 판단과 유사 여부 판단의 출발점이 됩니다.

등록상표와 사용상표의 대비

구분등록상표사용상표
표장등록상표 누디즘 NUDISMCATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick
상품립스틱, 마스카라 등 (제03류)립스틱
권리자/사용자주식회사 ○○○피고인 2 회사
등록/사용시기2018. 10. 19. 등록2020. 2. 29. ~ 2020. 3.경 사용

오픈마켓 광고의 실제 표시 태양

특히 주목할 점은 피고인 2 회사가 오픈마켓에서 립스틱 상품을 광고하면서 상표를 4단의 행으로 분리하여 표시하였다는 사실입니다.

표시 내용
1행Narcisse
2행Nudism Holic
3행Matte Lipstick
4행CATALIC

이처럼 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’이라는 문자열이 일렬로 나열된 것이 아니라, 각 구성 부분이 행을 달리하여 분리 표시되었습니다. 특히 원심이 유일한 요부로 판단한 ‘CATALIC’은 4행, 즉 가장 아래에 배치되어 있어, 시각적으로 가장 먼저 눈에 들어오는 위치가 아니었습니다. 이는 이후 요부 판단에서 중요한 근거가 됩니다.

제1심 및 원심(항소심)의 판단

제1심: 유죄

제1심 법원은 피고인들의 상표 사용행위가 등록상표의 상표권을 침해한다고 보아 유죄를 선고하였습니다.

원심(서울중앙지방법원 2023노607): 무죄

원심은 제1심 판결을 파기하고 무죄를 선고하였습니다. 원심의 판단 논리는 다음과 같습니다.

(1) 피고인들의 사용상표는 ‘누디즘 홀릭 매트 립스틱’이 아닌, 전체 표장인 ‘CATALIC Narcisse Nudism Holic Matte Lipstick’으로 특정되어야 한다.

(2) 이 사건 사용상표의 요부는 ‘Nudism’이 아니라 ‘CATALIC’이다.

(3) ‘CATALIC’을 기준으로 등록상표 ‘누디즘 NUDISM’과 대비하면, 양 상표는 유사하지 않다.

(4) 따라서 상표권 침해가 인정되지 않으므로 범죄의 증명이 없다.

즉, 원심은 결합상표인 사용상표에서 오직 ‘CATALIC’만을 유일한 요부로 보고, 이를 기준으로 비유사 판단을 내린 것입니다.

대법원의 판단 — 복수 요부의 인정

각 구성 부분의 식별력 분석

대법원은 사용상표의 각 구성 부분에 대하여 개별적으로 식별력을 분석하였습니다.

구성 부분의미식별력 판단
CATALIC특별한 의미 없는 조어식별력 있음
Narcisse수선화, 그리스 로마 신화의 미소년(프랑스어)식별력 있음
Nudism나체주의(영어)식별력 있음
Holic영어 접미사 (앞 단어를 강조)식별력 미약
Matte광택이 나지 않는(질감 표현)식별력 없음
Lipstick사용상품의 명칭식별력 없음

대법원은 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’, ‘Nudism’ 세 부분이 각각 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행할 수 있으므로, 모두 사용상표의 요부에 해당한다고 판단하였습니다.

복수 요부와 유사 판단의 논리 구조

이 판결에서 핵심적으로 이해해야 할 것은, 복수의 요부가 인정될 경우 그중 하나와 등록상표가 유사하면 왜 사용상표 전체가 유사하다는 결론에 이르는가라는 점입니다.

앞서 본 바와 같이 요부관찰은 전체관찰의 결론을 이끌어내기 위한 도구입니다. 요부는 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하여, 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분입니다. 따라서 요부가 분리관찰·분리호칭될 수 있는 이상, 일반 수요자는 해당 요부만을 가지고 상품의 출처를 인식할 수 있습니다.

이 사건에서 ‘Nudism’은 사용상표의 요부 중 하나이고, 일반 수요자가 ‘Nudism’ 부분만으로도 상품의 출처를 인식할 수 있습니다. 그런데 등록상표가 바로 ‘누디즘 NUDISM’이므로, 사용상표를 접한 수요자가 등록상표의 출처와 오인·혼동할 가능성이 있습니다. 이것이 요부관찰을 통해 전체관찰의 결론 — 사용상표와 등록상표는 유사하다 — 에 이르는 논리 구조입니다.

‘Nude’와 ‘Nudism’의 식별력 차이

이 판결에서 실무적으로 가장 주목해야 할 부분은 ‘Nude’와 ‘Nudism’을 명확히 구분한 점입니다.

구분Nude(누드)Nudism(누디즘)
화장품 분야에서의 인식‘피부색’을 직감하게 하는 기술적 표현일상적 용어가 아니며, 일반 수요자가 쉽게 관념하기 어려움
식별력낮음 (색조 화장품의 품질·색상 표현)있음 (상품의 품질·효능·용도를 직감하게 하지 않음)
업계 사용 현황화장품 업계에서 흔히 사용거래실정상 흔히 사용하는 용어가 아님

색조 화장품에서 ‘누드(Nude)’는 ‘피부색 톤’을 의미하는 기술적 표현으로 널리 사용됩니다. ‘누드 립’, ‘누드 팔레트’ 등의 표현은 업계에서 일반적입니다. 그러나 대법원은 ‘Nude’가 기술적 표현이라고 하여 그 파생어인 ‘Nudism’까지 당연히 식별력이 없다고 볼 수는 없다고 판단하였습니다. ‘Nudism(나체주의)’은 색조 화장품의 품질이나 효능과 직접적인 관련이 없고, 거래상 누구에게나 필요한 표시도 아니기 때문입니다.

대문자 표기와 요부 판단

원심은 ‘CATALIC’이 대문자로 표기되어 있다는 점을 요부 판단의 근거 중 하나로 삼았습니다. 이에 대해 대법원은 다음과 같이 판시하였습니다.

“문자상표의 유사 여부 판단에서는 호칭이 중요하므로, ‘CATALIC’ 부분이 대문자로 표기되어 있다는 등의 사정만으로는 ‘Narcisse’ 부분이나 ‘Nudism’ 부분이 있음에도 오직 ‘CATALIC’ 부분만이 일반 수요자에게 강한 인상을 주게 한다고 단정하기도 어렵다.”

대문자/소문자의 표기 차이는 외관의 문제이지, 호칭의 문제가 아닙니다. ‘CATALIC’이든 ‘Catalic’이든 호칭은 동일하게 ‘카탈릭’입니다. 따라서 대문자 표기만으로 해당 부분이 다른 구성 부분보다 더 강한 인상을 준다고 단정할 수 없다는 것이 대법원의 판단입니다.

거래태양의 고려 — 4단 분리 표시

대법원은 피고인 2 회사가 오픈마켓 광고에서 상표를 4단의 행으로 분리 표시한 사실을 요부 판단의 중요한 근거로 삼았습니다.

실제 광고에서 ‘Narcisse’가 1행(가장 위), ‘Nudism Holic’이 2행, ‘Matte Lipstick’이 3행, ‘CATALIC’이 4행(가장 아래)에 배치되어 있었습니다. 원심이 유일한 요부로 판단한 ‘CATALIC’이 오히려 가장 아래에 위치하고 있어, 시각적으로 가장 먼저 눈에 띄는 구성 부분은 아니었던 것입니다. 이처럼 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’, ‘Nudism’이 각각 별도의 행에 분리 표시되어 있다는 것은, 이들이 서로 결합한 일체로서만 식별표지로 기능하는 것이 아니라, 각각 독립적인 식별기능을 수행할 수 있음을 보여줍니다. 실제 거래에서의 표시 태양이 요부의 독립성을 뒷받침하는 근거가 된 것입니다.

유사 여부의 최종 판단

대법원은 사용상표의 요부 중 하나인 ‘Nudism’과 등록상표 ‘누디즘 NUDISM’을 대비하여 다음과 같이 판단하였습니다.

대비 항목판단
외관글자체 등에 다소 차이가 있을 뿐, 영문 부분의 철자가 동일하여 유사
호칭모두 ‘누디즘’으로 동일
관념양 표장 모두 영문 ‘NUDISM’/’Nudism’을 포함하고 있어 ‘나체주의’라는 동일한 의미를 가지므로 동일 (판결은 동일 단어이므로 별도 설시 없이 자명한 것으로 처리)
상품등록상표의 지정상품(립스틱 등)과 사용상표의 사용상품(립스틱)이 동일

따라서 등록상표와 사용상표는 표장이 유사하고 상품이 동일하므로, 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 판단하였습니다.

상표법위반 형사사건에서의 유사 판단

이 사건은 상표법위반 형사사건(대법원 20248174)이라는 점에서도 주의가 필요합니다. 상표법 제230조는 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자를 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있으며, 상표법 제235조 양벌규정에 따라 법인도 함께 처벌될 수 있습니다.

형사사건에서는 ‘합리적 의심 없는 증명’이라는 높은 입증 기준이 적용됩니다. 원심이 무죄를 선고한 배경에는 이러한 입증 부담의 영향이 있었을 수 있습니다. 그러나 대법원은 상표의 유사 판단 법리 자체는 민사·행정 사건과 형사사건에서 동일하게 적용된다는 점을 이 판결을 통해 명확히 하였습니다. 상표의 유사 여부는 법률 판단의 문제이지, 사실 인정의 문제가 아니기 때문입니다.

실무적 시사점

(1) 결합상표의 요부는 복수로 존재할 수 있다

여러 단어가 결합된 상표에서 식별력 있는 구성 부분이 둘 이상 존재할 경우, 그중 하나만을 요부로 추출하여 비유사 판단을 내리는 것은 위험합니다. 대법원은 ‘CATALIC’, ‘Narcisse’, ‘Nudism’ 세 부분 모두를 요부로 인정하였고, 요부 중 하나인 ‘Nudism’이 등록상표와 유사한 이상, 그 요부를 통해 출처에 관한 오인·혼동이 발생할 수 있으므로 사용상표 전체가 등록상표와 유사하다는 결론에 이를 수 있음을 보여주었습니다.

이는 상표 출원 시에도 중요한 함의를 가집니다. 자사 브랜드명에 여러 단어를 결합하더라도, 그중 하나라도 타인의 등록상표와 유사한 부분이 포함되어 있다면 침해 위험이 존재합니다.

(2) 기술적 표현의 파생어라고 하여 식별력을 부정할 수 없다

‘Nude’가 화장품 분야에서 기술적 표현이라는 사정이 ‘Nudism’의 식별력까지 부정하는 근거가 되지는 않습니다. 기술적 표현에 접미사가 결합되어 본래의 기술적 의미와 다른 관념을 형성하는 경우, 그 결합어는 독자적인 식별력을 가질 수 있습니다.

화장품 브랜드 네이밍 시 ‘Nude’, ‘Matte’, ‘Glow’ 같은 기술적 용어의 변형을 활용하는 사례가 많습니다. 이 판결은 그러한 변형어가 반드시 식별력이 없는 것은 아니며, 오히려 식별력을 가질 수 있다는 점을 확인해 주었습니다.

(3) 대문자·소문자 표기 차이만으로 요부를 특정할 수 없다

문자상표에서는 호칭이 유사 판단의 핵심적 요소입니다. 대문자 표기가 시각적으로 강조 효과를 줄 수는 있으나, 그것만으로 해당 부분이 유일한 요부라고 단정하는 것은 논리적 비약입니다. 호칭은 대문자·소문자에 관계없이 동일하기 때문입니다.

(4) 온라인 마켓의 실제 표시 태양이 요부 판단의 근거가 된다

이 판결은 피고인이 오픈마켓 광고에서 상표를 4단으로 분리 표시한 사실을 요부의 독립성을 인정하는 근거로 삼았습니다. 온라인 쇼핑몰에서 상품명이나 브랜드명을 표시하는 방식은, 그 상표의 실제 거래태양으로서 법원의 판단에 직접적인 영향을 미칩니다.

온라인 마켓 운영자는 상품 광고에서 상표를 분리 표시할 경우, 각 부분이 독립적인 요부로 인식될 수 있다는 점을 유의해야 합니다.

(5) 상표법위반 형사사건에서도 유사 판단 법리는 동일하다

형사사건이라고 하여 상표 유사 판단의 기준이 달라지는 것은 아닙니다. 다만, 형사 절차의 특성상 침해의 고의 여부가 추가적으로 심리되어야 합니다. 대법원은 원심이 유사 판단에서 법리를 오해하여 고의 여부에 대한 심리에 나아가지도 않은 점을 지적하며 사건을 파기환송하였습니다.

이 판결이 다루지 않는 한계

이 판결은 사용상표와 등록상표의 유사 여부 판단에 관한 법리 오해를 이유로 원심을 파기한 것이며, 피고인의 침해 고의 여부에 대해서는 판단하지 않았습니다. 환송 후 원심에서 피고인이 등록상표의 존재를 알면서도 유사한 상표를 사용한 것인지, 즉 침해의 고의가 인정되는지가 핵심 쟁점으로 심리될 것입니다.

또한 이 사건은 복수 요부 중 하나(‘Nudism’)가 등록상표와 유사한 사안이었으므로, 복수 요부 각각이 서로 다른 등록상표와 유사한 경우 어떻게 처리할지 — 예컨대 ‘CATALIC’ 부분이 별도의 제3자 등록상표와 유사하고 ‘Nudism’ 부분이 또 다른 등록상표와 유사한 경우 — 에 대해서는 이 판결의 사정거리 밖입니다. 이러한 상황에서의 구체적 판단 기준은 향후 판례의 축적을 통해 구체화될 것으로 보입니다.

결합상표의 요부 판단과 관련하여, 유사한 쟁점을 다룬 다른 분석으로는 ‘틱톡젤리’는 왜 상표등록에 실패했나 — 디지털 플랫폼 시대, 저명상표 보호의 새로운 기준과 모바일 앱, 상품인가 서비스 수단인가 — 010PAY 사건이 던진 상표법의 새로운 질문도 함께 참고하시기 바랍니다.


작성자: 여인재 변리사 | 프로필 보기 전문분야: 상표·디자인 분쟁, 특허 심판·소송 최종 업데이트: 2026-03-16

상표권침해 변리사