특허침해소송으로서, 특허심판원에서 소극적 권리범위확인심판이 청구된 사건으로서, 소극적 권리범위확인심판에서 특허의 침해가 인정된다는 심결을 받아냈습니다.

특허법률사무소 소담의 여인재 변리사입니다.
저희 사무소에서 진행하였던 사건을 소개해드리고자 합니다.

저희 변리사는, 상대방이 제기한 침해가 아니라는 주장에 대해서, 특허의 균등침해에 해당한다는 논리로 반박하였으며, 동일하지는 않지만 균등한 범위에 있기 때문에 침해가 된다고 주장/입증하였습니다.

특허침해소송에서의 등록된 특허내용

종래에는 감초 종자를 골과 이랑이 형성된 밭이나 평지로 이루어진 재배토양에 파종하거나 종근을 일정간격으로 식재하는 방식으로 감초가 재배되고 있는데, 이러한 방법으로 재배된 감초의 주근(토양의 아래로 뻗은 뿌리)은 평근(포복경; 옆으로 뻗은 뿌리)에 비해 성장 속도가 떨어져서 주근이 아래로 곧게 뻗어나가지 못하므로 약재로 사용되는 주근의 상품성이 떨어지고, 단위 면적당 감초의 재배량이 현저하게 부족하며, 병충해로부터 자유롭지 못하여 감초 재배 방식에 있어서 개선이 요구되고 있다(갑제2호증의 단락 [0006] 참조).

이 사건 특허발명은 위와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 주근이 길고 곧은 감초와 같은 곧은 뿌리 식물을 재배하기 위한 용기 및 이를 이용한 식물 재배 방법을 제공하는 것을 목적으로 하고 있다.

특허침해소송에서의 침해가 문제된 제품(확인대상)

특허침해여부에 대한 특허심판원의 판단 결과

독립된 재배 공간(S)을 형성하는 구조를 가지며, 식물재배용기의 양 끝단(도면의 상·하단)은 열려 있다. 이 구조는 탄성을 지닌 판 형태의 부품이 원통 모양으로 변형되어 둘레 방향에서의 양 단부가 결합될 수 있도록 디자인되어 있다(갑 제2호증의 [0023], [0033] 참고). 이 특허발명과 기존에 알려진 기술을 종합적으로 검토할 때, 특허발명의 주요 기술사상은 ‘양 끝단이 열린 재배용기 내부에 토양을 채워 뿌리 식물이 제대로 자라게 하고, 판 형태의 부품의 양 끝단을 결합하여 측면을 열거나 닫아 식물을 채취하는 것’이라 할 수 있다.

그러나, 위에서 설명한 구조는 확인대상발명에서도 찾아볼 수 있으며, 식물재배용기의 양단이 열려 있고, 탄성을 지닌 판 형태의 부품이 원통 모양으로 바뀌면서 결합되는 디자인을 취하고 있다. 따라서, 이 특허발명의 핵심 기술사상은 확인대상발명에도 존재하므로, 두 발명의 기술 원리는 같다고 볼 수 있다.

작용효과의 동일성 여부

이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 모두 독립된 재배 공간(S)을 생성하며, 식물재배용기의 양 끝단(도면의 상하단)이 열려 있다. 탄성을 가진 판 형태의 부품이 원통형으로 변형되어 결합되는 구조를 갖는다. 이러한 특징 때문에 재배용기의 설치 및 해체가 쉬워, 감초와 같은 직립한 뿌리 식물의 재배 작업이 크게 향상된다. 따라서, 작용효과는 동일하다고 볼 수 있다.

구성 변경의 용이성 여부

앞서 검토한 것처럼, 이 사건 제1항 발명은 확인대상발명과의 비교에서 판 형태의 부품의 결합 방식에 관한 차이점이 몇 가지 있지만, 어떤 결합 방식을 선택할 것인지는 기술 전문가가 주어진 상황을 고려하여 결정할 수 있는 일반적인 문제이다. 따라서, 이 사건 제1항 발명의 결합 방식을 확인대상발명과 같은 방식으로 바꾸는 것은 일반적인 기술 전문가에게 크게 어렵다고 보기는 힘들다.

특허심판원의 추가 판단 사항

작용효과의 동일성 여부

이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 모두 독립된 재배 공간(S)을 생성하며, 식물재배용기의 양 끝단(도면의 상하단)이 열려 있다. 탄성을 가진 판 형태의 부품이 원통형으로 변형되어 결합되는 구조를 갖는다. 이러한 특징 때문에 재배용기의 설치 및 해체가 쉬워, 감초와 같은 직립한 뿌리 식물의 재배 작업이 크게 향상된다. 따라서, 작용효과는 동일하다고 볼 수 있다.

구성 변경의 용이성 여부

앞서 검토한 것처럼, 이 사건 제1항 발명은 확인대상발명과의 비교에서 판 형태의 부품의 결합 방식에 관한 차이점이 몇 가지 있지만, 어떤 결합 방식을 선택할 것인지는 기술 전문가가 주어진 상황을 고려하여 결정할 수 있는 일반적인 문제이다. 따라서, 이 사건 제1항 발명의 결합 방식을 확인대상발명과 같은 방식으로 바꾸는 것은 일반적인 기술 전문가에게 크게 어렵다고 보기는 힘들다.

권리범위를 줄이기 위해 상대방이 주장한 의식적 제외는 불인정

특허 관련 법리에 따르면, 특허발명의 출원 단계에서 특정 구성 요소가 의도적으로 청구 범위에서 제외되었는지를 판단할 때, 명세서 뿐만 아니라 출원부터 특허 등록 과정에 이르는 모든 단계에서의 심사관의 의견과 출원인의 보정 및 의견을 포함한 모든 문서를 참조해야 합니다. 단순히 청구 범위가 감소했다는 사실만으로는 원래의 구성 요소와 수정된 구성 요소 사이에 모든 구성 요소가 청구 범위에서 의도적으로 제외되었다고 단정할 수 없습니다.

피청구인은 특허발명을 출원할 때 특정한 ‘결합부’에 관한 기술을 명시하였으나, 심사 중 진보성에 관한 문제가 제기되었습니다. 이에 대응하여, 피청구인은 그 결합부를 보다 구체적으로 한정하면서 보정을 진행하였고, 이후 해당 발명은 보정된 내용에 따라 특허로 등록되었습니다.

심사 과정에서 제기된 이의와 관련하여 피청구인은 자신의 발명이 기존 기술과는 다르다고 주장하였으며, 특히 발명의 결합부 구성에 대한 설명에서 명확한 차이점을 강조하였습니다. 그러나 이러한 주장을 통해 출원인이 특정 구성 요소를 의도적으로 제외하려고 했다는 근거를 찾기 어렵습니다. 오히려, 출원인은 특허의 등록 가능성을 높이기 위해 보정을 진행한 것으로 보입니다.

결론적으로, 확인 대상 발명과 이 사건의 특허발명 사이에는 일부 차이점이 있지만, 그 기본 원리는 동일하며, 동일한 작용 효과가 나타납니다. 따라서, 두 발명은 근본적으로 같은 범주에 속한다고 볼 수 있습니다.

저희 변리사 사무소는, 변리사 출신의 변호사와 함께 소송 심판에 노하우를 갖고 있으며, 중소기업, 스타트업 고객의 권리 보호에 최선을 다하고 있습니다.
최고는 아닐지라도 항상 최선을 다하고자 합니다.