우선심사는 빨리 상표등록을 받을 수 있는 유일한 절차입니다.

최근 상표 출원 후 특허청의 심사가 나오기까지 약 10~12개월이 소요되고 있어, 상표 출원과 함께 우선심사를 신청하는 경우가 더욱 많아지고 있습니다. 우선심사신청서 제출 후 우선심사결정서가 나오게 되면, 약 2개월 안에 심사결과를 받아 볼 수 있기 때문입니다.

우선심사의 대상

우리나라의 경우, 2009년부터 우선심사가 가능했으나, 상표를 사용하고 있거나, 제3자와의 분쟁이 있는 경우 등으로 우선심사를 받을 수 있는 경우가 한정적이였습니다.

그러나, 2019년부터는 상표를 사용하고 있지 않은 경우에도 특허청이 지정한 조사전문기관에 조사를 의뢰하는 경우에는 우선심사를 받을 수 있게 되어 보다 많은 수의 우선심사신청이 이루어지고 있습니다. 

우선심사 제출서류

우선심사신청시에는 특허청에 출원서 외에 <우선심사신청서>를 제출하고, 우선심사신청료 16만원을 특허청에 납부해야만 하고, 특허청이 지정한 조사전문기관에 의뢰를 한 경우에는 해당 조사전문기관에 일정한 수수료를 추가적으로 납부해야만 합니다.

과거에는 ­“출원인이 출원한 상표를 지정상품 전부에 사용하고 있거나 상표 준비 중인 것이 명백한 경우”이거나, “출원인과 제3자의 분쟁”이 있는 경우에 우선심사를 신청하는 경우에 다수였습니다. 

최근에는 사업 구상 단계에서 상표를 선점하고자 사업계획수립과 함께 상표를 출원하고, 2~3개월 안에 상표의 등록여부를 확인한 후 사업을 확장하고자 하는 경우에도 많이 이용되고 있습니다. 특히, 가맹점 사업의 경우에는 상표에 대한 “신속한 권리화”가 필요한 경우가 많기 때문에 출원과 함께 우선심사신청을 하는 경우가 많습니다.    

우선심사의 요건

① 출원인이 지정상품 전부에 대한 상표를 명백히 사용하거나 사용할 준비를 하고 있는 경우
② 다음 중 하나에 해당하는 경우로, 출원 이후 출원인이 정당한 이유 없이 출원된 상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 지정상품에 사용하는 것으로 인정되는 경우
가. 출원인이 제3자에게 출원된 상표의 사용을 금지하는 경고를 했을 경우
나. 출원인이 제3자에게 상표사용금지가처분을 신청한 경우
다. 그 외 출원인이 제3자에게 출원된 상표의 사용을 허용하지 않은 경우

③ 출원인이 출원한 상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 지정상품에 사용하는 것으로 「상표법」 제58조 제1항에 따라 서면 경고를 받은 경우에 경고에 근거하는 출원
④ 출원인이 다른 출원인이 출원한 상표와 동일하거나 유사한 상표를 동일하거나 유사한 지정상품에 사용하는 것으로 「상표법」 제58조 제1항에 따라 서면 경고를 받은 경우에 해당 출원
⑤ 상표등록출원인이 다른 상표권자로부터 이의 제기를 받은 경우

⑥ 「상표법」 제167조의 마드리드 의정서에 따른 국제출원의 기반 출원을 한 경우로, 마드리드 의정서에 따른 국제등록일 또는 사후지정일이 국제등록부에 등록된 경우 해당 출원
⑦ 「조달사업에 관한 법률」 제9조의2제1항제2호에 따른 중소기업자가 공동으로 설립한 법인이 단체표장을 출원한 경우
⑧ 조약에 따른 우선권 주장의 기반 출원을 한 경우로, 외국 특허 기관에서 우선권 주장을 수반한 출원에 관한 절차가 진행 중인 경우 해당 출원

⑨ 존속기간 만료로 상표권이 소멸한 등록상표의 상표권자가 출원한 경우로, 그 표장과 지정상품이 존속기간 만료로 소멸한 등록상표의 표장 및 지정상품과 완전히 동일한 경우 해당 출원
⑩ 상표등록출원인이 상표등록출원된 상표에 관하여 상표법 제51조 제2항에 따라 등록한 상표전문기관(이하 “전문기관”이라 함) 중 특허청장이 공고한 전문기관에 선행상표조사를 의뢰한 경우로, 전문기관이 우선심사 신청 후 1개월 이내에 우선심사용 선행상표조사 결과보고서를 특허청장에게 제출하는 경우에 한하여 해당 출원

해외진출과 우선심사

해외진출을 위해 해외출원을 계획하고 있는 경우에도, 한국 특허청의 심사결과를 빨리 받아 보기 위해 신청하는 경우도 있습니다. 미국, 일본, 중국까지 상표를 출원했는데, 정작 한국에서 그 상표가 거절된다면, 해외진출이 무산될 수도 있기 때문입니다.

우선심사신청서 제출시에 출원인의 상표출원이 우선심사의 대상이 되는 근거를 제시하는 우선심사신청 설명서를 작성하여 제출하거나, 조사전문기관에 조사를 요청하는 절차를 별도로 진행해야 합니다. 우선심사신청 후 해당 출원이 우선심사의 대상이 되는 근거를 명확히 제시하지 못하는 경우에는 특허청의 보완요구서가 발급되며, 일정기한 안에 서류를 다시 제출해야만 우선심사를 받을 수 있습니다.

우선심사신청 설명서가 제대로 작성되지 않는 경우에는 우선심사신청이 불인정되고 납부된 수수료 전부를 돌려받지 못하게 됩니다. 따라서, 제대로 된 우선심사신청이 되지 않는 경우에는 오히려 절차가 지연되는 경우가 발생할 수 있어 주의가 필요합니다.

상표 우선심사에서 주의해야 할 사항

1. 정당한 사용 또는 용도 준비:
우선심사를 신청하려면 출원한 상표를 실제로 사용하고 있거나 사용 준비를 하고 있는 것이 중요합니다. 실제 사용 혹은 용도 준비 없이 우선심사를 신청하면 거절될 수 있습니다.

2. 동일 또는 유사한 상표 사용 조사:
출원한 상표와 유사한 상표가 이미 등록되어 있는지 확인하는 조사가 필요합니다. 출원한 상표와 동일하거나 유사한 상표가 이미 등록된 경우 우선심사 신청이 거절될 수 있습니다.

3. 제3자의 동의 필요 여부:
출원한 상표와 유사한 상표를 이미 사용 중이거나 등록한 경우, 해당 상표의 소유자로부터 동의를 받아야 할 수 있습니다. 동의 없이 사용하면 출원이 거절될 수 있습니다.

4. 상표 분쟁 사례 확인:
유사한 상표에 대한 분쟁 사례를 확인해야 합니다. 이전에 유사한 상표로 인한 분쟁이 있었다면 우선심사 신청이 거절될 수 있습니다.

5. 마크의 고유성:
출원한 상표가 출원하는 지정상품 또는 서비스와 관련하여 충분한 고유성을 가지는지 확인해야 합니다. 흔히 사용되는 단어나 구문은 고유성이 부족할 수 있습니다.

6. 서류 준비 및 제출:
우선심사 신청을 위한 필요한 서류를 정확하게 준비하고 제출해야 합니다. 서류 미비 혹은 부정확한 정보로 인해 신청이 거절될 수 있습니다.

7. 신속한 응답:
특허청이 추가 정보나 조치를 요청할 경우 신속하게 응답해야 합니다. 늦은 응답으로 인해 신청이 반려될 수 있습니다.

8. 전문가 상담:
상표 우선심사는 복잡한 절차일 수 있습니다. 전문 변호사나 상표 대리인과 상담하여 신청 과정을 올바르게 진행하는 것이 좋습니다.

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