특허법원(대전) 2026. 2. 12. 선고 | 특허판례분석
목차
1. 판결 개요
특허법원(대전) 2025허10293 사건은 같은 선행발명을 인용하면서 구성요소 대응관계를 달리하는 것이 새로운 거절이유에 해당하는지를 판단한 판결입니다. 법원은 2026. 2. 12. 거절결정불복심판 기각 심결을 취소하는 판결을 선고하였습니다. 이 사건의 발명 명칭은 ‘시각 효과를 가진 다중층 코팅’으로, 동일한 선행발명을 근거로 하면서도 심사 단계와 심판 단계에서 구성요소의 대응관계를 달리한 것이 새로운 거절이유에 해당하는지, 그리고 의견제출기회를 부여하지 않은 절차적 하자가 실체적 결론의 타당성에 의하여 치유될 수 있는지가 핵심 쟁점으로 다투어졌습니다.
특허법원은 두 쟁점 모두에 대하여 출원인의 손을 들어주었습니다. 구성요소 대응관계의 변경이 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중요한 차이를 발생시키는 경우 새로운 거절이유에 해당하며, 강행규정 위반의 절차적 하자는 실체적 결론의 타당성 여부와 무관하게 독립적인 위법사유가 된다고 판시한 것입니다.
2. 의견제출기회 부여와 새로운 거절이유에 관한 종래 법리
(1) 관련 법조문과 강행규정적 성격
특허법 제63조 제1항은 심사관이 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우 등에 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있습니다. 그리고 특허법 제170조는 거절결정불복심판 절차에서도 제63조를 준용하도록 규정하여, 심판관이 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유를 발견한 경우에도 출원인에게 의견제출의 기회를 부여하여야 합니다.
대법원은 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결 및 2019. 10. 31. 선고 2015후2341 판결 등에서 일관되게, 이러한 의견제출기회 부여에 관한 특허법의 규정이 강행규정이라고 판시하였습니다. 따라서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법합니다.
(2) ‘새로운 거절이유’의 판단 기준 — 주된 취지의 부합
이와 관련하여 ‘새로운 거절이유’에 해당하는지 여부의 판단 기준이 문제됩니다. 대법원은 2008. 4. 24. 선고 2006후329 판결에서, 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 출원인에게 새로이 거절이유를 통지할 필요가 없다는 기준을 제시하였습니다. 반면 심결 이유가 거절결정의 이유와 주된 취지에서 부합하지 않는 경우에는 새로운 거절이유에 해당하여, 의견제출기회를 부여하여야 합니다.
특히 대법원은 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결 및 2017. 8. 17. 선고 2016후7695 판결 등에서, 진보성 판단에서 구성요소 대비는 그 핵심적 부분에 해당하므로, 구성요소의 대비가 달라져 선행발명과 출원발명의 공통점 및 차이점의 인정과 그 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지는 경우, 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중요한 차이가 발생하게 된다고 설시한 바 있습니다.
(3) 주된 선행발명의 변경과 새로운 거절이유
대법원 2015후2341 판결은 한 걸음 더 나아가, 거절결정불복심판 또는 그 심결취소소송에서 심사 또는 심판 단계에서 통지한 거절이유에 기재된 주된 선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유에 해당한다고 판시하였습니다. 주된 선행발명이 변경되면 공통점과 차이점의 인정, 차이점의 극복 용이성 판단이 전반적으로 달라지기 때문입니다.
그런데 이 사건에서 문제된 것은 주된 선행발명 자체의 변경이 아니라, 같은 선행발명 내에서 구성요소의 대응관계가 달라진 경우입니다. 종래 판례에서 주된 선행발명의 변경이 새로운 거절이유가 된다는 점은 확립되어 있었으나, 같은 선행발명을 인용하면서 구성요소 대응관계만 변경한 경우에 대한 판단 기준은 상대적으로 명확하지 않았습니다.
3. 본 사건의 사실관계
(1) 출원발명의 개요
이 사건 출원발명은 ‘시각 효과를 가진 다중층 코팅’에 관한 것으로, 2016. 10. 14. 국제출원되었고(우선일 2015. 10. 16.), 국제출원번호는 10-2018-7013759입니다. 이 사건 제1항 발명은 다층 코팅 구조에 관한 것으로, 핵심 구성요소로 시각 효과 층(visual effect layer), 색상 층(color layer), 그리고 이들 사이의 구조적 관계를 포함합니다. 출원발명의 시각 효과 층은 시각 효과 안료(sparkle, 반짝임, 색 이동 등의 효과를 내는 안료)를 포함하며, 입자 크기가 35~150 마이크로미터인 특수 안료가 사용됩니다.
(2) 선행발명 1의 개요
선행발명 1은 일본 공개특허 1996. 9. 17. 공개된 08-239614호 발명으로, FRP(섬유강화플라스틱) 제품의 다층 코팅 기술에 관한 것입니다. 선행발명 1은 잉크조성물 층, 중간층, 겔코트 층 등의 구성을 포함하고 있습니다.
(3) 거절결정불복심판까지의 심사·심판 경과
이 사건의 심사·심판 경과를 시간 순서대로 정리하면 다음과 같습니다.
(1) 심사관은 2022. 6. 28. 거절이유를 통지하면서, 선행발명 1을 주된 선행발명으로 인용하였습니다. 이때 심사관은 이 사건 제1항 발명의 ‘시각 효과 층’을 선행발명 1의 ‘중간층’에 대응시키고, 이 사건 제1항 발명의 ‘색상 층’을 선행발명 1의 ‘잉크조성물 층’에 대응시키는 구성요소 대비를 제시하였습니다.
(2) 출원인은 2022. 11. 22. 의견서를 제출하면서, 선행발명 1의 ‘중간층’은 ‘투명층’에 해당하여 ‘시각 효과 층’과 다르다는 점, 선행발명 1에는 시각 효과 안료를 포함하는 층이 없다는 점 등을 주장하였습니다.
(3) 심사관은 2023. 3. 31. 재차 의견제출통지를 하였으나, 여전히 선행발명 1의 ‘중간층’을 출원발명의 ‘시각 효과 층’에 대응시키는 구성요소 대비를 유지하였습니다.
(4) 2023. 7. 3. 보정서가 제출되어 이 사건 제1항의 청구범위가 12개에서 9개로 축소되었고, 2023. 8. 14. 거절결정이 내려졌습니다. 거절결정의 이유 역시 심사 단계의 구성요소 대비(시각 효과 층 ↔ 중간층)를 그대로 유지하고 있었습니다.
(5) 출원인은 2024. 1. 15. 거절결정불복심판을 청구하면서, 선행발명 1의 중간층은 시각 효과 안료가 아닌 “일반적”, “표준적”, “전형적” 안료만을 포함하고, 선행발명 1에는 시각 효과 층이 존재하지 않으므로 진보성이 부정되지 않는다고 주장하였습니다.
(6) 그런데 특허심판원의 심결(2024. 12. 30.)에서는 종래 심사 단계의 구성요소 대비와 전혀 다른 대응관계가 제시되었습니다. 심결은 이 사건 제1항 발명의 ‘시각 효과 층’을 선행발명 1의 ‘잉크조성물 층’에 대응시키고, 이 사건 제1항 발명의 ‘색상 층’을 선행발명 1의 ‘중간층’에 대응시켰습니다. 이는 심사 단계에서 제시된 대비 방식과 정확히 역전된 구성요소 대응관계입니다.
이를 표로 정리하면 다음과 같습니다.
| 구분 | 이 사건 제1항 발명 | 심사 단계 (거절결정) | 심판 단계 (심결) |
|---|---|---|---|
| 시각 효과 층 | 시각 효과 안료 포함 | 선행발명 1의 중간층 | 선행발명 1의 잉크조성물 층 |
| 색상 층 | – | 선행발명 1의 잉크조성물 층 | 선행발명 1의 중간층 |
이 표에서 명확히 드러나듯이, 심사 단계에서는 ‘시각 효과 층 = 중간층, 색상 층 = 잉크조성물 층’이었던 대응관계가 심결에서는 ‘시각 효과 층 = 잉크조성물 층, 색상 층 = 중간층’으로 정확히 뒤바뀌었습니다. 즉, 같은 선행발명 1의 두 구성요소(잉크조성물 층과 중간층)가 출원발명의 어떤 구성요소에 각각 대응되는지가 심사 단계와 심판 단계에서 완전히 역전된 것입니다. 출원인은 이러한 새로운 구성요소 대비에 대하여 의견서를 제출하거나 보정할 기회를 부여받지 못하였습니다.
4. 특허법원의 판단
쟁점 1: 구성요소 대응관계의 변경이 새로운 거절이유에 해당하는지
특허법원은 먼저, 진보성 판단에서 구성요소의 대비가 갖는 의미를 확인하였습니다. 판결문에 따르면, “출원발명의 진보성을 판단함에 있어, 출원발명과 선행발명의 구성요소를 대비하고, 이들의 동일성 여부를 판단하며, 차이점이 있는 경우 통상의 기술자가 그 차이를 쉽게 극복할 수 있는지 여부를 판단하는 것은 진보성 판단의 중심이 되는 중요한 부분에 해당한다”고 하였습니다.
그 위에서 법원은, 구성요소 대비의 변경이 곧바로 새로운 거절이유에 해당한다고 단정할 것은 아니지만, “그러한 구성요소 대비의 차이로 인해 선행발명과 출원발명과의 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라져서 이에 대한 출원인의 대응 논리와 보정 방향에 중요한 차이가 발생하게 되는 경우라면, 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여된 것으로 볼 수 없으므로 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다”고 판시하였습니다.
이를 이 사건에 적용하면서 법원은 다음과 같이 설시하였습니다.
이 사건 심사 단계에서 이 사건 심결과 같이 이 사건 제1항 발명의 ‘시각 효과 층’이 선행발명 1의 ‘잉크조성물 층’에 대응됨을 전제로 하는 진보성 부정의 거절이유가 제시되었다면, 원고는 선행발명 1의 ‘잉크조성물 층’이 시각 효과 안료를 포함하지 않고 단순 안료만이 포함되어 있다는 점을 강조하는 방향으로 대응을 하거나, 선행발명 1의 잉크조성물 층과의 차이를 부각하기 위해 시각 효과 안료의 입자 크기를 한정하는 등으로 그 보정 방향을 달리 시도하였을 수도 있다.
즉, 대응시키는 구성요소가 ‘중간층’에서 ‘잉크조성물 층’으로 바뀌면, 출원인이 공격해야 하는 대상이 달라지고, 이에 따라 의견 제출의 방향이나 청구범위 보정의 전략이 근본적으로 변경될 수밖에 없다는 것입니다. 선행발명 1의 중간층(투명 수지 층)과 잉크조성물 층(안료 포함 층)은 그 기술적 성격이 전혀 다르므로, 어느 쪽에 대응시키느냐에 따라 진보성 판단의 방향 전체가 달라집니다.
법원은 특히 구체적인 대응 가능성을 적시하였습니다. 만약 심사 단계에서 ‘시각 효과 층 = 잉크조성물 층’이라는 대비가 제시되었다면, 출원인은 (1) 잉크조성물 층이 시각 효과 안료를 포함하지 않고 단순 안료만 포함한다는 점을 강조하거나, (2) 시각 효과 안료의 입자 크기(35~150 마이크로미터)를 한정하는 방향으로 보정하는 등, 종래 심사 과정에서 시도하지 않았던 전혀 다른 대응 전략을 취할 수 있었을 것입니다.
나아가 법원은, 출원발명의 시각 효과 층이 포함하는 시각 효과 안료의 기술적 특성(sparkle, 반짝임, 색 이동, glint, glitter 등의 효과를 내는 특수 안료로서 입자 크기 35~150 마이크로미터, BET 표면적 260~350 m²/g 또는 280~330 m²/g)과 선행발명 1의 잉크조성물 층에 포함된 일반 안료의 차이를 상세히 검토하면서, 이 사건에서 구성요소 대응관계의 변경이 실질적으로 중요한 차이를 발생시켰음을 확인하였습니다.
결론적으로 법원은, “이 사건 심결이 의견 제출 기회를 주지 않고 거절결정 이유와 주된 취지가 부합하지 아니한 이유로 원고의 청구를 기각한 것은 강행규정에 위배된 것이다”라고 판단하였습니다.
쟁점 2: 절차적 하자는 실체적 타당성으로 치유되는가
피고(특허청장)는 설령 절차적 하자가 있더라도, 거절결정의 이유(시각 효과 층 ↔ 중간층 대비)에 의한 진보성 부정 논리가 실체적으로 타당하므로 심결이 결과적으로 정당하다고 주장하였습니다. 즉, 절차적 하자가 있더라도 결론이 맞다면 심결을 유지해야 한다는 논리입니다.
그러나 특허법원은 이를 명확히 배척하였습니다.
심판 절차에서 의견제출의 기회를 부여하지 않은 채 거절결정에서 제시된 거절이유와 주된 취지가 부합하지 않는 새로운 거절이유를 근거로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결을 한 경우에는, 설령 심결취소소송 단계에서 특허청장이 심결에서 판단되지 않은 거절결정의 이유를 근거로 이 사건 심결의 실체적 결론의 타당성을 주장·입증한다고 하더라도, 그러한 실체적 결론의 타당성만으로 의견제출 통지와 관련한 강행규정 위반의 절차적 하자가 치유되는 것이 아니다.
법원은 나아가, “의견제출 통지와 관련한 강행규정 위반의 절차적 하자가 있는 이 사건 심결은, 이 사건 거절결정 이유에서 제시한 진보성 부정 논리의 실체적 타당성 여부와 무관하게 절차의 위법으로 인한 심결의 취소를 면할 수 없다”고 판시하였습니다.
이는 절차적 정의와 실체적 정의의 관계에 대한 중요한 원칙을 재확인한 것입니다. 의견제출기회 부여의 강행규정 위반은, 설령 나중에 실체적 결론이 옳다고 밝혀지더라도 치유되지 않는 독립적인 위법사유라는 점을 명백히 한 것입니다. 이는 대법원이 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결 및 2004. 7. 22. 선고 2004후356 판결 등에서 확인한, 심결취소소송에서 심결에서 판단되지 않은 새로운 거절이유에 해당하는 사유는 심결을 정당화하는 근거로 주장할 수 없다는 법리의 연장선에 있습니다. 심결의 당부는 심판절차에서 실제로 이루어진 판단의 적법성에 의하여 결정되어야 하며, 심결 이후 단계에서 별도의 실체적 사유를 추가하여 심결을 사후적으로 정당화하는 것은 허용되지 않는다는 것입니다.
5. 실무적 의의 및 시사점
(1) 구성요소 대응관계의 실질적 동일성이 ‘주된 취지 부합’의 핵심 기준
이처럼 이 판결은, 동일한 선행발명을 인용하더라도 구성요소 대응관계를 달리 설정하면 새로운 거절이유가 될 수 있음을 명확히 한 점에서 가장 중요한 실무적 의의가 있습니다. 실무에서는 심사관이 거절이유통지에서 인용한 선행발명과 심판관이 심결에서 인용한 선행발명이 같으면 ‘같은 거절이유’라고 간주하는 경향이 있었습니다. 그러나 이 판결은 선행발명의 동일성이 아니라 구성요소 대응관계의 실질적 동일성이 ‘주된 취지의 부합’ 여부를 판단하는 핵심 기준임을 확인하였습니다.
특히 법원은 대응관계 변경의 실질적 영향을 판단하는 데 있어 출원인의 구체적인 대응 가능성을 기준으로 삼았습니다. 단순히 대응관계가 형식적으로 변경되었는지가 아니라, 그 변경으로 인하여 출원인이 취할 수 있는 의견 제출이나 보정의 방향이 실질적으로 달라지는지를 살펴본 것입니다. 이 사건에서 선행발명 1의 잉크조성물 층(단순 안료 포함)과 중간층(투명 수지 층)은 기술적 성격이 전혀 다르므로, 출원발명의 시각 효과 층이 어느 쪽에 대응되느냐에 따라 출원인의 대응 전략이 근본적으로 달라질 수밖에 없었습니다. 이러한 판단 방식은 향후 유사한 사안에서 구체적인 기준을 제공합니다.
(2) 심판관·출원인 각각의 실무적 유의사항
심판관 측면: 이 판결에 따르면, 심판관이 거절결정불복심판을 심리하면서 심사 단계에서 제시된 구성요소 대비와 다른 대비 방식을 채택하고자 하는 경우, 반드시 이를 새로운 거절이유로 통지하고 출원인에게 의견제출의 기회를 부여하여야 합니다. 이를 이행하지 않은 채 변경된 대비 방식으로 심결을 하면, 해당 심결은 강행규정 위반으로 취소될 수밖에 없습니다.
출원인 및 대리인 측면: 거절결정불복심판의 심결을 수령한 후, 심결에서 채용된 구성요소 대응관계가 심사 단계의 거절이유통지 및 거절결정에서 제시된 것과 동일한지를 면밀히 비교·검토하여야 합니다. 대응관계에 변경이 있는 경우, 이는 의견제출기회를 부여받지 못한 새로운 거절이유에 해당할 가능성이 높으며, 심결취소소송에서 절차적 위법을 주장할 수 있는 강력한 근거가 됩니다.
(3) 절차적 위법 주장의 전략적 가치
이 판결은 절차적 위법 주장의 독자적 전략적 가치를 확인해 줍니다. 실체적 쟁점(진보성의 부정 여부)에 대한 판단이 불확실한 사건에서도, 절차적 하자가 존재하면 이를 독립적인 심결취소 사유로 주장하는 것이 유효한 전략이 됩니다. 법원이 명시적으로 “실체적 타당성 여부와 무관하게 절차의 위법으로 인한 심결의 취소를 면할 수 없다”고 판시하였으므로, 절차적 위법이 인정되면 실체적 판단에 관계없이 심결이 취소되기 때문입니다.
따라서 향후 거절결정불복심판 절차에서는 (1) 심판관은 심사 단계의 구성요소 대비를 변경하고자 하는 경우 반드시 새로운 거절이유를 통지하는 것이 필요하고, (2) 출원인과 대리인은 심결에서의 구성요소 대비가 심사 단계와 달라졌는지를 면밀히 검토하여 절차적 하자를 적극적으로 주장하는 것이 중요하겠습니다. 아울러 (3) 심결취소소송에서 특허청장이 심결과 다른 구성요소 대비에 기한 실체적 타당성을 주장하더라도, 이는 강행규정 위반의 절차적 하자를 치유하지 못한다는 점을 기억할 필요가 있습니다.
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