목차
- 저명상표 보호에서 ‘혼동’과 ‘식별력 손상’의 구별
- 사건의 사실관계
- 특허심판원의 판단 — 혼동 없음, 부정한 목적 불인정
- 특허법원의 판단 — 식별력 손상 법리의 적용
- 대법원의 판단 — 식별력 손상의 4가지 판단 기준
대법원 2023. 11. 16. 선고 2020후11943 판결은, 완구류에 사용되는 저명상표 LEGO의 권리자가 의약품류를 지정상품으로 등록된 LEGOCHEMPHARMA 상표의 무효를 구한 사안에서, 상품류가 전혀 다르더라도 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있으면 등록이 무효라고 판단하였습니다. 이 판결은 특허심판원이 ‘출처 혼동 없음’을 이유로 기각한 무효청구를, 특허법원과 대법원이 ‘식별력 손상(희석화)’ 법리를 적용하여 뒤집은 사안이라는 점에서, 저명상표 보호의 범위와 한계를 이해하는 데 중요한 실무적 기준을 제시합니다.
저명상표 보호에서 ‘혼동’과 ‘식별력 손상’의 구별
상표법 제34조 제1항 제11호는 저명상표의 보호에 관한 조항으로, 그 구조는 전단과 후단으로 나뉩니다.
“국내 또는 외국의 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표”
전단은 수요자가 상품의 출처를 혼동하는 경우를 규율합니다. 이 경우에는 양 상표의 지정상품 사이에 경업관계나 경제적 견련성이 있어야 혼동이 발생할 수 있으므로, 상품류가 전혀 다르면 혼동이 인정되기 어렵습니다.
반면 후단은 출처 혼동이 없더라도, 저명상표의 식별력 자체가 손상될 염려가 있는 경우를 규율합니다. 여기서 ‘식별력 손상’이란, 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결이 정립한 바와 같이, “타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려”를 의미합니다. 이를 상표법에서는 흔히 희석화라고 부릅니다. 대법원은 이 조항의 취지가 “저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것”이라고 밝히고 있으며, 이러한 입법 취지로 인해 상품류의 동일·유사를 전제로 하지 않는 넓은 보호가 가능합니다.
구체적으로는 다음과 같습니다. 소비자가 ‘LEGO’라는 단어를 보면 곧바로 덴마크의 완구회사를 떠올립니다. 이것이 LEGO 상표의 ‘단일한 출처 표시 기능’입니다. 그런데 LEGO가 포함된 다른 상표들이 의약품, 식품, 의류 등 다양한 분야에서 사용된다면, 소비자는 더 이상 ‘LEGO’를 보고 하나의 출처만을 연상하지 못하게 됩니다. 이처럼 저명상표가 가지는 고유한 출처 표시 기능이 희석되는 것이 바로 ‘식별력 손상’입니다.
이 구별이 본 사건에서 결정적인 의미를 가졌습니다. 특허심판원에서는 혼동(전단)의 관점에서 판단이 이루어졌으나, 특허법원과 대법원에서는 식별력 손상(후단)의 관점이 새롭게 적용되어 결론이 뒤집어졌기 때문입니다.
사건의 사실관계
이 사건의 당사자와 상표 구성은 다음과 같습니다.
| 구분 | 선사용상표 (원고: LEGO) | 등록상표 (피고: 레고켐바이오사이언스) |
|---|---|---|
| 상표 | LEGO (도형), 레고 | LEGOCHEMPHARMA |
| 등록일 | 1980년, 1984년 | 2018. 11. 26. (출원일 2015. 11. 24.) |
| 지정상품 | 제28류 완구류 | 제5류 약제용 시럽, 약제용 정제, 약학적 제제, 항암제 등 의약품류 |
| 등록번호 | 제66677호, 제103696호 | 제1420471호 |
선사용상표 1 (상표등록 제66677호)
선사용상표 2 (상표등록 제103696호)
이 사건 등록상표 (상표등록 제1420471호)
원고 레고 쥬리스 에이/에스는 1934년부터 LEGO 상표를 사용하여 온 덴마크 완구기업으로, 국내에서는 1985년부터 30년 이상 ‘레고’ 브랜드로 영업을 이어왔습니다. 대법원 98후1877 판결에서도 LEGO의 저명성은 이미 인정된 바 있으며, 2014년 기준 국내 매출만 1,558억 원에 달하는 등 높은 인지도를 가지고 있습니다.
피고 주식회사 레고켐 바이오사이언스(현 리가켐 바이오사이언스)는 2006년에 설립된 신약 연구개발 전문기업으로, 코스닥에 상장된 회사입니다. 피고는 자사의 신약 개발 기법인 ‘Lego chemistry(레고 케미스트리)’ 합성방법에서 사명을 따왔다고 주장하였습니다.
특허심판원의 판단 — 혼동 없음, 부정한 목적 불인정
특허심판원(2018당4003, 2020. 2. 17. 심결)은 레고 측의 무효청구를 기각하였습니다.
이 심판에서 청구인(레고)이 주장한 무효 사유는 두 가지였습니다. ① 구 상표법 제7조 제1항 제10호(출처 혼동)와 ② 구 상표법 제7조 제1항 제12호(부정한 목적)입니다. 즉, 청구인은 심판원 단계에서 제11호 후단의 ‘식별력 손상’을 별도의 청구원인으로 삼지 않았으며, 심판원은 청구인이 주장한 두 가지 사유를 모두 검토하여 기각하였습니다.
① 구 상표법 제7조 제1항 제10호(혼동) — 해당 없음
심판원은 선사용상표 LEGO의 저명성 자체는 인정하면서도, 이 사건 등록상표의 지정상품(약제류)과 선사용상표의 사용상품(완구류) 사이에는 경제적 견련성이 없다고 판단하였습니다. 상품의 성질, 영업의 형태, 거래사정에 비추어 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려우므로, 수요자의 출처 혼동 우려가 없다는 것이었습니다.
② 구 상표법 제7조 제1항 제12호(부정한 목적) — 해당 없음
심판원은 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’ 또는 ‘레고켐’으로 약칭되어 선사용상표를 모방한 것이라 보기 어렵고, 피고가 2006년에 설립된 신약연구개발 전문기업인 점 등을 고려하면 부정한 목적이 인정되기 어렵다고 하였습니다.
한편 피고는 심판원 단계에서 “의약품은 식약처 허가를 받은 제조업자만이 제조할 수 있어 선사용상표들의 명성을 손상시킬 염려도 없다”고 항변하였는데, 이 항변은 식별력 손상과 명성 손상을 구분하지 못한 것이었습니다. 뒤에서 보는 바와 같이, 식별력 손상은 상품의 품질이나 제조환경과 무관하게 ‘단일 출처 표시 기능의 약화’ 자체를 문제 삼는 것이므로, 의약품 제조의 전문성 여부는 식별력 손상 판단과 직접적인 관련이 없습니다.
결과적으로, 심판원 단계에서는 식별력 손상(제11호 후단) 법리가 청구원인으로 주장되지 않았고, 이에 대한 별도의 검토도 이루어지지 않았습니다. 이후 특허법원 단계에 이르러서야 이 법리가 새롭게 적용되어 결론이 달라지게 됩니다.
특허법원의 판단 — 식별력 손상 법리의 적용
특허법원(2020허2789, 2020. 11. 26. 선고)은 심판원의 심결을 취소하였습니다. 특허법원은 심판원 단계에서 다루어지지 않았던 상표법 제34조 제1항 제11호 후단, 즉 식별력 손상 규정을 새롭게 적용하여 결론을 뒤집었습니다.
특허법원의 판단에서 중요한 전환점은, 출처 혼동과 식별력 손상을 명확히 구분하고, 상품류가 달라서 혼동이 없더라도 식별력 손상이 인정될 수 있다는 점을 확인한 것입니다. 이는 심판원이 ‘완구류와 약제류는 경제적 견련성이 없으므로 출처 혼동 우려 없음’이라는 논리로 무효청구를 기각한 것과 정면으로 배치되는 판단이었습니다.
대법원의 판단 — 식별력 손상의 4가지 판단 기준
대법원(2020후11943, 2023. 11. 16. 선고)은 피고의 상고를 기각하였습니다. 대법원은 특허법원의 이유 설시에 충분하지 않은 부분이 있음을 지적하면서도, 식별력 손상 여부의 판단 기준을 다음과 같이 명시적으로 제시하고 이를 독자적으로 적용하여 식별력 손상을 인정하였습니다.
“등록상표가 상표법 제34조 제1항 제11호 후단에서 규정하는 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부는, ① 등록상표와 저명상표의 동일·유사 정도, ② 저명상표의 인지도와 식별력의 정도, ③ 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부, ④ 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단하여야 한다.”
이 판결이 중요한 이유는, 대법원이 단순히 특허법원의 결론을 확인하는 데 그치지 않고, 위 4가지 판단 기준을 대법원 차원에서 독자적으로 정립하여 제시하였다는 점에 있습니다. 대법원은 “원심의 이유 설시에 충분하지 않은 부분이 있으나”라고 밝히면서도, 결론에 잘못이 없다고 판단하였는바, 이는 특허법원의 분석이 불충분했던 부분을 대법원이 보완하여 향후 실무에서 활용할 구체적인 판단 틀을 제공한 것으로 볼 수 있습니다.
대법원은 이 4가지 기준을 구체적 사실관계에 적용하여 다음과 같이 판단하였습니다.
① 양 상표의 동일·유사 정도 — 요부 LEGO의 추출
대법원은 이 사건 등록상표 LEGOCHEMPHARMA에서 요부가 ‘LEGO’ 부분이라고 판단하였습니다. 그 논거는 다음과 같습니다.
- ‘LEGO’ 부분은 선사용상표들로 인해 강한 식별력을 보유
- ‘CHEM’ 부분은 Chemistry, Chemical의 약칭으로서 기술적 표현
- ‘PHARMA’ 부분은 Pharmacy, Pharmaceutical의 약칭으로서 기술적 표현
- 따라서 CHEM과 PHARMA는 지정상품인 의약품류의 원재료, 효능, 용도 등을 기술하는 것으로서 식별력이 없거나 미미함
이에 따라 등록상표의 요부 ‘LEGO’는 선사용상표 1의 요부와 외관 및 호칭이 서로 같고, 선사용상표 2(‘레고’)와 호칭이 서로 같으므로, 양 상표는 유사하다고 판단하였습니다.
피고는 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’으로 인식·사용될 것이라고 주장하였으나, 대법원은 “이 사건에서 제출된 자료만으로는 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표가 ‘LEGOCHEM’으로 인식·사용될 것이라고 단정하기 어렵다”고 하여 이를 배척하였습니다.
② 저명상표의 인지도와 식별력 — 높은 인지도 인정
선사용상표들(LEGO, 레고)은 1934년부터 전 세계적으로 사용되어 온 상표로서, 국내에서도 1985년부터 30년 이상 사용되었고, 대법원 98후1877 판결에서 이미 저명성이 인정된 바 있습니다. 대법원은 선사용상표들이 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있다고 확인하였습니다.
③ 연상 작용의 의도 — ‘Lego chemistry’ 항변의 배척
피고는 ‘Lego chemistry’가 의약합성기법을 의미하는 화학분야의 일반적인 학술용어이며, 이를 축약하여 사명과 상표를 만든 것이므로 선사용상표와의 연상 작용을 의도한 것이 아니라고 항변하였습니다.
그러나 대법원은 이 항변을 배척하였습니다. 그 논거는 두 가지였습니다.
- ‘Lego chemistry’가 의약합성기법이라는 의미로 화학분야에서 널리 사용되는 일반적인 학술용어라고 단정할 수 없음
- 피고가 자신이 수행하는 신약 연구·개발의 특징을 나타내기 위해 반드시 ‘Lego chemistry’라는 용어의 약칭을 사용해야 할 필요성이 있었다고 보기 어려움
즉, 피고가 굳이 저명상표인 LEGO를 포함하는 명칭을 선택할 필연적 이유가 없었다는 것입니다. 이에 따라 대법원은 피고가 선사용상표들과의 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다고 판단하였습니다.
④ 실제 연상 작용의 발생 — 가능성 높음
대법원은 ‘LEGO’ 부분이 수요자들에게 이 사건 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 하므로, 등록상표와 선사용상표들 사이에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다고 판단하였습니다.
최종 결론
대법원은 이러한 사정을 모두 종합하여, 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력, 즉 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다고 보는 것이 타당하다고 판시하였습니다.
심판원에서 대법원까지 — 판단이 갈린 이유
이 사건의 진행 경과를 정리하면 다음과 같습니다.
| 단계 | 사건번호 | 판단일 | 결과 | 적용 법리 |
|---|---|---|---|---|
| 특허심판원 | 2018당4003 | 2020. 2. 17. | 무효청구 기각 | 출처 혼동 없음 (상품류 상이) |
| 특허법원 | 2020허2789 | 2020. 11. 26. | 심결 취소 | 식별력 손상 인정 (제34조 제1항 제11호 후단) |
| 대법원 | 2020후11943 | 2023. 11. 16. | 상고 기각 | 원심 이유 설시 부족 지적 + 4가지 판단 기준 독자 정립 |
심판원과 법원의 판단이 갈린 근본적 이유는 적용한 법리의 차이에 있었습니다. 청구인(레고)은 심판원 단계에서 혼동(제10호)과 부정한 목적(제12호)만을 무효 사유로 주장하였고, 심판원은 이 두 가지를 모두 검토하여 기각하였습니다. 이는 전통적인 상표법 해석으로서 그 자체로 논리적 오류는 아닙니다.
그러나 특허법원에서는 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력 손상 법리가 새롭게 적용되었습니다. 혼동이 없더라도 식별력 자체가 손상될 수 있는지를 별도로 검토한 것입니다. 상표법 제34조 제1항 제11호가 전단(혼동)과 후단(식별력 손상)을 ‘또는’으로 연결하고 있는 이상, 혼동이 부정되더라도 식별력 손상이 독립적으로 인정될 수 있다는 것이 법원의 입장이었습니다.
대법원은 여기서 한 걸음 더 나아가, 특허법원의 이유 설시 부족을 지적하면서도 식별력 손상 판단을 위한 4가지 기준을 독자적으로 정립하여 제시함으로써, 이 판결에 단순한 원심 확인을 넘어서는 선례적 가치를 부여하였습니다.
실무적 의의 및 시사점
이처럼 본 판결은 저명상표 보호에서 ‘출처 혼동’과 ‘식별력 손상’이 별개의 독립된 무효 사유라는 점을 재확인한 것으로서, 다음과 같은 실무적 시사점을 가집니다.
① 상품류가 달라도 저명상표 침해 위험이 존재합니다.
상표 출원 실무에서는 지정상품이 다르면 저명상표와의 분쟁 위험이 낮다고 인식하는 경우가 있습니다. 그러나 본 판결은 완구류(제28류)와 의약품류(제5류)라는 전혀 다른 상품류 사이에서도 식별력 손상을 이유로 등록 무효가 가능하다는 점을 분명히 하였습니다. 저명상표의 보호 범위는 동일·유사 상품류에 한정되지 않습니다.
② 결합상표에서 저명상표 부분이 요부로 추출됩니다.
LEGOCHEMPHARMA처럼 저명상표(LEGO)에 기술적 표현(CHEM, PHARMA)을 결합한 형태의 상표는, 기술적 부분의 식별력이 부정되어 저명상표 부분만이 요부로 추출될 위험이 높습니다. 특히 지정상품과 관련된 기술적 용어를 결합한 경우에는 그 위험이 더욱 커집니다.
③ 학술용어 항변은 엄격하게 심사됩니다.
피고가 주장한 ‘Lego chemistry’라는 학술용어 항변은, (1) 해당 용어가 일반적인 학술용어로 확립되었는지, (2) 반드시 그 용어를 사용해야 할 필요성이 있었는지를 모두 충족해야 인정됩니다. 특히 저명상표의 식별력이 강할수록, 그 표장을 포함하는 명칭을 선택한 것이 불가피했다는 입증 부담은 더욱 가중됩니다.
④ 심판원 기각이 최종 결론이 아닙니다.
본 사건은 심판원에서 기각되었으나, 특허법원에서 심결이 취소되고 대법원에서 확정된 사안입니다. 특히 심판원 단계에서 주장되지 않았던 법리가 법원 단계에서 새롭게 적용되어 결론이 달라진 경우이므로, 저명상표 보유자의 입장에서는 심판원의 기각 결정에 좌절하지 않고, 법원 단계에서 다른 법리(특히 식별력 손상)를 적극적으로 주장할 필요가 있습니다. 반대로 상표 등록을 받은 측에서도, 심판원에서의 승리가 최종적인 권리 확정을 의미하지 않는다는 점을 유의하여야 합니다.
⑤ 사명 변경이라는 현실적 결과
본 판결의 실제적 파급력을 보여주는 사례로, 피고 레고켐 바이오사이언스는 이 사건의 패소 이후 2024년 3월 주주총회에서 사명을 ‘리가켐 바이오사이언스‘로 변경하였습니다(금융감독원 전자공시시스템 공시 기준). 코스닥 상장기업이 상표분쟁 패소를 이유로 사명까지 변경한 것은, 저명상표와의 분쟁이 단순한 상표권 문제를 넘어 기업의 브랜드 정체성 전체에 영향을 미칠 수 있음을 보여주는 사례입니다.
이 사건은 앞서 분석한 ‘틱톡젤리’ 상표등록 거절 사건(특허법원 2025허10379)과 함께, 저명상표의 식별력 보호가 상품류의 경계를 넘어 폭넓게 적용되는 추세를 확인할 수 있는 판결입니다. 틱톡젤리 사건이 디지털 플랫폼 상표의 식별력 희석을 다루었다면, 본 사건은 전통적 제조업 브랜드의 식별력 손상이라는 측면에서 같은 법리의 적용 양상을 보여줍니다.
따라서 향후 상표 출원을 준비하는 기업 담당자나 변리사는, 지정상품이 저명상표의 사용 상품과 다르다는 이유만으로 안심하지 말고, 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 식별력 손상 규정까지 고려하여 출원 전 저명상표 조사를 철저히 수행하는 것이 필요합니다.
이 글이 다루지 않는 한계
본 글은 대법원 2020후11943 판결에서 다루어진 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 ‘식별력 손상’ 법리에 집중하였습니다. 같은 조항 전단의 ‘출처 혼동’ 법리의 상세한 요건이나, 구 상표법 제7조 제1항 제12호(부정한 목적)의 판단 기준에 관하여는 별도의 분석이 필요합니다. 또한 저명상표의 ‘명성 손상'(이른바 오염에 의한 희석화)은 본 사건에서 쟁점이 되지 않았으므로 다루지 않았습니다. 미국 연방상표희석화방지법 등 외국 법제와의 비교 검토도 이 글의 범위 밖입니다.
작성자: 여인재 변리사 | 프로필 보기 전문분야: 상표·디자인 분쟁, 특허 심판·소송 최종 업데이트: 2026-03-24