디자인침해소송을 진행하는 경우에 많은 상황에서 디자인등록무효심판을 청구하고 있습니다. 이는 디자인이 무효가 되면, 침해의 문제가 애초부터 없어지기 때문입니다. 특히, 대법원까지 다툼이 있었던 디자인무효에 관한 사례를 살펴보면서 상표권 침해를 피하는 방법과 창작성의 기준에 대해 자세히 알아보겠습니다.

디자인무효 사유: 신규성과 창작성

디자인등록의 무효를 주장할 때 크게 신규성과 창작성(특허에서는 진보성)을 논의합니다.

첫째, 디자인등록된 디자인이 출원되기 이전에 이미 과거에 존재하던 것이며, 등록이 잘못되었기 때문에 무효가 되어야 한다는 것입니다.

둘째, 디자인등록된 디자인이 과거에 존재하던 디자인들과 크게 다르지 않아 창작성이 인정되지 않으므로 등록이 무효로 판단됩니다. 디자인무효를 주장할 때, 창작성이 인정되지 않은 경우가 많습니다.

창작성의 기준

대법원은 디자인의 결합 뿐만 아니라 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 창작성이 없다는 기준을 세웠습니다. 그러나 이 기준은 모호하기 때문에 다양한 판례와 사례를 중심으로 대응해야 합니다. 즉, 디자인의 창작성에 대한 기준은 상황에 따라 다양하며, 이를 위해 관련 판례와 사례를 잘 숙지하는 것이 중요합니다.

창작성이 인정되지 않은 사건 (대법원 판례)

등록된 디자인

해당 사례에서 등록된 디자인은 전력계함이었습니다. 이 디자인은 정면 윗 부분에 두 개의 정사각형 투시창이 형성되어 있으며, 심야 전기 타이머를 볼 수 있도록 구성되어 있습니다.

그 전에 존재하였던 디자인

디자인무효를 주장하기 위해 증거자료로 제출된 관련 물품 중에서 메인 증거자료는 위와 같습니다. 등록된 디자인과 그 전에 존재하였던 전력계함의 경우, 투시창의 배치, 상하 개폐문의 형상, 배면부의 형상이 거의 동일하거나 유사하다는 점과 투시창의 차양부와 전면의 사각테두리 형상 등에서 세부적인 차이가 있지만 그 차이가 아주 미비하다는 점을 무효심판청구인이 주장하였습니다.

특허심판원, 특허법원 및 대법원의 판단

1심에 해당하는 특허심판원은 등록된 디자인과 선행디자인이 매우 유사하다고 판단하여 등록무효를 판단하였고, 2심에 해당하는 특허법원에서도 이 판단을 유지했습니다. 3심의 대법원 또한, 전체적으로 디자인이 유사하다고 판단했습니다.

디자인보호법 제5조 제2항은 해당 디자인이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 사람이 해당 디자인의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 경우, 디자인등록을 받을 수 없음을 규정하고 있습니다. 이에 따라, 디자인 각각에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 포함될 수 있으며, 규정의 목적은 다른 디자인의 형상, 모양, 색채 또는 이들의 결합을 거의 그대로 모방하거나 변형하더라도 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적이거나 기능적인 변형에 불과하거나, 흔히 알려진 창작 방법이나 표현 방법에 의해 변경, 조합 또는 변형된 디자인 등과 같이 창작 수준이 낮은 디자인은 디자인등록을 받을 수 없다는 것입니다.

이와 관련하여 살펴볼 사례는 ‘전력계 박스’를 대상으로 한 등록디자인에 대한 무효 판단입니다. 해당 판례에서는 해당 디자인이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 사람이 비교대상 디자인의 빗물 또는 햇빛 가리개를 투시창별로 분리하고 기타 장식의 모양을 바꾸는 등의 방법을 통하여 용이하게 변경하여 창작할 수 있는 디자인에 해당한다는 이유로 등록된 디자인이 무효로 판단되었습니다.

전력계 박스 디자인무효 판례

해당 판례에 따르면, 등록된 디자인은 ‘전력계 박스’로써 정면 윗 부분에 두 개의 정사각형 투시창이 형성되어 있으며, 심야 전기 타이머를 볼 수 있도록 구성되어 있었습니다. 이에 대해 등록무효를 주장하는 측은 비교대상 디자인의 빗물 또는 햇빛 가리개를 투시창별로 분리하고 기타 장식의 모양을 바꾸는 등의 방법을 통해 해당 디자인이 용이하게 변경, 조합되거나 창작될 수 있다고 주장하였습니다.

이에 대한 원심의 판단은 해당 디자인이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 사람이 위와 같은 방법을 통해 디자인을 변경, 창작할 수 있으므로 디자인등록이 무효로 판단되었습니다. 이러한 판단은 전력계 박스 디자인의 핵심적인 요소가 다른 미감적 가치가 인정되지 않는 상업적, 기능적인 변형에 불과하다고 인정한 것입니다.

결론

위 사례를 통해 알 수 있는 것은, 해당 전력계함의 핵심 디자인은 사각형의 창이 마치 눈처럼 배치되어 그 내부를 볼 수 있도록 하는 것입니다. 이러한 핵심 디자인이 유사한 물건을 찾는 경우 무효시키는데 유리한 증거자료로 사용될 수 있습니다. 물론, 100% 동일한 물건을 찾아내는 것은 극히 드물기 때문에 디자인의 핵심 부분과 차이가 나는 부분에 대해 전략적으로 다투어야 할 것입니다. 이러한 점을 고려하여 변리사와 변호사가 함께 고객들의 상표권을 침해로부터 보호하기 위한 전략을 마련해 드리는 특허사무소 소담을 찾아주시기 바랍니다.

디자인침해소송에 대응하는 방어전략으로, 디자인무효심판은 전략적으로 이용되고 있습니다. 저희 특하사무소 소담은, 많은 사건의 경험을 바탕으로 중소기업과, 스타트업 기업의 권리를 최우선으로 보호하고 있습니다.

첨부파일: daebeopwon_2008hu2800