디자인등록은 하지 않은채 제품을 출시/판매하였고,
그 디자인을 유사하게 모방한 제품에 대해서 침해를 주장한 사건입니다.

사건 내용

반지, 목걸이, 팔찌 등의 악세사리는 디자인등록을 하는 경우가 많습니다.
그러나, 이유는 불명하나, 디자인등록을 하지 않은채 제품을 판매하여 오다가 많은 판매가 이루어졌고, 모방품들이 많이 생산되어 부정경쟁방지법으로 침해를 주장한 사건입니다.

디자인등록이 안된 경우, 상표 침해 여부

해당 사례에서 귀금속제 액세서리 등을 지정상품으로 하는 등록상표 ” “의 상표권자인 갑 외국회사가 을 주식회사와 위 등록상표에 관한 전용사용권 설정계약을 체결하였습니다. 이 계약에서 사용기간은 1년으로 정해져 있으며, 갑 회사가 을 회사에 1개월 전까지 갱신하지 않으면 자동으로 1년마다 갱신되는 약정이 되어 있습니다. 그러나 을 회사가 전용사용권을 설정등록하지 않은 상태에서 병 등을 상대로 등록상표에 대한 전용사용권 침해에 대하여 금지 및 폐기를 구한 사안입니다.

상표 침해 판결의 요지

해당 전용사용권 설정계약은 갑 회사가 갱신거절 서면통지를 하지 않으면 1년마다 자동 갱신되는 약정입니다. 이와 관련하여 구 상표법 제58조 제1항 제1호의 개정규정이 적용되며, 이 개정규정에 따라 ‘전용사용권 설정등록’은 설정의 효력발생요건이 아니라 제3자에 대한 대항요건으로 취급됩니다. 여기서 말하는 ‘제3자’란 당해 전용사용권의 설정에 관하여 전용사용권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 경우 등 전용사용권의 설정에 관한 등록의 흠결을 주장함에 정당한 이익을 가지는 제3자를 의미합니다. 따라서, 전용사용권을 침해한 사람은 제3자에 해당하지 않으므로 을 회사가 전용사용권을 설정등록하지 아니하였다고 하더라도 위 등록상표에 관한 전용사용권 침해에 대하여 금지·폐기청구권을 행사할 수 있다는 판결이 내려졌습니다.

상표권침해 – 법원이 주지성이 없다고 판단한 근거

(1) 월곡 주얼리 산업연구소가 작성한 ‘JBS(주얼리 브랜드) 조사’에서 2015년도 국내 보석 시장의 규모는 약 5조 7,463억 원으로 추정되는 사실을 알 수 있는데, 원고의 매출액 규모는 2012년부터 2015년까지 국내 매출액을 합쳐도 200억 원 정도여서 전체 시장 규모의 약 0.34%를 차지한다.

(2) 원고는 원고제품들의 경우 일본으로부터 구매대행이 활발히 이루어진다는 점을 고려하여야 한다고 주장하나, 그러한 점을 고려한다 하더라도 전체 시장규모에 비해 원고 타사키의 매출액 규모는 비교적 소규모인 것으로 보인다. 이는 원고 타사키의 위 매출액이 원고제품들뿐만 아니라 원고 타사키의 모든 제품의 매출액을 기준으로 한 것임에 비추어 볼 때, 더욱 그러하다.

(3) 인터넷 포털사이트에서 검색되는 결과들은 원고제품들의 상품형태로 검색된 것이 아니라 이 사건 등록상표의 한글 발음인 ‘타사키’로 검색된 것이어서 이 사건 등록상표가 아닌 원고제품형태의 주지저명성을 증명한다고 보기에는 부족한 것들이다.

(4) 원고제품들에 ‘전지현 프로포즈링’, ‘이영애 목걸이’ 등의 별칭이 만들어졌다 하더라도, 그러한 별칭이 원고제품들을 착용한 연예인의 주지저명성을 반영하는 것을 넘어서 원고제품형태의 주지저명성까지 증명한다고 보기는 어렵다.

디자인등록의 필요성과, 부정경쟁행위와의 관계

본 사건의 경우, 디자인등록을 해두지 않고 물건을 판매하다가 소비자들에게 어느 정도 인기를 끌게 되면서, 유사한 제품(일명, 짝퉁)이 많이 나온 경우입니다.
그래서, 주장할 수 있었던 것이 부정경쟁방지법에 의한 부정경쟁행위였는데, 그 사유가 제품에 관해서 일반소비자들에게 매우 유명한 정도를 나타내는 “주지성”이 있어야 침해가 될 수 있었습니다.
그러나, 쥬얼리 제품에서 해당 제품이 차지하지는 비율이 매우 낮았으며, 유명 연예인 이름을 붙여서 광고하였다고 하더라도 그 연예인을 넘어서는 정도의 유명성을 갖지도 않았습니다.
부정경쟁행위에 해당하지 않아 많은 짝퉁 제품의 판매를 막을 수 없게 되었습니다.

디자인등록의 필요성을 반증해주는 사안이라고 생각하며, 
제품 출시전에 디자인출원을 하는 것이 가장 바람직하지만, 제품을 먼저 출시하더라도, 1년 이내에 신규성 상실의 예외를 주장하면서 디자인출원을 하는 것이필요합니다. 

특허사무소 소담은, 변리사 출신의 변호사와 함께, 상표등록, 디자인등록부터 부정경쟁행위에 대한 소송까지 모두 책임지고 있습니다.

첨부파일: dijaindeunglokhaji-aneunkyeonguuichimhaejujang-panlye

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