불사용취소심판은 상표등록 후 등록된 상표를 합당한 이유로 취소시키는 심판입니다.
세계적으로 유명해진 가수 BTS, 다만, 그들이 데뷔하기 이전에 이미 BTS라는 상표가 등록된 바 있었습니다.

안녕하세요. 특허법률사무소 소담의 여인재 변리사입니다.
세계적으로 인기있는 그룹인 비티에스 관련 상표가 있어 소개하고자 글을 작성합니다.

불사용취소의 대상이 된 상표

약품회사에서, 이미 BTS라는 이름을 상표등록해두었었는데요.
최근에, 워낙 유명해진 BTS라는 이름을 제약쪽으로 사용하기 위한 소송이 있었습니다.

불사용취소에 관한 상표법의 규정

상표법 제119조는 상표가 등록된 다음에도 특정 사유를 갖게 되면, 그 등록이 취소되는 것을 규정하고 있습니다.
그 중에서도, 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에,

그 상표를 사용하고자 하는 사람이 등록된 상표를 취소시키고, 자신이 해당 상표의 권리를 가져갈 수 있습니다.

위의 BTS 상표는, 감각기관용 약제, 대사성약제, 말초신경계용 약제, 비타민제, 소화기관용 약제, 순환기관용 약제, 알레르기용 약제, 자양강장변질제, 중추신경계용 약제, 호흡기관용 약제에 관해서 등록된 사건이였습니다.

상표등록 취소여부 – 불사용취소심판의 청구

BTS라는 이름을 약제쪽으로 사용하고자 했던 자는, 불사용취소심판을 청구하였고,
그 결과, 상표를 취소시키고 자신의 상표로 가져올 수 있었습니다.

불사용취소심판이 청구되면, 상표권자가 그 상표를 사용하고 있었음을 증명해야!

불사용취소심판에 대해서, 상표권자가 상표사용을 입증해야 하는데, 이번 BTS 상표의 경우, 상표권자가 어떤 대응도 하지 않았었습니다.

결과적으로, 해당 BTS 상표는 취소결정이 된 상태이지만, 확정된 심결이 아니기에 아직 완전한 결론이 난 것은 아닙니다만, 상표권자가 실제로 최근 3년간 사용하지 않았다면 입증할 수가 없을 것입니다.

상표, 불사용취소심판은 실무상 자주 있는 일인가?

상표출원과, 등록 관련해서, 불사용취소심판은 가장 많이 이용되는 심판 중 하나이며, 실무적으로 많이 이루어지는 것입니다.
다만, 실무적으로 많이 다루는 업무이더라도, 심판을 청구하기 이전에 등록된 상표가 실제로 사용되고 있는지를 면밀히 조사해볼 필요가 있습니다.

즉, 사용하고 싶은 상표가 이미 등록되어 있는 경우, 그 상표가 사용되는지를 조사하여야 하고,
등록된 후 3년 동안 사용되지 않았다면, 적극적으로 불사용취소심판을 검토해보아야 합니다.

불사용취소심판, 변리사 사무소 소담에서의 승소사건01

특허심판원에 따른 상표 취소에 관한 결정
실질적으로 확인한 상표 1 및 상표 2 와 현재 사건의 등록상표는 동일한 알파벳으로 표기되었으며, 사실상 같은 표장을 나타냅니다.

특허심판원의 검토 결과,
위에 언급된 사항들을 꼼꼼히 살펴본 뒤, 해당 등록상표는 청구인에 의해 현재 심판 청구일로부터 지난 3년 동안 국내에서 ‘청바지’라는 특정 상품에 정당한 이유로 사용된 것으로 판단됩니다. 그 결과, 상표법 제119조 제1항 제3호에 따라 취소 사유가 없다고 결정하였습니다.

우리는 고객의 상표권의 안전을 보장하였고,
마땅히 놓칠 수 있는 작은 증거조차도 주의 깊게 다루면서 변리사와의 꾸준한 소통을 통해 승소의 기회를 크게 높였습니다.
이는 고객의 중요한 상표권을 성공적으로 보호한 사례로 기억됩니다.

불사용취소심판, 변리사 사무소 소담에서의 또다른 승소사건02

불사용취소심판 승소사건 03

솔트리라는 이름의 상표가 등록되어 있었는데, 고객이 등록받고자 하는 상표 역시 솔트리라는 이름이였고, 조사 결과 현재 상표가 사용중이 아닌 것으로 판단하였습니다.

이에, 적극적으로 상표 불사용취소심판을 청구하였으며, 심판 청구 후 5개월 정도만에 해당 상표의 등록이 취소되어야 한다는 심결을 받아낼 수 있었습니다.

불사용취소심판에 대비하기 위한 조치

상표를 보호하기 위한 취소 방지 조치
상표의 불사용으로 인한 취소 위험을 피하기 위한 주의점은 아래와 같습니다.

상표 활용은 실질적이며 명백한 방법으로 이루어져야 합니다. 제품이나 서비스에 상표를 직접 표시하는 것처럼 구체적인 활동이 필요하고, 계획적인 단계만의 활동은 충분한 사용으로 간주되지 않을 수 있습니다.(상표법)

무리한 상표 미사용은 취소 위험을 야기합니다. 상표를 지속적으로 활용하고, 만약 상표를 인수한 경우 이전 소유자의 사용 여부도 체크해야 합니다.

불사용 사유가 발생하면 그에 대한 ‘합리적 근거’를 확실하게 제시해야 합니다. 이것은 법적인 문제가 될 때 중요한 증거 자료가 될 수 있습니다.

복잡한 상표 문제에 대해 전문가의 조언을 구하는 것이 바람직합니다. 상표와 관련된 문제는 전문 지식을 필요로 하므로, 이를 무시하지 않는 것이 중요합니다.

상표는 기업의 핵심 자산 중 하나입니다. 그러므로, 불사용 취소 위험을 이해하고 이를 방지하기 위한 대책을 마련하는 것이 상표를 효율적으로 관리하고 보호하는 핵심적인 부분입니다.

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