특허제도는 기술혁신을 장려하고 산업발전을 추동하는 핵심 수단이다. 그러나 잘못 부여된 독점권은 오히려 공정경쟁을 저해하고 불필요한 특허분쟁을 일으킬 수 있다.

부실특허를 걸러내기 위해 마련된 특허무효심판 제도와、 특허취소신청（특허이의신청）제도, 그 성공전략을 소개한다.

1. 특허무효심판, 왜 중요한가?

특허는 발명자에게 독점배타권을 부여함으로써 기술개발을 유인하는 한편, 그 대가로 기술내용을 공개케 함으로써 산업 전반의 발전을 도모한다.

그러나 특허요건을 갖추지 못한 발명에까지 권리가 부여된다면 과도한 독점으로 인해 산업발전이 오히려 저해될 수 있다. 이러한 부실특허를 효과적으로 제거하기 위한 수단이 바로 특허무효심판이다.

특허법은 설정등록 후에도 일정한 무효사유가 있는 경우 그 효력을 다툴 수 있도록 함으로써, 건전한 특허제도 운용을 도모하고 있는 것이다.

2. 무효심판의 주요 당사자

2-1. 청구인의 적격

무효심판은 이해관계인 또는 심사관에 의해 청구될 수 있다(특허법 제133조).
여기서 이해관계인이란 특허권의 존속에 따라 경제적 손실을 입게 되는 자를 말한다. 경쟁회사는 물론, 특허권 행사의 상대방이 될 수 있는 자라면 청구적격이 인정된다.
특허등록 후 일정기간에는 이해관계 여부를 불문하고 누구든지 청구할 수 있는 공중심사 제도도 마련되어 있다.

2-2. 피청구인 확정의 중요성

무효심판의 피청구인은 심판 청구 시의 특허권자이다.
특허권이 공유인 경우 반드시 전원을 상대로 청구하여야 한다. 만약 일부 누락이 있더라도 보정을 통해 추가하는 것이 가능하다.
심판계속 중 특허권의 이전이 있는 경우, 절차를 승계인에 대해 속행할 수 있다. 그러므로 특허권자의 변동 여부에도 계속해서 주의를 기울여야 한다.

3. 무효사유의 정확한 이해 

3-1. 주체적 무효사유

주체적 사유는 특허를 받을 수 있는 권리의 귀속이 잘못된 경우를 말한다.
예컨대 외국인의 권리능력 결여, 무권리자 출원, 특허청 직원 출원 등이 이에 속한다. 또한 공동발명에 대해 공동출원하지 않은 경우도 마찬가지이다.

3-2. 실체적 무효사유

실체적 사유는 특허요건의 흠결을 이유로 하는 것이다.
대표적으로는 신규성, 진보성 위반, 산업상 이용가능성 결여, 특허를 받을 수 없는 발명 등이 있다.
이 밖에 선출원주의 위반, 기재불비, 신규사항 추가 등도 무효사유로 규정되어 있다.
실무상으로는 신규성, 진보성 결여를 이유로 한 심판청구가 가장 빈번하므로, 유사기술의 존재 여부를 철저히 조사해 보아야 한다. 

4. 성공적 심판을 위한 전략

4-1. 선행기술 조사의 충실화

특허발명의 진보성을 부정하기 위해서는 선행문헌과의 대비가 필수이다.
국내외의 특허공보, 논문, 잡지, 카탈로그 등을 폭넓게 검토하는 등 관련 선행기술을 빠짐없이 찾는 노력이 요구된다.
또한 공지 사실이 있었던 경우 이를 객관적으로 증명할 수 있는 자료도 확보해 두어야 한다.

4-2. 효과적 무효사유 주장  

다양한 무효사유를 총망라해서 주장할 필요는 없고, 가장 확실한 공격수단을 선별하여 집중적으로 항변하는 것이 바람직하다.

가급적 하나의 독립항에 대해 여러 선행발명을 결합하기보다는, 복수의 종속항을 각개 격파하는 전략이 유효할 것이다.

4-3. 심판부 심리에의 적극 대응

특허심판에서는 직권심리주의가 적용되므로, 당사자의 주장에 구애받지 않고 무효사유를 종합적으로 판단한다.

따라서 청구인으로서는 심판부의 석명이나 보정명령에 신속하고 성실히 임해야 한다. 필요한 경우 증거의 보완이나 추가주장을 적극 검토해 볼 필요가 있다.

4-4. 상대방 보정에의 대비 

심판과정에서 특허권자가 청구범위를 보정하는 경우가 많다. 이는 무효사유의 해소를 위한 것인 만큼, 그에 대한 사전 대책을 강구해 두는 것이 좋다.

예를 들어 최초 주장과는 다른 각도에서의 공격준비를 병행한다거나, 보정 후 청구항에 대한 별도의 선행기술을 제시하는 방안 등을 고려해 볼 수 있겠다.

5. 심결 후 유의사항

특허무효심판이 인용되어 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 된다.

이에 따라 그 특허권에 기초한 침해금지청구나 손해배상청구도 더 이상 인정되지 않는다.

그러나 무효 전에 지급된 실시료의 반환까지 구할 수는 없다. 특허발명 실시계약에 따라 지급된 실시료는 특허가 유효하게 존속하던 기간 동안에는 정당한 대가로 인정되기 때문이다. 

한편 무효의 소급효로 인해 특허침해소송의 확정판결에 대해서는 재심사유가 된다. 만약 특허권자가 무효심판 계속 중임을 알면서 고의로 권리행사에 나아갔다면 불법행위 책임을 부담할 수도 있다.

６。 특허무효심판 vs 특허취소신청, 실무상 활용도 점검하기!

특허권의 효력을 다투는 절차로는 특허무효심판 외에도 특허취소신청 제도가 있다. 최근 실무계에서는 특허취소신청의 활용도가 점점 높아지는 추세이다.

2017년 3월 시행된 개정 특허법에서는 과거 ‘특허이의신청’이라고 불리던 제도의 명칭을 ‘특허취소신청’으로 변경하고, 제132조의2에서 그 요건과 절차를 규율하고 있다. 이에 따르면,

• 특허취소신청은 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월까지 가능하다.
• 신청사유로는 신규성, 진보성 위반(단, 동일자 동일인 출원은 제외)과 명세서 기재불비만 허용된다.
• 청구범위의 청구항별로 개별적 신청이 가능하다.
• 특허공보상 선행기술문헌을 이유로는 신청할 수 없다.

특허취소신청은 무효심판에 비해 청구기간이 짧고 신청사유도 제한적이지만, 심사관에 의한 직권심사가 이루어진다는 점에서 신속하고 저렴한 권리 대응수단으로 주목받고 있다.

실제 통계를 보면, 2021년 기준 특허취소신청은 무효심판의 약 2배에 달하는 556건이 청구되었고, 전체 특허 등록건수 대비 비중도 꾸준히 증가하는 추세이다.

이는 제도 도입 초기에 비해 인지도가 높아진 데다, 특허권 초기에 선제적으로 문제특허를 걸러낼 수 있다는 장점 때문인 것으로 풀이된다.

물론 특허취소신청이 모든 경우에 유리한 것은 아니다. 공중심사 성격이 강하여 직권심리에 의존해야 하고, 증거제출의 기회도 제한되므로 공격수단으로서의 한계가 있다.

또한 등록 후 6개월이 지나면 활용이 불가능하므로, 장기적 대응전략 수립에는 적합하지 않다. 결국 특허권의 존속시기, 무효사유의 유형, 분쟁의 성격 등을 종합적으로 고려하여 무효심판과 취소신청을 적절히 선택할 필요가 있다.

이처럼 특허권에 대한 도전은 여러 방식으로 가능하다. 전통적인 특허무효심판 제도와 함께, 최근 급부상하고 있는 특허취소신청의 존재도 눈여겨 볼 필요가 있다.

심판이든 취소신청이든 그 이유와 증거를 빈틈없이 갖추는 것이 승패의 관건이겠지만, 절차의 신속성과 비용 대비 효과성 측면에서는 사안별 접근이 요구된다 하겠다.

건전한 특허제도의 발전을 위해서라도 양 제도가 균형있게 운용되기를 기대해 본다.

７. 전문가 조력의 필요성

특허심판 및 특허소송은 고도의 전문성이 요구되는 분야이다. 특히 기술적 쟁점이 복잡하게 얽혀 있는 경우가 많아, 법률전문가와 기술전문가의 긴밀한 협업이 필수적이다.

따라서 풍부한 소송경험과 해당 기술분야에 대한 이해도를 겸비한 변리사의 도움을 받아 절차를 수행하는 것이 바람직하다.

이처럼 특허무효심판에서 승소하기 위해서는 정확한 법리의 이해, 관련 기술에 대한 탐구, 다각적 공격논리의 구성 등이 종합적으로 요구된다.

아래의 사진을 클릭하시면 소담의 변호사와 변리사가 승소한 사건들을 확인하실 수 있습니다。