특허 제품과 모양이 조금 다른 제품이 나오면, 상대방은 대개 “구성이 다르니 침해가 아니다”라고 주장합니다. 이 사건에서 특허사무소 소담은 특허권자를 대리해, 구성 일부가 달라도 특허발명과 균등한 범위에 있다는 점을 입증했습니다.
사건 요약
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 사건 | 특허심판원 2022당1446 권리범위확인(소극) |
| 대상 특허 | 특허 제1319787호 — 곧은 뿌리 식물 재배용 판상부재 및 이를 이용한 식물 재배 방법(2013. 3. 11. 출원, 2013. 10. 11. 등록) |
| 청구인 | 감초 재배용기를 판매하는 업체(관련 손해배상청구소송의 피고) |
| 피청구인(의뢰인) | 특허권자 — 특허사무소 소담 서교준·여인재 변리사 대리 |
| 심결 | 2022. 10. 28. |
| 결과 | 확인대상발명은 청구항 제1항·제3항의 권리범위에 속함, 제2항·제4항의 권리범위에는 속하지 않음, 제5항에 대한 청구는 각하 |
배경 — 어떤 특허였나
감초는 원래 밭이나 평지에 파종해 길렀는데, 이렇게 기르면 약재로 쓰는 주근(아래로 곧게 뻗는 뿌리)이 옆으로 뻗는 뿌리보다 잘 자라지 못해 상품성이 떨어졌습니다. 이 사건 특허는 탄성이 있는 판 모양 부재를 원통으로 말아 양 끝을 결합해 위아래가 뚫린 재배 공간을 만들고, 그 안에 흙을 채워 곧은 뿌리 식물을 기르는 재배용기입니다. 수확할 때는 결합부를 풀어 옆면을 열면 되므로 용기를 만들고 해체하기가 쉽습니다.
쟁점
- 상대방 제품(확인대상발명)은 판 부재의 양 끝을 결합하는 방식이 특허와 달랐습니다. 상대방은 결합 구조가 다르므로 권리범위에 속하지 않는다고 주장했습니다.
- 상대방은 특허권자가 출원 중 결합부를 좁히는 보정을 했으므로 다른 결합 방식은 의식적으로 제외된 것이라고도 주장했습니다.
- 확인대상발명이 선행기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술인지도 다투어졌습니다.
특허심판원의 판단
- 자유실시기술이 아니다. 특허심판원은 확인대상발명이 비교대상발명 1, 2로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출할 수 없어 자유실시기술에 해당하지 않는다고 보았습니다.
- 과제해결원리가 같다. 특허심판원은 명세서와 출원 당시 공지기술을 참작해 이 사건 특허발명의 기술사상의 핵심을 “상하부가 개방된 통 형상의 재배용기를 이루는 판상부재에서 … 판상부재의 두 단부가 결합되는 수단을 이용하여 측면을 결합/개방하여 곧은 뿌리 식물을 수확하는 것”으로 파악하고, 확인대상발명에도 그 기술사상이 그대로 구현되어 있다고 판단했습니다(심결은 균등 판단 기준으로 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결을 참조했습니다).
- 작용효과가 같고, 변경도 쉽다. 두 발명 모두 재배용기를 쉽게 만들고 해체할 수 있어 작용효과가 실질적으로 같고, 어떤 결합 방식을 고를지는 통상의 기술자가 상황에 맞게 정할 수 있는 정도의 변경이라고 보았습니다.
- 의식적 제외가 아니다. 특허권자가 심사 중 진보성 거절이유에 대응해 결합부를 제1결합구조·제2결합구조로 한정하는 보정을 한 사실은 있지만, 특허심판원은 그 의견서 내용에 비추어 출원인이 확인대상발명과 같은 결합 방식을 의식적으로 제외하려 했다고 볼 여지는 없고 “단지 등록가능성을 조금이라도 더 높이기 위해 청구범위를 감축한 것으로 봄이 합당해 보인다”고 판단했습니다.
- 종속항은 항별로 달랐습니다. 요철부를 부가한 제3항은 확인대상발명의 내측 돌기와 균등해 권리범위에 속한다고 보았습니다. 반면 결합구조의 형태·개수를 한정한 제2항과 관통 구멍을 부가한 제4항은 확인대상발명에 대응 구성이 없어 권리범위에 속하지 않는다고 보았습니다. 재배 방법에 관한 제5항은 확인대상발명이 그 방법을 특정하지 않아 청구가 각하되었습니다.
결과와 의미
확인대상발명은 특허의 가장 넓은 청구항인 제1항과 제3항의 권리범위에 속한다는 결론을 받았습니다. 구성이 문언 그대로 같지 않아도 과제해결원리·작용효과·변경 용이성이 인정되면 균등 범위에 속하고, 출원 중 청구범위를 줄인 보정이 있었다는 사실만으로 곧바로 의식적 제외가 되는 것은 아니라는 점을 보여 준 사례입니다.
비슷한 상황이라면
- 특허권자라면, 상대방 제품이 구성 일부를 바꾼 경우에도 명세서에서 발명의 기술사상이 무엇인지 정확히 짚어 균등을 주장할 수 있는지 검토해 보시기 바랍니다. 출원 중 보정 이력이 있다면 의견서에서 무엇을 주장했는지가 의식적 제외 판단을 좌우합니다.
- 반대로 권리범위확인심판을 청구하는 쪽이라면, 확인대상발명을 특허의 모든 청구항과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정해야 합니다. 이 사건에서도 특정이 부족했던 청구항에 대한 청구는 각하되었습니다.
이 글은 특허사무소 소담이 대리한 실제 사건을 바탕으로 작성했으며, 당사자는 익명으로 처리했습니다. 이 심결의 확정 여부는 이 글에 적지 않았습니다. 개별 사건의 결과는 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.