디자인 등록이 무효가 되면? 부정경쟁방지법으로도 보호받을 수 없는 경우 – 변리사가 분석하는 실전 판례

사건 개요: 캔들워머 디자인을 둘러싼 분쟁의 시작

이 사건은 ‘캔들워머’라는 제품을 둘러싸고 벌어진 디자인권 침해 및 부정경쟁행위 분쟁입니다.
사건번호는 특허법원 2020. 12. 11. 선고 2020나1018이며, 대법원에서 확정된 판결.

원고는 2016년 5월 9일 캔들워머에 관한 디자인을 출원하여 2017년 2월 22일 등록을 받았고, 이후 2016년 4월 29일경부터 해당 디자인을 적용한 캔들워머 제품을 제조·판매해왔으며, 피고 주식회사 쓰임 외 4인은 원고 제품과 유사한 캔들워머를 수입하여 국내에 판매하고 있었습니다.

원고는 피고를 상대로 두 가지 법적 근거를 들어 소송을 제기했습니다.

첫째, 피고 제품이 등록디자인과 동일하거나 유사하여 디자인권을 침해했다는 주장이고,
둘째, 원고 제품의 형태를 모방하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목의 부정경쟁행위에 해당한다는 주장이었습니다.

원고는 제품의 생산 금지, 폐기와 함께 약 1억 4,270만 원의 손해배상을 청구했습니다.
제1심(서울중앙지법 2019가합520962)에서 패소한 원고가 항소하면서 청구취지를 확장하고 손해배상 대상 피고도 추가했으나, 특허법원은 원고의 항소와 확장된 청구를 모두 기각했습니다.
변리사로서 이 사건을 처음 접했을 때 가장 눈에 들어온 부분은, 원고가 디자인권과 부정경쟁방지법이라는 이중의 보호수단을 동시에 주장했음에도 양쪽 모두에서 보호를 받지 못했다는 점입니다. 실무적으로 이런 결과가 나오는 구조적 원인을 이해하는 것이 중요합니다.

쟁점 1: 디자인 등록무효 심결과 디자인권의 소급 소멸

이 사건에서 디자인권 침해 주장이 무너진 결정적 배경은 별도의 무효심판 사건입니다.

피고 주식회사 아이비스가 2019년 5월 3일 특허심판원에 등록무효심판(2019당1364)을 청구했고, 특허심판원은 2019년 11월 29일 무효심결을 내렸습니다.

심판원의 판단 근거는 명확했습니다.
이 사건 등록디자인이 출원 전에 공지된 비교대상디자인 1 내지 8로부터 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 것이었습니다. 즉, 디자인보호법 제33조 제2항의 창작비용이성 요건을 충족하지 못한다는 판단.

원고는 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송(2019허9142)을 제기했지만, 특허법원은 2020년 10월 16일 원고의 청구를 기각했습니다.
법원은 이 사건 등록디자인이 비교대상디자인 1에 주지의 원뿔대 형상을 결합하거나, 비교대상디자인 1에 비교대상디자인 11 및 주지의 원뿔대 형상을 결합함으로써 용이하게 창작할 수 있다고 보았다. 이 판결은 2020년 11월 3일 그대로 확정되었습니다.

디자인보호법 제121조 제3항 본문은 디자인등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 그 디자인권은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있으며, 무효심결이 확정됨에 따라 원고의 디자인권은 소급적으로 소멸했고, 디자인권이 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주되므로 디자인권 침해를 주장할 법적 기반 자체가 사라진 셈입니다.

디자인 무효 판단에서의 유사 여부 – 실무적 분석

여기서 실무적으로 주목해야 할 부분이 있습니다.
무효심판에서의 유사 여부 판단은 침해소송에서의 유사 여부 판단과 관점이 다릅니다.
무효심판에서는 등록디자인이 선행디자인들로부터 용이하게 창작될 수 있는지를 따집니다.
이때 하나의 선행디자인과 일대일로 비교하는 것이 아니라, 복수의 선행디자인을 결합하여 용이창작 여부를 판단할 수 있습니다.
이 사건에서 특허심판원과 특허법원은 비교대상디자인 1(캔들워머 형태)에 원뿔대 형상이라는 주지의 형상을 결합하면 이 사건 등록디자인에 쉽게 도달할 수 있다고 본 것입니다.

실무에서 이런 용이창작 판단이 자주 문제되는데, 비교대상디자인 1은 집열부, 연결부, 베이스의 기본 구조가 동일한 캔들워머였고, 여기에 전기스탠드나 온열램프에서 이미 광범위하게 사용되고 있던 원뿔대 형상의 집열부를 결합하는 것은 해당 분야 디자이너에게 특별한 창작적 노력이 필요하지 않다는 논리입니다.
변리사로서 솔직히 말하면, 캔들워머와 같이 기능적 제약이 큰 제품에서 디자인 등록을 받을 때는 선행디자인 조사를 훨씬 넓은 범위로 해야 한다는 교훈을 주는 사건입니다.
캔들워머만 검색할 것이 아니라, 전기스탠드, 온열램프, 데스크램프 등 구조적으로 유사한 제품군까지 선행디자인 조사 범위에 포함시켜야 했습니다.

또한 디자인 출원 시 창작비용이성을 넘어서는 독창적 요소가 무엇인지를 출원 명세서와 도면에서 명확히 부각시키는 전략이 필요합니다. 이 사건 등록디자인은 전체적인 실루엣에서 선행디자인들과의 차별점이 충분하지 않았고, 그 결과 용이창작이라는 판단을 면하지 못했습니다.

쟁점 2: 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (자)목 – 상품형태 모방행위의 보호 요건

디자인권이 소급 소멸한 상황에서 원고에게 남은 카드는 부정경쟁방지법 (자)목이었습니다.
이 조항은 디자인 등록 여부와 무관하게 타인이 제작한 상품의 형태를 모방한 상품을 양도·대여하는 등의 행위를 부정경쟁행위로 규율합니다.

법원은 관련 법리를 명확히 정리했으며, 부정경쟁방지법 (자)목에서 말하는 ‘모방’이란 타인의 상품 형태에 의거하여 이와 실질적으로 동일한 형태의 상품을 만들어 내는 것을 의미합니다. 형태에 변경이 있는 경우에도 실질적으로 동일한 형태의 상품에 해당하는지 여부는 당해 변경의 내용·정도, 그 착상의 난이도, 변경에 의한 형태적 효과 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다(대법원 2012.3.29. 선고 2010다20044 참조).

그런데 이 조항에는 중요한 단서가 있습니다. 단서 (2)에서 타인이 제작한 상품과 동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태의 모방 행위는 부정경쟁행위에서 제외하고 있습니다. 여기서 ‘통상적으로 가지는 형태’란 동종의 상품 분야에서 일반적으로 채택되는 형태로서, 상품의 기능·효용을 달성하거나 그 상품 분야에서 경쟁하기 위하여 채용이 불가피한 형태 또는 동종의 상품이라면 흔히 가지는 개성이 없는 형태 등을 의미합니다(대법원 2017.1.25. 선고 2015다216758 참조).

이 법리를 현실에 적용해보면, 어떤 제품의 형태가 아무리 경쟁사 제품과 유사하더라도, 그 형태가 해당 업계에서 이미 보편적으로 사용되고 있는 것이라면 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 없다는 뜻입니다.

법원의 판단: 왜 캔들워머 형태는 보호받지 못했나

원고 제품의 5가지 형태적 특징

법원은 원고 제품의 형태적 특징을 다섯 가지로 분해하여 분석했습니다.
이 접근 방식 자체가 실무적으로 참고할 만합니다.
특징 ①은 전체적으로 집열부, 연결부, 베이스로 구성되어 있다는 점입니다.
특징 ②는 연결부가 집열부와 베이스를 연결하는 일체로 연장된 기둥으로 상부가 만곡지게 굽어진 형상이라는 점입니다.
특징 ③은 베이스가 사각형상이라는 점입니다.
특징 ④는 집열부가 윗부분이 협소하고 아래 부분으로 갈수록 넓어지는 원뿔대 형상이라는 점입니다.
특징 ⑤는 연결부 상부가 아치형으로 만곡되어 알파벳 ‘J’를 뒤집은 형상을 이루고, 연결부 단부가 집열부 상단 원형판의 중심에 수직으로 부착되어 있으며, 연결부 만곡이 시작되는 위치와 거의 동일한 높이에 집열부 상단이 위치한다는 점입니다.

개별 특징에 대한 법원의 유사 판단

법원의 분석 방식은 각 특징이 선행 디자인에 이미 개시되어 있는지를 하나하나 대조하는 것이었습니다.
“특징 ①부터 ③까지, 즉 집열부-연결부-베이스 3단 구조, 만곡된 연결부, 사각 베이스라는 형태는 비교대상디자인 1, 2, 3에 그대로 나타나 있었다. 특히 비교대상디자인 1, 2, 3은 모두 캔들워머 제품이어서, 이 기본 구조가 동종 상품에서 이미 채택되고 있던 형태라는 점이 분명했다.
특징 ④인 원뿔대 형상의 집열부는 비교대상디자인 5 내지 8, 10에 개시되어 있었다”

여기서 주목할 점은 법원이 캔들워머 제품만이 아니라 전기스탠드나 온열램프까지 비교 범위를 넓혔다는 것입니다.
원뿔대 형상의 전등갓이나 집열부는 전기스탠드나 온열램프 등의 제품에서 원고 제품의 출시 전부터 광범위하게 사용되어 온 사실이 증거에 의해 인정되었습니다.
특징 ⑤에 관해서도 비교대상디자인 8, 10 내지 12에서 연결부 상부가 아치형으로 만곡되어 있는 형상이 나타나고 있었고, 연결부 단부가 집열부 상단의 중심에 수직으로 부착되는 구조 역시 유사한 형태가 존재했습니다.
결론적으로 법원은, 원고 제품의 형태적 특징 각각이 이미 선행 디자인에 개시되어 있고, 이를 전체적으로 보더라도 동종 상품에서 종래부터 채용되어 오던 형태이거나 혼히 가지는 개성이 없는 형태에 해당한다고 판단했습니다.

원고의 반론과 법원의 대응

원고는 두 가지 방향으로 반박을 시도했습니다.
첫째, 원고는 전기스탠드와 온열램프는 캔들워머와 동종의 상품에 해당하지 않으므로 비교대상디자인으로 참고할 수 없다고 주장했습니다. 이에 대해 법원은 꽤 상세한 논리로 반박했는데요. 캔들워머는 향초를 할로겐 전등 등을 이용하여 가열하여 녹임으로써 향을 발산시키는 일종의 히터이고, 전기스탠드는 이동식 조명등이며, 온열램프 역시 열을 발산하는 제품입니다. 세 제품 모두 베이스-연결부-집열부(또는 전등갓)로 이루어진 기본 구조가 동일하고, 열원 또는 광원에서 나온 열 또는 빛을 하방으로 모아주는 점에서 용도나 기능이 공통되므로 비교 대상으로 삼을 수 있다고 본 것입니다.
변리사의 시각에서 이 판단은 상당히 중요한 의미를 갖습니다. 부정경쟁방지법 (자)목의 ‘동종의 상품이 통상적으로 가지는 형태’를 판단할 때, 법원은 제품의 명칭이 아니라 구조와 기능의 공통성을 기준으로 비교 대상의 범위를 설정한다는 점이 확인되었기 때문입니다. 캔들워머만 놓고 보면 독특해 보이는 형태도, 전기스탠드나 온열램프까지 비교 범위를 넓히면 이미 보편적인 형태에 불과할 수 있습니다. 제품 디자인의 보호 가능성을 판단할 때 이 점을 반드시 고려하셔야 합니다.

둘째, 원고는 베이스를 대리석으로 제작하여 대리석 고유의 무늬·질감·광택을 가지는 점, 연결부를 금빛 금속 재질로 제작한 점, 집열부와 베이스의 색상을 통일시킨 점 등이 독창적 요소라고 주장했습니다. 그러나 법원은 이 역시 받아들이지 않았습니다. 캔들워머뿐만 아니라 동종의 제품에서 물품의 최하단에 위치하여 그 물품 전체를 지지하는 기능을 하는 구성 부분의 제작에 대리석은 가장 일반적이고 흔히 사용되는 재료 중 하나에 불과하고, 재질·색상·광택 등은 색 하나를 선택한 것에 불과한 점, 비교대상디자인에서도 대리석으로 제작된 베이스가 있고 금속 재질의 연결부가 개시되어 있는 점, 다양한 색상의 집열부와 베이스를 가지는 제품들이 이미 판매되고 있는 점 등을 근거로 독창성을 부인했습니다.

디자인 침해소송과 무효심판에서의 유사 판단 – 관점의 차이

이 사건을 통해 정리해볼 필요가 있는 것은, 디자인의 유사 여부가 맥락에 따라 전혀 다르게 작동한다는 점입니다.
디자인 침해소송에서의 유사 판단은 등록디자인과 피고 제품을 놓고 수요자의 관점에서 심미감이 유사한지를 따집니다. 지배적 특징이 공통되어 전체적으로 유사한 미감을 주면 침해가 성립할 수 있습니다. 이 사건에서 원고도 피고 제품이 자신의 등록디자인과 유사하다고 주장했고, 실제로 법원도 기초사실 인정 부분에서 원고 제품과 피고 제품의 형태가 매우 유사하다는 점 자체는 인정했습니다.
그런데 무효심판에서의 유사 판단은 전혀 다른 질문을 던집니다. 등록디자인이 선행디자인과 비교하여 창작성이 있는지를 보는 것입니다. 이 사건에서 특허심판원은 비교대상디자인 1 내지 8로부터 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 창작할 수 있다고 보았고, 특허법원(심결취소소송)은 비교대상디자인 1에 주지의 원뿔대 형상을 결합하는 것만으로도 도달 가능하다고 판단했습니다. 여기서는 유사한지가 아니라, 용이하게 창작할 수 있는지가 기준입니다.
실무에서 이 두 판단의 차이가 혼동을 일으키는 경우가 많습니다. 디자인 출원인은 흔히 “내 디자인은 선행디자인과 다르다”고 생각하시지만, 무효심판에서는 “다르다”는 것만으로는 부족합니다. 그 차이가 해당 분야 디자이너에게 창작적 어려움을 수반하는 수준이어야 합니다. 캔들워머의 집열부를 원뿔대로 만든 것이 기존 캔들워머와 시각적으로 다르게 보일 수는 있지만, 전기스탠드에서 이미 원뿔대 전등갓이 보편적으로 사용되고 있었다면 그것은 용이한 창작에 해당하게 됩니다.
한편 부정경쟁방지법 (자)목에서의 판단은 또 다른 기준을 적용합니다. 여기서는 원고 제품의 형태가 동종 상품이 통상적으로 가지는 형태인지를 봅니다. 이 기준은 디자인 등록 여부와 무관하게 독립적으로 적용되지만, 실질적으로는 선행 디자인의 존재가 그대로 영향을 미칩니다. 이 사건에서 법원이 인용한 비교대상디자인들은 무효심판에서의 선행디자인과 상당 부분 겹쳤고, 결국 같은 증거가 두 가지 청구 모두를 무력화시킨 구조입니다.
변리사로서 이 부분은 굉장히 냉정하게 봐야 한다고 생각합니다. 디자인권이 무효가 되는 상황에서 부정경쟁방지법 (자)목이 안전망 역할을 해줄 것이라고 기대하는 것은 위험합니다. 디자인이 무효가 될 정도로 선행디자인이 풍부하다면, 그 형태는 이미 업계에서 보편적인 것일 가능성이 높고, 부정경쟁방지법의 보호 대상인 ‘통상적이지 않은 독자적 형태’에 해당하기 어렵습니다. 두 제도의 보호 범위가 완전히 별개인 것처럼 보이지만, 현실에서는 동반 붕괴할 가능성이 큽니다.

실무적 시사점: 변리사가 짚어주는 교훈

선행디자인 조사의 범위를 넓혀야 합니다. 이 사건의 가장 직접적인 교훈입니다. 캔들워머라는 좁은 카테고리만 조사했다면 선행디자인이 많지 않아 보였을 수 있지만, 전기스탠드, 온열램프, 데스크램프 등 구조적·기능적으로 유사한 제품군까지 조사 범위를 넓히면 상황이 완전히 달라집니다. 디자인 출원 전 선행디자인 조사 시 물품 분류에 갇히지 마시고, 구조와 기능이 유사한 인접 물품까지 반드시 검토하셔야 합니다.
디자인의 독창적 포인트를 구체적으로 특정해야 합니다. 이 사건 등록디자인은 전체적인 실루엣 자체에 의존했고, 세부적인 독창적 요소를 명확히 부각시키지 못했습니다. 디자인 출원 시 선행디자인과 차별화되는 구체적인 형태적 특징이 무엇인지를 전략적으로 설정하고, 그 부분이 도면에서 명확히 드러나도록 해야 합니다. 전체 형태가 유사한 선행디자인이 존재하는 경우, 부분디자인 출원을 활용하여 독창적 부분을 집중적으로 보호하는 것도 좋은 방법입니다.
부정경쟁방지법 (자)목에 대한 과신은 금물입니다. 디자인권이 무효가 되더라도 부정경쟁방지법으로 보호받을 수 있다는 안이한 생각은 이 판결이 명확히 경고하고 있습니다. (자)목의 보호를 받으려면 해당 형태가 동종 상품에서 통상적이지 않은 독자적 형태여야 하는데, 디자인권이 무효될 정도로 선행디자인이 풍부한 경우 이 요건을 충족하기 어렵습니다. 부정경쟁방지법은 디자인권의 대체재가 아니라 보충재에 가깝다는 점을 인식하셔야 합니다.
제품 출시 전 증거 확보 전략이 필요합니다. 부정경쟁방지법 (자)목의 보호를 받기 위해서는 원고 제품의 형태가 독자적인 것임을 입증해야 합니다. 이를 위해 디자인 개발 과정의 문서화, 시장 출시 시점의 기록, 소비자 인식도 조사 등의 증거를 사전에 확보해두시는 것이 실무적으로 큰 도움이 됩니다.
복수의 지식재산 보호수단을 다각적으로 확보하셔야 합니다. 디자인권만으로는 충분하지 않습니다. 특히 기능적 제약이 큰 제품의 경우, 입체상표(제품 형상이 상표로서의 식별력을 획득한 경우), 특허나 실용신안(기능적 구조에 관한 기술적 특징이 있는 경우), 트레이드 드레스 보호 등 가능한 모든 보호수단을 검토해보실 필요가 있습니다.

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