권리범위확인심판에서 청구가 기각되더라도 분쟁이 끝나는 것은 아닙니다. 특허사무소 소담이 직접 대리한 특허법원 2022허4802 사건에서는 특허심판원 2022당578 심결로 청구가 기각된 후, 특허법원에서 균등 부정과 출원경과 금반언 항변으로 심결이 취소되었고 대법원 2023후10569 상고가 기각되어 비침해가 최종 확정되었습니다. 권리범위확인은 출발점이지 종착점이 아닙니다.

사건 개요 — 2022허4802 권리범위확인(특)

본 사무소가 원고 측 소송대리인(변리사 여인재 대표대리인, 변리사 서교준 소송복대리인)으로 직접 대리한 사건입니다. 사건의 기본 정보는 다음과 같습니다.

기술분야는 가구·인테리어용 판재(MDF·LPM 등)의 표면 UV 도료 도장 공정 자동화입니다. 피고는 자재를 안치하는 테이블을 승강시켜 폴리필름을 압착·경화하는 방법으로 특허를 등록받았고, 원고들은 자재가 아니라 필름을 지지하는 고정 프레임을 다단 행정 실린더로 승강시키는 방식의 장치(확인대상발명)를 실시하고 있었습니다.

3심 흐름과 결론

쟁점이 동일했음에도 심판원과 법원의 결론은 정반대로 갈렸습니다.

특허심판원은 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있다고 판단했고, 특허법원은 균등관계를 부정하면서 출원경과상 의식적 제외도 인정하여 심결을 취소했습니다. 대법원은 상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항의 사유가 없다고 보아 상고를 모두 기각했고, 이로써 비침해가 최종 확정되었습니다.

특허심판원 단계 — 2022당578의 결론과 그 한계

원고들은 2022. 3. 2. 특허심판원에 피고를 상대로 소극적 권리범위확인심판을 청구했습니다. 청구 취지는 “확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다”는 것이었습니다.

심판원의 결론은 청구 기각이었습니다. 핵심 논거는 “확인대상발명은 이 사건 특허발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다”는 판단입니다. 심판원은 양 발명의 승강 대상이 다르다는 사실(특허=자재 안치 테이블, 확인대상=필름 지지 고정 프레임)을 인식하면서도, 그 차이가 단순한 구성 변경에 불과하고 통상의 기술자가 쉽게 생각할 수 있다고 보아 균등을 인정한 것으로 해석됩니다.

심판 단계의 한계는 명확했습니다. 균등 판단의 다섯 가지 요건(과제해결 원리 동일성, 작용효과 동일성, 변경 용이성, 자유실시기술 해당 여부, 의식적 제외)이 모두 동등하게 다루어진 것이 아니라, 구성 변경의 용이성에 비중이 치우쳤습니다. 출원경과 금반언 항변은 심판원에서 충분히 검토되지 않았습니다.

특허법원에서 다시 다툰 두 가지 핵심 쟁점

원고 측은 특허법원 단계에서 두 갈래의 항변을 정밀하게 다시 구축했습니다.

균등 부정 항변에서는 “이 사건 특허발명의 기술사상 핵심은 자재를 안치하는 테이블을 승강시켜 필름 준비와 제거를 연속적으로 행하는 것”이라는 점을 명세서와 선행기술 대비로 입증했습니다. 확인대상발명은 자재 테이블이 아니라 필름 지지 프레임을 승강시키므로, 같은 결과를 얻는 듯해도 과제해결 원리에서 본질적 차이가 있다는 구조였습니다.

의식적 제외 항변에서는 피고 본인이 특허 출원 단계에서 제출한 의견서가 결정적 증거가 되었습니다. 피고는 출원 당시 선행발명 2를 회피하기 위해 “필름(62)을 지지하는 프레임(65)을 고정하고, 대신 자재(64)를 지지하는 테이블(67)을 실린더와 같은 승강수단(66)에 의해 하방으로 승강시키는 것”이라고 명시했습니다. 즉 피고 스스로 자기 특허의 권리범위를 “테이블 승강” 구성으로 좁힌 셈입니다.

법원의 판단 — 심결 취소 이유

특허법원은 세 갈래로 모두 원고 손을 들어주었습니다.

과제해결 원리의 차이 인정

법원은 “이 사건 특허발명이 가진 특유한 기술사상의 핵심은 필름 준비 단계부터 필름을 제거하는 단계까지를 연속적인 공정으로 행하는 것으로, 이를 위한 과제해결 원리는 지지 및 승강부에서 테이블 및 지지대를 필요에 따라 승하강시켜 필름 준비와 필름 제거를 연속적으로 행하는 것”이라고 판단했습니다. 확인대상발명은 승강 대상이 테이블이 아니라 필름 지지 프레임이라는 점에서 과제해결 원리가 동일하다고 볼 수 없다는 것이 결론입니다.

작용효과의 차이 인정

확인대상발명은 다단 행정 실린더로 필름 지지 프레임의 양측을 서로 다른 높이로 승강시켜 LPM 판재 일측부터 필름을 분리할 수 있습니다. 이 구성은 필름과 판재의 밀착력으로 판재까지 함께 상승해 도료가 떨어지는 불량을 방지하는 고유 효과를 가집니다. 반면 특허는 자재 안치 테이블이 균일하게 승강하므로 일측부터 필름을 분리하는 효과를 기대하기 어렵다고 판단되었습니다.

의식적 제외 인정

법원은 피고가 출원 의견서에서 “필름을 지지하는 프레임을 고정하고 테이블을 승강시킨다”고 명시한 부분을 그대로 인용하면서, “이 사건 제1항 특허발명은 그 출원 과정에서 폴리필름이 연결되어 있는 지지대를 승하강시키는 것을 배제하면서, 승하강하는 대상을 자재를 지지하는 테이블로 한정한 것”이라고 판단했습니다. 따라서 확인대상발명의 “필름 지지 프레임 승강” 구성은 권리범위에서 의식적으로 제외된 것에 해당하고, 이를 다시 권리범위에 포함시키려는 피고의 주장은 금반언의 원칙에 위배된다는 결론입니다.

세 갈래 모두 동일한 결론으로 수렴했고, 청구항 1을 직·간접 인용하는 청구항 3·4·5·7·8·9와 카테고리만 달리하는 청구항 10·11 모두에 대해 같은 판단이 적용되어, 심결 전체가 취소되었습니다.

대법원 단계 — 상고 기각 확정 (2023후10569)

피고는 특허법원 판결에 불복하여 상고했습니다. 대법원 제3부(이흥구 재판장, 안철상 주심, 노정희, 오석준 대법관)는 2023. 9. 21. “상고이유에 관한 주장은 상고심절차에 관한 특례법 제4조 제1항 각 호에 정한 사유를 포함하지 아니하거나 이유가 없다”고 보아 상고를 모두 기각했습니다.

상고심절차 특례법에 따른 심리불속행 기각은 본안 판단 없이 상고를 종료하는 절차로, 원심의 판단에 법령 위반이나 헌법 위반의 사유가 없다는 의미입니다. 이로써 특허법원의 비침해 판단이 그대로 확정되었고, 본 사건의 비침해는 더 이상 다툼의 여지가 없게 되었습니다.

권리범위확인심판이 끝나도 분쟁이 끝나지 않는 이유

본 사건이 보여주는 가장 중요한 메시지는 명확합니다. 권리범위확인심판의 결론은 분쟁의 최종 결론이 아닙니다.

특허심판원에서 청구가 기각되더라도 특허법원 단계에서 사실관계와 법리 쟁점을 재구성할 수 있는 여지가 남아 있는 경우, 결과가 뒤집힐 가능성은 실재합니다. 본 사건에서는 출원경과 금반언이라는 별도의 항변 축을 새로 구축한 것이 결정적이었습니다. 특허청 심사관의 의견제출통지서와 피고가 제출한 의견서·보정서는 원래 공개 자료이지만, 그 자료에서 권리범위를 좁힐 만한 진술을 발견하고 법리적으로 의미를 부여하는 작업은 별도의 정밀 분석을 요구합니다.

또한 대법원 단계에서도 상고 기각으로 결과가 확정되지만, 반대로 원심에 법령 위반 사유가 있다면 파기환송될 가능성도 배제할 수 없습니다. 본 사건의 경우 특허법원 단계에서 균등 부정과 의식적 제외 두 갈래로 결론을 받쳤기 때문에 상고심에서 파기될 가능성을 최소화할 수 있었던 점이 의미가 있습니다.

요약하면, 권리범위확인심판은 분쟁의 출발점이지 종착점이 아닙니다. 본 사건처럼 3심까지 이어지는 흐름을 처음부터 설계해야 하는 사건도 있고, 심판원 단계에서 결론이 명확하여 더 다투지 않는 사건도 있습니다. 둘 사이의 판단은 사건의 사실관계와 법리 쟁점의 강도에 달려 있습니다.

직접대리에서 배운 5가지 실무 시사점

본 사건의 3심 경험에서 추출한 실무 가이드입니다. 권리범위확인심판에서 청구가 기각된 사건을 특허법원·대법원까지 끌고 가야 하는 상황에서 본 사무소가 검토하는 5단계 절차입니다.

1단계. 출원경과 정밀 분석 — 피고 의견서·보정 이력에서 금반언 항변 발견

특허청 심사관 의견제출통지서, 출원인 답변 의견서, 보정서를 시간순으로 정렬하고 특허권자가 권리범위를 좁힐 만한 진술을 했는지 확인합니다. 본 사건에서는 피고가 출원 단계에서 “필름 지지 프레임을 고정하고 테이블을 승강시킨다”고 명시한 의견서가 결정적이었습니다. 출원경과 자료는 원래 공개되어 있지만, 그 자료에서 의식적 제외 항변의 근거를 발견하는 작업은 사건별 정밀 검토를 요구합니다.

2단계. 균등 부정에서 기술사상 핵심 추출 — 단순 구성 비교가 아니라 과제해결 원리

균등 판단의 출발점은 “특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심”을 명세서와 출원 당시 공지기술 등을 참작하여 실질적으로 탐구하는 것입니다. 본 사건에서는 “테이블 승강에 의한 필름 준비·제거의 연속적 공정”이 특허의 기술사상 핵심으로 파악되었고, 확인대상의 “필름 프레임 승강”은 이와 본질적으로 다른 과제해결 원리로 판단되었습니다. 청구항 구성요소를 형식적으로 추출하는 방식으로는 균등 부정 항변이 약해질 수 있습니다.

3단계. 작용효과 차별성 정량 입증 — 확인대상발명의 고유 효과 명시

확인대상발명의 구성이 특허와 어떻게 다른지뿐만 아니라, 그 차이에서 어떤 고유 효과가 발생하는지를 정량적으로 입증하는 것이 중요합니다. 본 사건에서는 확인대상의 다단 행정 실린더 구성이 “LPM 판재 일측부터 필름을 분리해 도료 떨어짐 불량을 방지하는 효과”를 가진다는 점을 확인대상발명 기술설명서로 입증했습니다. 작용효과 차이가 명확히 입증되면 균등 판단에서 결정적 요소가 됩니다.

4단계. 특허법원 단계 변론종결까지 자료 보강

특허법원은 심판원과 달리 변론주의가 강하게 작동합니다. 변론종결일까지 추가 증거와 설명자료를 보강할 수 있고, 변론종결일 이후에 제출된 참고서면은 원칙적으로 판단 자료로 사용되기 어렵습니다. 본 사건에서도 피고가 변론종결일 이후 2023. 4. 19., 5. 3., 5. 8.자 참고서면을 추가 제출했으나 법원은 “위와 같은 판단을 뒤집기 어렵다”고 판시했습니다. 변론종결 전 자료 보강 일정을 사건 초기부터 역산해 두는 것이 안전합니다.

5단계. 상고심 대응 — 심리불속행 기각 가능성 인지

대법원의 상고심절차 특례법 제4조 제1항에 따른 심리불속행 기각은 원심의 판단을 그대로 확정하는 효과를 가집니다. 본 사건처럼 원심에서 두 갈래 항변(균등 부정 + 의식적 제외)으로 결론을 받쳐 두면, 상고심에서 한 갈래가 흔들려도 다른 갈래로 결론이 유지될 수 있어 안정성이 높아집니다. 반대로 단일 항변에만 의존하면 상고심에서 파기환송될 위험이 커질 수 있습니다.

권리범위확인심판 vs 침해소송 — 같은 사건의 다른 측면

본 사건은 권리범위확인심판과 함께 민사 특허침해소송이 별도로 진행된 사건이기도 합니다. 침해소송 측면에 대해서는 본 사무소가 이전에 작성한 글 「특허침해소송, 국내최대로펌을 상대로 승소하다」(2023. 5. 25. 발행)에서 균등침해 항변 측면을 정리한 바 있습니다. 본 글은 같은 사건의 권리범위확인 측면(특허법원·대법원 3심)을 다루며, 두 글을 함께 읽으면 같은 사건의 두 절차가 어떻게 맞물려 전개되는지 확인할 수 있습니다.

권리범위확인심판과 침해소송은 다음과 같이 다른 절차입니다.

두 절차는 동일 특허에 관한 분쟁이지만 다루는 쟁점과 입증 책임이 다릅니다. 본 사건처럼 같은 당사자가 양 절차를 함께 진행하는 경우, 절차별 전략을 별도로 설계하는 것이 일반적입니다.

결론 — 권리범위확인은 출발점이지 종착점이 아닙니다

특허심판원의 권리범위확인심판 결론은 분쟁의 최종 결론이 아닙니다. 본 사무소가 직접 대리한 특허법원 2022허4802 사건에서는 심판원 단계의 청구 기각이 특허법원 단계에서 심결 취소로 뒤집혔고, 대법원 상고 기각으로 비침해가 최종 확정되었습니다. 결정적 요소는 출원경과 금반언 항변의 새로운 구축과, 균등 부정 항변에서 과제해결 원리의 본질적 차이를 입증한 점이었습니다. 권리범위확인심판에서 결과가 기대와 다를 때, 특허법원·대법원 단계의 사실관계와 법리 재구성 가능성을 함께 검토하는 것이 필요합니다. 분쟁의 비용·기간·실익과 사업상 가치를 함께 고려한 의사결정이 핵심입니다.

FAQ

Q1. 권리범위확인심판에서 패소하면 특허법원에 갈 수 있나요?

가능합니다. 특허심판원의 심결에 대해서는 송달일부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있습니다(특허법 제186조 — 심결취소소송의 전속관할 법원). 본 사건도 특허심판원 2022당578 심결(2022. 8. 3.)에 대해 원고들이 특허법원에 제소하여 2022허4802 사건으로 심리되었고, 최종적으로 심결이 취소되었습니다. 다만 단순히 같은 주장을 반복하는 방식으로는 결과를 바꾸기 어렵고, 본 사건처럼 새로운 법리 쟁점(출원경과 금반언)을 추가로 구축하거나 사실관계 입증을 강화하는 방식이 필요합니다.

Q2. 균등 부정 항변과 의식적 제외 항변은 어떻게 다른가요?

균등 부정 항변은 확인대상발명이 특허발명과 균등관계에 있지 않다는 적극적 주장입니다. 과제해결 원리, 작용효과, 변경 용이성 등을 종합 판단합니다. 의식적 제외 항변은 특허권자가 출원 과정에서 특정 구성을 권리범위에서 의식적으로 제외했으므로, 그 구성을 다시 권리범위에 포함시키려는 주장은 금반언의 원칙에 위배된다는 별도의 항변입니다. 두 항변은 독립적으로 적용 가능하며, 본 사건처럼 두 갈래로 동시에 주장하면 결론의 안정성이 높아집니다.

Q3. 특허법원에서 심결이 취소되는 사례는 많이 있나요?

특허법원의 본안 심결취소율은 분야별로 차이가 있습니다. 본 사무소가 2026-08-26 데이터 기준·2026-09-05 업데이트으로 분석한 자료에 따르면, 분야별 본안 심결취소율은 상표 34.3%, 특허 32.0%, 디자인 34.0% 수준입니다(분야별 상세 통계는 「심판에서 졌을 때 특허법원까지 가야 할까」 글의 통계 부분에서 확인할 수 있습니다). 다만 이 수치는 사건군 전체의 경향이고, 개별 사건의 결과는 권리범위·선행자료·사용증거·심판 단계 주장·심결문 판단 구조에 따라 달라집니다. 본 사건의 결과를 일반화하기는 어렵습니다.

Q4. 대법원 상고심에서 결과가 다시 뒤집힐 가능성도 있나요?

가능성은 있습니다. 대법원은 원심에 법령 위반이나 헌법 위반 사유가 있는 경우 원심을 파기환송할 수 있습니다. 다만 상고심절차 특례법 제4조 제1항에 따른 심리불속행 기각이 적용되는 경우가 상당히 많고, 본 사건도 심리불속행 기각으로 확정되었습니다. 원심 단계에서 두 갈래 이상의 항변으로 결론을 받쳐 두면 상고심에서 한 갈래가 흔들려도 결론이 유지될 가능성이 높아집니다.

Q5. 권리범위확인심판과 침해소송은 같은 사건에서 함께 진행할 수 있나요?

가능합니다. 본 사건도 권리범위확인심판이 특허심판원·특허법원·대법원에서 진행되는 동안 별도로 민사 특허침해소송이 진행되었습니다. 침해소송 측면은 본 사무소의 이전 글 「특허침해소송, 국내최대로펌을 상대로 승소하다」에서 정리한 바 있습니다. 두 절차는 다루는 쟁점과 입증 책임이 다르므로, 일반적으로 절차별 전략을 별도로 설계합니다. 권리범위확인 결과는 침해소송에서 법원의 침해 판단에 사실상 참고 자료가 될 수 있습니다.

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본 글은 변리사 여인재가 직접 대리한 특허법원 2022허4802 권리범위확인(특) 사건과 대법원 2023후10569 사건의 공개 판결문 내용을 기초로 작성되었습니다. 본 사무소는 원고들의 소송대리인으로 사건을 대리했으며, 사건의 사실관계와 판결 이유는 공개된 판결문 그대로 인용하였습니다. 본 글의 5가지 실무 시사점은 본 사건의 경험에서 추출한 일반론이며, 개별 사건의 결과는 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.

구체적 사안별 검토가 필요하시다면 특허사무소 소담 온라인 상담을 통해 문의하실 수 있습니다.