디자인권자로부터 “당신 제품이 우리 등록디자인의 권리범위에 속한다”는 심판을 청구받으면, 대부분 두 디자인이 얼마나 닮았는지부터 다투려 합니다. 이 사건에서 특허사무소 소담은 방향을 달리했습니다. 등록디자인이 출원되기 전에 이미 공개된 디자인이 있었는지를 먼저 조사했고, 그 결과가 특허심판원·특허법원·대법원의 결론을 모두 이끌었습니다.

사건 요약

구분	내용
물품	농산물 착즙기용 압출관
청구인(디자인권자)	개인 권리자
피청구인(의뢰인)	압출관을 실시하는 회사 — 특허사무소 소담 서교준 변리사/변호사 대리
1라운드	특허심판원 2017당1850 등 4건(2017당1850은 2018. 11. 13. 청구 기각) → 특허법원 2018허9268 등 4건(2019. 9. 6. 원고 청구 기각) → 대법원 2019후11619 등 4건(2020. 1. 16. 상고 기각)
2라운드	특허심판원 2020당2815(2021. 12. 10. 청구 기각) → 특허법원 2022허1087(2022. 8. 18. 원고 청구 기각)
결과	두 라운드 모두 의뢰인 제품은 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 결론

문제가 된 등록디자인

디자인권자의 등록디자인(제744084호, 2013. 6. 12. 출원, 2014. 5. 13. 등록)은 금속 재질의 농산물 착즙기용 압출관입니다. 망체로 된 원통형 운송관 두 개를 나란히 배치하고, 압력에 터지거나 찢어지지 않도록 보호링을 끼운 구조입니다. 디자인권자는 이 등록디자인을 비롯해 같은 물품에 관한 등록디자인을 근거로 의뢰인 제품이 권리범위에 속한다며 적극적 권리범위확인심판을 청구했습니다.

1라운드 — 등록디자인 자체의 권리범위를 부정하다

서교준 변리사/변호사는 두 디자인의 차이를 하나하나 따지기보다, 등록디자인 출원 전에 공개된 디자인을 폭넓게 조사했습니다. 공개특허공보·등록디자인공보에서 착즙기·녹즙기·음식물 분쇄장치 관련 선행디자인을 찾아 제출했고, 심리에서는 모두 12건의 선행디자인이 검토되었습니다. 결정적이었던 것은 2013. 5. 10. 등록디자인공보에 게재된 ‘음식물 분쇄장치용 압출관'(선행디자인 11)이었습니다.

특허심판원은 2017당1850 사건에서 2018. 11. 13. “이 사건 등록디자인은 선행디자인 11과 동일·유사하여 그 권리범위가 인정되지 아니하므로 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다”는 이유로 심판청구를 기각했습니다.

디자인권자는 특허법원에 심결취소소송을 제기했지만, 특허법원도 같은 결론이었습니다. 특허법원은 다음 판단 기준을 제시했습니다.

등록디자인이 그 등록출원 전에 이미 공지된 디자인 또는 등록출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 되어 있던 디자인과 동일‧유사한 경우에는 등록무효심판의 유무와 관계없이 권리범위가 인정되지 않는다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조).

특허법원 2019. 9. 6. 선고 2018허9268 판결

그리고 두 디자인을 구체적으로 대비했습니다.

• 물품: 등록디자인은 ‘농산물 착즙기용 압출관’, 선행디자인 11은 ‘음식물 분쇄장치용 압출관’으로 모두 분쇄한 내용물을 압출하며 수분을 배출하는 물품이어서 용도·기능이 같거나 비슷하고 혼용될 수도 있으므로 유사하다고 보았습니다.
• 공통점: 망체로 된 원통 운송관이 나란히 배치된 점, 운송관 앞부분과 가운데에 타원형 트랙 모양 외곽과 가로로 누운 8자 모양 안쪽 윤곽의 보호링이 결합된 점, 운송관 뒷부분에 반타원형 결합부가 있는 점을 보는 사람의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로 보았습니다.
• 차이점: 보호링이 3개인지 2개인지, 보호링의 통공이 10개인지 12개인지는 길이에 따라 하나를 더하거나 뺀 정도의 변형이거나 자세히 보아야 알 수 있는 미세한 차이에 불과하다고 판단했습니다.

결국 특허법원은 “이 사건 등록디자인은 선행디자인 11과 유사하므로, 이 사건 등록디자인은 권리범위가 인정되지 않는다”고 보아 디자인권자의 청구를 기각했습니다. 같은 날 선고된 관련 사건 3건(2018허9275·9282·9251)도 모두 원고 청구 기각으로 끝났고, 디자인권자의 상고는 대법원에서 2020. 1. 16. 모두 기각되었습니다.

2라운드 — 다른 등록디자인으로 다시 청구, 이번에는 자유실시디자인

디자인권자는 2020. 9. 15. 다른 등록디자인(제860550호, 2015. 12. 10. 출원, 2016. 6. 17. 등록)을 근거로 다시 적극적 권리범위확인심판을 청구했습니다(2020당2815). 이번에는 등록디자인 자체보다 의뢰인 제품이 출원 전 공지된 디자인으로부터 쉽게 실시할 수 있는 디자인인지가 쟁점이었습니다.

이 쟁점에 관한 대법원의 기준은 다음과 같습니다.

등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 출원 전에 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다.

대법원 2016. 8. 29. 선고 2016후878 판결

특허심판원은 2021. 12. 10. 확인대상디자인이 2014. 11. 11. 한 착즙기 업체 홈페이지에 게재된 스크류 착즙기 디자인(선행디자인 22)에 의하여, 또는 2015. 7. 3. 등록디자인공보에 게재된 농산물 착즙기용 압출관(선행디자인 13)과 선행디자인 22의 결합에 의하여 쉽게 실시할 수 있는 자유실시디자인이라며 청구를 기각했습니다.

특허법원도 2022. 8. 18. 같은 결론을 내렸습니다(2022허1087). 특허법원은 확인대상디자인과 선행디자인 22가 타공된 깔때기 모양 압출관 2개를 나란히 배열하고 원통형 압출관 헤드를 연결한 점, 결합링과 보호링으로 고정한 점, 결합링이 가로로 누운 8자 모양이고 통공 6개가 있는 점, 압출관 헤드에 클램프가 있는 점에서 공통되고, 이 공통점이 전체 심미감을 좌우하는 지배적 특징이라고 보았습니다. 압출관 헤드 끝의 돌출 테두리와 보호링 개수의 차이는 흔히 취할 수 있는 단순한 변형이거나 새로운 미감을 낳지 않는 상업적·기능적 변형에 불과하다고 판단했습니다. 나아가 선행디자인 13에 보호링 1개와 돌출 테두리 형상이 이미 나타나 있으므로, 통상의 디자이너가 두 선행디자인을 결합하여 쉽게 실시할 수 있다고 보았습니다.

이 사건에서 확인할 수 있는 점

• 등록디자인의 권리범위는 출원 전 공지디자인에 따라 달라집니다. 등록디자인이 공지디자인과 동일·유사하면 무효심판을 거치지 않아도 권리범위가 인정되지 않습니다(1라운드).
• 내 제품이 공지디자인에서 쉽게 실시할 수 있는 디자인이면, 등록디자인과 비교할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않습니다. 이것이 자유실시디자인 항변입니다(2라운드).
• 두 항변은 구별해야 합니다. 대법원 2002후2037 판결은 등록디자인이 공지디자인과 동일·유사한 경우에는 권리범위를 인정할 수 없다고 하면서도, 등록디자인이 널리 알려진 형상 등으로부터 쉽게 창작할 수 있는 정도에 그치는 경우에는 무효가 되기 전까지 권리범위를 부인할 수 없다고 판시했습니다. 반면 확인대상디자인 쪽이 그렇게 쉽게 창작할 수 있는 것이면 권리범위에 속하지 않습니다. 어느 쪽을 주장할지는 찾은 선행디자인의 성격에 따라 정해집니다.
• 결국 승부는 선행디자인 조사의 폭에서 갈렸습니다. 공보뿐 아니라 업체 홈페이지 게시물까지 공지디자인으로 인정되었습니다.

비슷한 상황이라면

디자인권자로부터 경고장이나 권리범위확인심판 청구서를 받았다면, 두 디자인의 차이만 볼 것이 아니라 등록디자인 출원 전에 공개된 디자인을 먼저 조사해 보시기 바랍니다. 어떤 항변이 가능한지는 선행디자인을 확보한 뒤에야 정확히 판단할 수 있습니다.

• 사건 진단이 필요하시면 사건 사전진단을 이용하실 수 있습니다.
• 다른 승소 사례는 심판·소송 승소사례 모음에서 보실 수 있습니다.
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이 글은 특허사무소 소담이 대리한 실제 사건을 바탕으로 작성했으며, 당사자는 익명으로 처리했습니다. 개별 사건의 결과는 사실관계와 증거에 따라 달라질 수 있습니다.

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