대법원은 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결에서 원출원 의견서 제출 이후 같은 출원인이 후속 분할출원을 한 경위 등을 고려해, 원출원 출원경과를 분할출원의 기능적 청구항 해석에도 참작할 수 있다고 판단했습니다. 다만 이는 원출원 심사이력이 모든 분할출원을 자동으로 구속한다는 일반론이 아니라, 해당 사안의 구체적 사실관계에 기초한 판단입니다. 따라서 청구항 문언과 명세서뿐 아니라 분할 계보, 의견서 제출 시점과 구체적 배제 취지를 함께 살펴야 합니다.

분할출원은 원출원과 별개의 출원입니다. 그렇다면 원출원 심사에서 제출한 의견서와 보정서는 후속 분할출원의 권리범위를 해석할 때 전혀 고려하지 않아도 될까요? 2023후11340 대법원 판결의 답은 조건부였습니다.

이 사건에서 문제 된 표현은 「세정수단」이었습니다. 청구항 문언만 보면 세정 기능을 수행하는 여러 방식을 넓게 포함할 여지가 있었지만, 명세서와 원출원 심사기록에는 전기분해 방식과 선을 그은 흔적이 남아 있었습니다. 대법원은 그 기록을 후속 분할출원의 청구범위 해석에 참작했고, 확인대상 발명의 전기분해 방식은 권리범위에 속하지 않는다고 보았습니다.

이 글은 특허법 제52조의 분할출원과 대법원 판결 원문을 기준으로, 어떤 사실이 원출원 출원경과와 후속 분할출원을 연결했는지 살펴봅니다. 결론을 모든 분할출원에 적용되는 포괄적 출원경과금반언으로 넓히지 않는 것이 중요합니다.

대법원은 원출원 심사이력을 분할출원에 어떻게 연결했나?

대법원의 출발점은 특허법 제97조입니다. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적힌 사항에 따라 정합니다. 발명의 설명이나 도면을 이유로 청구범위를 임의로 줄이거나 늘리는 것은 원칙적으로 허용되지 않습니다.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.

특허법 제97조

다만 청구항이 구조나 재료가 아니라 기능·효과·성질로 표현되어 있고, 그 용어만으로 구체적인 기술 구성을 알 수 없는 경우가 있습니다. 문언상 포함되는 모든 구성을 권리범위로 보면 명세서의 기재와 명백히 어긋날 수도 있습니다. 출원인이 심사 과정에서 특정 구성을 권리범위에서 의식적으로 제외한 것으로 보이는 경우도 마찬가지입니다.

대법원은 이처럼 문언 그대로의 해석이 명백히 불합리한 경우, 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사와 제3자의 법적 안정성을 두루 참작하여 권리범위를 제한 해석할 수 있다고 보았습니다. 독립항과 종속항의 권리범위가 실질적으로 같아지는 결과가 생기더라도 달라지지 않는다고 했습니다.

이 사건의 핵심은 그 다음 단계입니다. 대법원은 원출원과 후속 분할출원의 관계를 검토한 뒤 다음과 같이 판시했습니다.

이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다.

대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결

판결의 문언은 참작할 수 있다입니다. 원출원의 모든 의견이 후속 분할출원에 당연히 승계된다거나, 분할출원의 청구항이 원출원 의견서에 의해 자동으로 축소된다고 말하지 않았습니다. 판결의 범위를 정확히 읽으려면 두 출원을 연결한 사정부터 확인해야 합니다.

사건의 출원 계보와 심사기록은 어떤 순서였나?

이 사건 특허발명의 명칭은 「자가세정 가능한 정수기」입니다. 판결문에 나타난 출원 계보는 원출원에서 한 차례 분할출원을 하고, 그 분할출원에서 다시 이 사건 특허발명을 분할출원한 구조입니다.

지식재산처(구 특허청)의 특허·실용신안 제도 안내는 분할출원을 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우 그 일부를 하나 이상의 출원으로 나누는 제도로 설명합니다. 현행 특허법 제52조 제1항도 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 분할하도록 정합니다.

이 사건에서도 대법원은 이 사건 특허발명이 원출원 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위 안에 있다는 점을 확인했습니다. 출원인은 원출원과 이 사건 특허발명 모두 같았습니다. 무엇보다 원출원에서 전기분해 방식과의 차이를 설명한 뒤 이 사건 특허발명을 출원했습니다. 의견제출과 후속 출원은 시간적으로도 이어졌습니다.

그렇다고 분할출원 제도 자체가 원출원의 모든 심사기록을 법률상 자동 승계시킨다고 해석할 수는 없습니다. 특허법 제52조는 분할 가능 범위와 시기, 출원일의 소급 등 분할출원의 요건과 효과를 정합니다. 이 판결에서 원출원 출원경과를 참작한 근거는 제52조만이 아니라, 기능적 청구항의 해석과 명세서 기재, 출원인의 의사, 제3자의 법적 안정성을 함께 본 데 있습니다.

「세정수단」은 왜 문언 그대로 해석되지 않았나?

이 사건 제1항에는 여과부에서 여과된 물을 이용해 저장탱크를 세정할 수 있도록 저장탱크에 연결되고, 세정수단을 구비하는 세정부가 기재돼 있었습니다. 그러나 청구항에는 세정수단의 구체적인 기술 구성이 적혀 있지 않았습니다. 「세정수단」은 세정 기능을 하는 수단이라는 기능적 표현이었습니다.

명세서는 세정수단에 세정물질 또는 살균물질이 포함되고, 여과부에서 여과된 물에 그 물질이 희석되어 저장탱크로 공급되는 방식을 설명했습니다. 반면 물을 전기분해해 살균물질을 새로 생성하는 방식은 기재하지 않았고, 그 구성을 구체적으로 개시하거나 시사하는 내용도 나타나지 않았습니다.

원출원 심사 과정에서 출원인은 이 차이를 직접 강조했습니다. 선행기술은 살균물질을 미리 포함하지 않아 세척을 위해 전기분해로 살균물질을 새로 만들어야 하지만, 원출원 발명은 세정수단 내부에 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있어 구성과 효과가 다르다는 취지였습니다. 이어 세정수단을 필터 또는 세정살균제 도징시스템을 포함하는 형태로 한정했습니다.

대법원은 명세서의 기재와 원출원 의견서가 같은 방향을 가리킨다고 보았습니다. 이 사건 특허발명의 「세정수단」 가운데 전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단은 명세서가 뒷받침하지 않았고, 출원인이 권리범위에서 의식적으로 제외한 부분에도 해당한다고 판단했습니다.

따라서 「세정수단」은 단순히 저장탱크를 깨끗이 씻는 모든 방법이나 도구가 아니었습니다. 세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 이를 여과된 물에 희석해 저장탱크에 공급하는 수단으로 제한하여 해석했습니다. 기능이 같다는 이유만으로 그 기능을 수행하는 모든 기술 구성을 청구범위에 넣지 않은 것입니다.

명세서의 기재와 청구범위 사이의 관계는 명세서 실시례와 청구범위 전략에서도 확인할 수 있습니다. 분할출원에서도 청구항 문언만 따로 떼어 읽기보다 최초 명세서의 기재와 심사 과정에서 경계를 그은 표현을 함께 관리해야 합니다.

원출원 출원경과가 참작된 사정은 무엇인가?

이 판결은 원출원 심사이력을 참작할 수 있는 요건을 일반적인 체크리스트로 제시하지 않았습니다. 다만 판결이 실제로 확인한 사정을 정리하면 다음과 같습니다.

이 표의 항목은 기계적인 필요충분조건이 아닙니다. 출원인이 같다는 사실 하나만으로 원출원 의견서가 후속 분할출원을 구속하지 않습니다. 기능적 표현이 있다는 이유만으로 언제나 원출원 심사기록을 가져오는 것도 아닙니다. 법원은 여러 사정을 결합해 문언 그대로의 해석이 명백히 불합리한지 판단했습니다.

반대로 후속 분할출원의 명세서가 원출원 의견과 다른 기술 구성을 명확히 뒷받침하고, 청구항도 그 차이를 구체적으로 표현했다면 같은 결론이 당연히 나온다고 단정할 수 없습니다. 그 경우의 청구범위 해석은 해당 분할출원의 문언과 명세서, 실제 심사기록을 다시 확인해야 합니다.

이 판결은 모든 분할출원에 대한 출원경과금반언인가?

아닙니다. 판결을 포괄적인 출원경과금반언 선언으로 부르면 판단 범위가 넓어집니다. 대법원은 원출원의 모든 진술이 분할출원에 승계된다고 하지 않았고, 원출원 심사이력이 후속 청구항을 언제나 축소한다고 판시하지도 않았습니다.

판결이 한 말은 원출원 출원경과를 후속 분할출원의 청구범위 해석에 참작할 수 있다는 것입니다. 그 참작 결과 전기분해 방식이 의식적으로 제외됐다고 보았습니다. 출원경과의 존재, 참작 가능성, 제한 해석의 결론을 단계별로 나누어 읽어야 합니다.

또한 원출원의 의견서에 어떤 표현이 있었다는 사실만으로 결론이 정해지지 않았습니다. 명세서가 세정물질 또는 살균물질을 미리 포함하는 방식만 설명했고 전기분해 방식을 기재하거나 시사하지 않았다는 점이 함께 작용했습니다. 심사기록과 명세서의 방향이 일치했다는 점을 빼면 판결의 논증이 달라집니다.

실무상 「금반언」이라는 표지는 편리합니다. 그러나 사건 기록을 검토할 때는 더 구체적인 질문이 필요합니다. 어느 출원에서 누가 어떤 거절이유에 대응해 무엇을 제외한다고 설명했는지, 그 의견이 후속 분할출원 전에 제출됐는지, 후속 명세서가 해당 기술 구성을 뒷받침하는지를 순서대로 확인해야 합니다.

확인대상 발명은 왜 권리범위에서 벗어났나?

청구범위를 제한 해석한 뒤에도 별도의 균등 판단이 남았습니다. 이 사건 특허발명은 일부 필터를 통과한 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석해 저장탱크를 세정했습니다. 확인대상 발명은 일부 필터를 통과한 물을 전극 살균기에서 전기분해하여 전기분해수를 만들고, 그 물로 유로와 정수탱크를 살균했습니다.

대법원은 출원 당시의 공지기술도 살폈습니다. 일부 필터만 통과한 물을 정수기의 자동 살균이나 소독에 사용하는 기술 등이 이미 알려져 있었으므로, 이 사건 발명의 기술발전에 대한 기여가 크다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 그 결과 이 사건 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 가까운 정도로 파악해야 한다고 보았습니다.

제한 해석된 세정수단은 살균물질을 내부에 포함하고 이를 여과된 물에 희석하는 방식입니다. 확인대상 발명은 전기분해로 살균수를 새로 생성합니다. 대법원은 두 방식의 과제 해결원리가 같지 않다고 보아 동일 구성뿐 아니라 균등 구성도 부정했습니다.

따라서 판결의 결론은 두 단계로 구성됩니다. 먼저 원출원 출원경과와 명세서를 참작해 기능적 표현인 세정수단을 제한 해석했습니다. 다음으로 제한된 구성과 확인대상 발명을 대비해 과제 해결원리의 동일성을 부정했습니다. 출원경과 참작 자체가 곧바로 균등 부정의 전부였던 것은 아닙니다.

균등론의 과제 해결원리 판단은 특허침해 균등론의 작용효과 판단 기준에서 별도로 다루고 있습니다. 이 글의 핵심은 균등요건 전체가 아니라, 그 판단에 앞선 분할출원 청구항 해석입니다.

분할출원 단계에서는 무엇을 점검해야 하나?

분할출원을 준비하면서 새 청구항만 작성해서는 부족합니다. 원출원과 중간 분할출원의 심사기록도 함께 읽어야 합니다. 특히 기능이나 효과로 넓게 표현한 청구항을 만들려면, 이전 의견서에서 그 기능을 구현하는 특정 방식을 제외했다고 설명한 적이 있는지 확인할 필요가 있습니다.

의견서를 쓸 때도 후속 출원 가능성을 염두에 두어야 합니다. 거절이유를 넘기기 위해 선행기술과의 차이를 설명하는 것은 필요하지만, 발명의 전체 범위보다 넓게 특정 구성을 배제하는 문장을 쓰면 그 기록이 나중에 다시 읽힐 수 있습니다. 차이점의 근거가 청구항 문언인지, 명세서의 특정 실시형태인지, 선행기술의 필수 구성인지 구분해 표현하는 편이 안전합니다.

분할출원 명세서는 원출원 자료를 그대로 복제하는 데 그치지 않고, 실제로 청구하려는 기능적 표현이 어떤 구조와 방식으로 구현되는지 점검해야 합니다. 최초 기재 범위를 벗어나는 내용을 새로 추가할 수는 없지만, 기존 기재 중 어떤 부분이 후속 청구항을 뒷받침하는지는 분명하게 정리할 수 있습니다.

권리범위확인심판에서는 어떤 기록을 먼저 모아야 하나?

이 사건처럼 권리범위 다툼이 시작된 뒤에는 등록공보만으로 충분하지 않을 수 있습니다. 원출원에서 후속 분할출원까지의 전체 계보와 각 단계의 거절이유통지, 의견서, 보정서가 필요합니다. 상대방 제품이나 확인대상 발명의 구성과 직접 관련된 표현을 시간 순서대로 정리해야 합니다.

권리범위확인심판의 절차와 적극·소극 청구의 차이는 특허 권리범위확인심판 분야 안내에서 확인할 수 있습니다. 이 사건도 실시자가 자신의 전기분해 방식이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구한 소극적 권리범위확인심판에서 출발했습니다.

검토표는 세 열로 나누는 편이 명확합니다. 하나는 등록 청구항과 명세서가 허용하는 해석입니다. 다른 하나는 원출원과 각 분할출원에서 제출된 의견서·보정서가 그은 경계입니다. 마지막은 확인대상 발명의 실제 구성입니다. 이 세 열을 섞지 않아야 문언 해석, 의식적 제외와 균등 판단을 구분할 수 있습니다.

대법원은 원심이 세정수단을 넓게 해석하고 확인대상 발명을 균등관계로 본 판단에 청구범위 해석과 균등요건에 관한 법리오해가 있다고 보아 원심판결을 파기환송했습니다. 파기환송은 대법원이 확인한 법리에 따라 원심법원이 사건을 다시 심리·판단하도록 돌려보낸 것입니다. 이 판결만으로 환송 후 절차까지 확정됐다고 표현해서는 안 됩니다.

구체적 사건에서 원출원과 복수의 분할출원 기록을 대조해야 한다면, 청구항 계보와 심사기록을 먼저 고정한 뒤 대응 방향을 정해야 합니다. 필요한 자료와 불리한 공백을 선행 검토하려면 심판·소송 사건 사전진단 안내를 참고할 수 있습니다.

실무에서 기억할 결론은 무엇인가?

2023후11340 대법원 판결은 원출원 심사이력이 후속 분할출원과 언제나 단절되는 것은 아니라는 점을 분명히 했습니다. 기능적 청구항의 문언만으로 구체적인 기술 구성을 알기 어렵고, 명세서와 원출원 의견서가 특정 방식을 함께 제외하는 방향을 보인다면 원출원 출원경과가 후속 청구범위 해석에 참작될 수 있습니다.

그러나 분할출원이라는 이유만으로 자동 구속되는 것은 아닙니다. 판결은 같은 출원인, 최초 명세서·도면의 범위, 원출원 의견제출과 후속 분할출원의 시간적 선후, 기능적 표현과 명세서 기재를 모두 확인했습니다. 사건마다 이 연결고리가 있는지 따로 검토해야 합니다.

출원 단계에서는 원출원 의견서 한 문장이 후속 분할출원에서 어떻게 읽힐지 점검해야 합니다. 분쟁 단계에서는 등록공보만 보지 말고 원출원부터 재분할까지의 전체 심사기록을 확보해야 합니다. 이 판결의 실무적 의미는 분할출원의 독립성을 부정하는 데 있지 않고, 청구항 해석에서 출원 계보 전체를 기록으로 관리해야 한다는 데 있습니다.

자주 묻는 질문

원출원 의견서는 모든 분할출원을 구속하나요?

아닙니다. 대법원은 원출원 출원경과를 후속 분할출원의 청구범위 해석에 참작할 수 있다고 판단했습니다. 같은 출원인, 분할 계보, 의견제출 시점, 기능적 표현과 명세서 기재 등 이 사건의 구체적 사정을 함께 고려했습니다.

판결이 원출원 출원경과금반언을 일반적으로 인정했나요?

그렇게 단정하기 어렵습니다. 판결의 문언은 「참작할 수 있다」입니다. 원출원의 모든 진술이 후속 분할출원에 자동 승계된다는 일반 법리를 선언한 것은 아닙니다.

기능적 청구항은 항상 명세서의 실시형태로 제한되나요?

항상 그런 것은 아닙니다. 청구범위 문언에 따라 보호범위를 정하는 것이 원칙입니다. 다만 기능적 표현을 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 경우, 기술사상·명세서·출원인의 의사·제3자의 법적 안정성을 참작해 제한 해석할 수 있습니다.

대법원은 확인대상 발명을 균등으로 보았나요?

아닙니다. 이 사건 특허발명은 세정물질 또는 살균물질을 여과된 물에 희석하는 방식이고, 확인대상 발명은 전기분해로 전기분해수를 생성하는 방식이었습니다. 대법원은 과제 해결원리가 같지 않다고 보아 균등을 부정했습니다.

분할출원 전에 가장 먼저 확인할 자료는 무엇인가요?

원출원 최초 명세서·도면, 거절이유통지, 의견서와 보정서를 먼저 확인해야 합니다. 재분할 사건이라면 중간 분할출원의 심사기록도 함께 검토하여 후속 청구항과 충돌하는 설명이나 배제 문구가 있는지 살펴야 합니다.

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본 글은 2026-09-11 현재 2023후11340 대법원 판결의 사건번호·선고일·주문·직접 인용 자구·판시 방향을 판결 원문과 대법원 공식 자료로 대조해 작성했습니다.

법령 기준: 특허법 시행 2025. 11. 11., 법률 제21134호. 실제 사건에는 출원·심판 시점에 적용되는 법령과 개별 심사기록을 다시 확인해야 합니다.

작성자: 여인재 변리사
전문분야: 특허 권리범위확인심판, 청구범위 해석, 심결취소소송
최종 업데이트: 2026-09-11

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