‘솔트리’ 상표 불사용취소심판으로 고객 상표 ‘Saltree’의 등록 길을 연 사례 (2018당1925)

고객이 출원한 ‘Saltree’가 선등록 상표 ‘솔트리’에 막히자, 선등록 상표의 불사용을 조사해 취소심판을 청구했고 등록 취소 심결을 받아 고객 상표를 등록한 사례입니다.

사건 요약

고객이 사용하려던 상표는 ‘Saltree’였습니다. 이 상표는 ‘솔트리’로 읽히기 때문에, 먼저 등록되어 있던 ‘솔트리’ 상표와 유사하다는 이유로 등록을 받지 못하고 있었습니다.

상표 이름을 바꾸는 대신, 먼저 등록된 ‘솔트리’ 상표가 실제로 쓰이고 있는지부터 조사했습니다. 최근 3년 동안 사용한 흔적을 찾기 어렵다고 판단해 불사용취소심판을 청구했습니다.

불사용취소심판에서는 청구인이 불사용을 주장하면, 상표권자가 심판청구일 전 3년 이내에 지정상품 중 하나 이상에 상표를 정당하게 사용했다는 사실을 증명해야 합니다. 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다면 그 이유를 증명해야 합니다.

따라서 청구인 측 준비의 중심은, 권리자가 사용 증거를 내기 어려운 상황인지 미리 조사해 두고, 심판청구 요건(이해관계, 청구 대상 지정상품의 범위)을 정확히 갖추는 데 있었습니다.

피청구인은 답변서 제출 기한까지 답변하지 않았고, 심판원이 사용 증거를 내도록 기한을 다시 주었지만 심리가 끝날 때까지 아무런 답변이 없었습니다.
심판원은 상표법 제119조 제1항 제3호와 같은 조 제3항에 따라, 상표권자가 정당한 사용이나 불사용의 정당한 이유를 증명하지 않은 이상 등록 취소를 면할 수 없다고 판단했습니다.
그 결과 ‘솔트리’ 상표의 등록을 취소한다는 심결이 내려졌고, 그대로 확정되었습니다.

선등록 상표가 취소되면서 고객의 ‘Saltree’ 상표도 등록을 마쳤습니다. 고객은 브랜드 이름을 바꾸지 않고 사업을 이어 갈 수 있었습니다.

출원한 상표가 먼저 등록된 비슷한 상표 때문에 거절되었다면, 그 상표가 최근 3년간 실제로 쓰이고 있는지 먼저 확인해 볼 만합니다.
불사용취소심판에서는 사용 사실의 증명 책임이 상표권자에게 있습니다. 다만 권리자가 사용 증거를 내면 결과가 달라지므로, 청구 전에 사용 실태를 충분히 조사하는 것이 중요합니다.
불사용을 이유로 한 취소 심결이 확정되면 상표권은 심판청구일에 소멸한 것으로 봅니다. 이후 출원 전략과 순서는 사건마다 달라지므로 청구 단계에서 함께 설계합니다.

사례 안내: 이 글은 공개된 심결의 내용을 이해하기 쉽게 정리한 것입니다. 사건마다 사실관계와 증거가 다르므로 같은 결과를 보장하지 않습니다.