동업자나 거래처가 관계를 통해 알게 된 상표를 먼저 출원했다면 상표법 제34조 제1항 제20호에 따라 그 등록의 무효를 구할 수 있습니다. 다만 먼저 썼다는 사실만으로는 부족하고, 법원은 그 상표를 누가 정하고 사용을 통제하며 품질을 관리해 왔는지를 따져 누구의 상표였는지를 판단합니다. 동업이 시작되기 전에 출원인이 스스로 만든 상표라면, 동업이 끝난 뒤 그 사람이 출원해도 무효가 되지 않을 수 있습니다.
한 줄 결론: 제20호 분쟁에서 결론을 가르는 것은 관계가 있었는가보다 그 상표가 누구의 것이었는가를 보여 주는 자료입니다.
이 글이 필요한 분
- 동업이나 위탁·납품 거래가 끝난 뒤 상대방이 함께 쓰던 상표를 먼저 등록한 사업자
- 거꾸로 자신이 만든 상표를 등록했다가 옛 동업자나 거래처로부터 무효심판을 당한 출원인
상표는 먼저 출원한 사람이 등록받는 것이 원칙입니다. 그래서 동업이나 거래가 끝난 직후 한쪽이 함께 쓰던 상표를 서둘러 출원하는 일이 생깁니다. 이런 출원을 막는 상표법 조항의 요건과 대법원·특허법원이 실제로 따진 사정, 무효를 구하는 쪽과 등록을 지키는 쪽이 준비할 자료를 차례로 자세히 설명드립니다. 상표무효심판의 절차와 기간은 상표무효심판 절차·기간·비용 총정리에서 다루었습니다.
동업자나 거래처가 먼저 출원한 상표도 무효가 될 수 있나?
될 수 있습니다. 상표법 제34조 제1항은 상표등록을 받을 수 없는 상표를 열거하는데, 그 제20호가 바로 이 상황을 다룹니다.
“동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표”
상표법 제34조 제1항 제20호
이 사유로 등록된 상표는 상표법 제117조 제1항 제1호에 따라 무효심판의 대상이 됩니다. 조문을 나누어 보면 확인할 요건은 네 가지입니다.
| 요건 | 무엇을 묻나 | 확인할 자료 |
|---|---|---|
| 관계 | 동업·고용 등 계약관계, 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계가 있었는가 | 계약서, 거래 송장, 사업자등록·임원 등기, 메시지 기록 |
| 타인의 상표 | 상대방이 아닌 내가 사용하거나 사용을 준비하던 상표인가 | 표장 선정 과정, 판매 명의, 포장 표시, 품질관리 기록 |
| 인식 | 그 관계를 통해 그 상표임을 알고 출원했는가 | 관계 기간과 출원일의 선후, 상대방이 상표를 접한 경위 |
| 동일·유사 | 표장과 상품이 같거나 비슷한가 | 등록상표와 사용 표장의 대비, 지정상품과 사용상품 |
아래 판결들에서는 관계보다 표 1의 ‘타인의 상표’ 요건, 곧 그 상표가 누구의 것이었는지를 두고 다툼이 갈린 경우가 많았습니다.
이 조항은 무엇을 막으려는 것인가?
대법원은 이 조항의 취지를 이렇게 설명했습니다. 계약관계 등을 통해 타인의 상표를 알게 되었을 뿐 “그 상표등록을 받을 수 있는 권리자가 아닌 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다”는 것입니다(대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결).
제20호는 먼저 출원한 사람이 등록받는다는 원칙의 예외이고, 기준은 누가 먼저 썼는지가 아니라 누가 등록받을 권리자인지입니다. 관계가 있었다는 것만으로는 부족합니다. 판결문의 ‘선사용상표’는 출원 전에 타인이 사용하거나 사용을 준비 중이던 상표를 의미하는 것입니다.
법원은 ‘누구의 상표였는가’를 어떻게 판단하나?
같은 판결에서 대법원은 판단 방법을 이렇게 밝혔습니다.
“타인과 출원인 중 누가 선사용상표에 관하여 상표등록을 받을 수 있는 권리자인지는 타인과 출원인의 내부 관계, 선사용상표의 개발·선정·사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.”
대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결 이유 1. 가.
위탁경영 계약: 직접 만든 쪽이 아니라 관리한 쪽. 대법원 2019후10739 사건에서 비료 공장을 지은 조합은 한 개인에게 공장 경영을 맡겼습니다. 계약상 매출과 입출금은 조합 계좌로 처리되었고, 조합은 생산·포장디자인·판매·출하에 관한 업무지도권을 가졌습니다. 수탁자가 세운 회사가 제품 명칭을 상표로 등록하자 조합이 무효를 구했습니다. 원심은 조합이 생산·판매에 직접 관여했다거나 표장을 선정·개발했다고 보기 어렵다며 제20호를 부정했습니다. 대법원은 이 계약을 위임으로 보고, 수탁자가 명칭 선정 업무를 맡았더라도 위임사무의 일환이므로 “그에 관한 사용 권원은 원고에게 귀속된다”고 판단했습니다. 여기서 원고는 조합입니다. 포장에 생산업자로 조합만 적혀 있어 “수요자들로서도 이 사건 비료의 출처를 원고로 인식할 수밖에 없다”는 점도 들었습니다. 대법원은 원심 판단에 “상표법 제34조 제1항 제20호에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다”며 사건을 돌려보냈고, 환송 후 다시 심리된 끝에 이 등록상표는 무효로 되었습니다.
동업 회사의 사내이사: 함께 고른 상표는 회사의 것. 두 사람이 건강기능식품 사업을 함께 하려고 회사를 세우고 사내이사가 되었습니다. 동업이 끝난 바로 다음 날 한 사람이 대리인에게 회사 제품의 표장을 자기 명의로 출원해 달라고 요청했습니다. 특허법원은 두 사람이 사내이사로서 표장을 함께 논의해 정했고, 출원인이 사내이사로서 제3자의 출원에 이의신청하고 회사를 대표해 합의한 것도 회사를 위해 상표 사용을 통제·관리한 행위라고 보았습니다. 출원인은 독자적으로 개발했다고 주장했지만 변론에서 스스로 만드는 과정에 관한 “구체적인 자료는 없다”고 진술했습니다. 판결문에서 D는 동업 회사를 가리킵니다. 특허법원은 이 등록상표의 출원 비용은 출원인이 냈고, 설령 회사가 같은 계열 상표 일부의 출원 비용을 냈더라도 그것만으로 “D가 묵시적으로 동의하였다고 보기 부족”하다고 판단했습니다(특허법원 2025. 5. 22. 선고 2024허15158 판결). 이 특허법원 판결은 확정되었고 특허심판원은 등록무효 심결을 했습니다.
동업 전에 만든 상표: 동업했다고 공동의 것이 되지는 않는다. 반대 방향의 사례도 있습니다. 수산물 직거래 사업을 함께 한 두 사람 가운데 한 사람이 ‘바다의 아들’이라는 문자와 인물 캐리커처를 결합한 상표를 등록했습니다. 상대방 쪽에서 영업을 넘겨받았다는 사람이 무효를 구했으나 특허법원은 청구를 기각했습니다. 동업관계가 있었다는 점은 다툼이 없어 보였고, 쟁점은 그 상표가 상대방의 것인지였습니다. 특허법원은 출원인이 동업이 시작되기 직전 자기 비용으로 디자인 업체에 캐리커처와 문자 디자인을 의뢰했고 동업 전부터 별도 상호로 사업을 준비했으며, 자기 비용으로 영업장을 임차하고 장비를 샀다는 사정을 들었습니다. 아래 판결문의 C는 상대방 동업자이고, 피고가 상표를 등록한 출원인입니다.
“결국 원고가 제출한 증거만으로는 피고가 자신이 개발․선정한 선사용상표를 동업재산으로 출자하였다거나 선사용상표에 대한 권리가 C에게 귀속되었다고 인정하기 어렵다.”
특허법원 2026. 4. 23. 선고 2024허15479 판결 이유 3. 다. 2)
상대방이 선사용상표가 표시된 명함을 상품 상자에 넣어 보내고 온라인 직송 매장을 열었다는 사실도 인정되었지만, 결론은 “이 사건 등록상표는 상표법 제34조 제1항 제20호에 해당하지 않는다”였습니다. ‘바다의 아들’ 사건 특허법원 판결의 확정 여부는 이 글을 쓰는 시점에 확인하지 못했습니다.
수입 거래처가 출원한 경우는 어떻게 보나?
해외 제조사의 상품을 들여와 팔던 국내 수입업자가 그 상표를 국내에 먼저 등록하는 경우가 대표적입니다. 해외 제조사는 국내에서 직접 상표를 사용한 적이 없으니 보호받을 ‘타인이 사용한 상표’가 없다고 볼 여지가 있습니다. 대법원은 이렇게 정리했습니다. 선사용상표는 원칙적으로 국내에서 사용 또는 사용 준비 중인 상표여야 하지만, 외국 권리자가 “국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출하여 그 상품을 선사용상표를 표시한 그대로 국내의 정상적인 거래에서 양도, 전시되는 등의 방법으로 유통되게 하였다면 이를 수입하여 유통시킨 제3자와의 관계에서 선사용상표는 상표법 제34조 제1항 제20호의 ‘타인이 사용한 상표’에 해당한다”는 것입니다(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10289 판결). 대법원 2022후10289 사건에서 상표를 등록한 국내 수입업자의 등록은 무효로 유지되었습니다.
특허법원은 이 법리를 전자담배 수입 사건에 적용했습니다. 특허심판원은 등록상표권자가 출원 전에 해외 제조사와 거래한 사실을 인정하기 어렵고, 거래가 있었더라도 신의칙 위반으로 볼 수 없다며 무효심판 청구를 기각했습니다. 특허법원은 해외 제조사의 거래 송장에 적힌 수입자의 전화번호가 등록상표권자가 쓰던 번호이고, 메신저 기록에 나온 그 수입자의 이름과 생년월일도 등록상표권자와 같다는 점에서 수입 거래를 인정했습니다. 등록상표권자가 수입을 시작하고 1년 6개월쯤 뒤에 출원했고 독자적으로 개발했다는 증거가 없으며, 해외 제조사로부터 “선사용 상표의 출원을 허락받은 사실을 인정할 증거가 없다”는 점도 들었습니다(특허법원 2025. 8. 14. 선고 2024허14544 판결, 같은 날 선고된 2024허14551 판결도 같은 판단). 두 판결은 확정되었고 특허심판원은 등록무효 심결을 했습니다.
특허법원은 그림 1의 두 표장이 호칭·외관·관념에서 전체적으로 유사하고 상품도 동일·유사하다고 보았고, 이 점은 당사자 사이에 다툼이 없었습니다. 이 사건에서 무효심판을 청구한 쪽은 해외 제조사가 아니라 같은 제품을 수입하던 다른 업체였습니다.
언제를 기준으로 판단하나?
판단 시점은 상표법 제34조 제2항이 정합니다. 원칙은 상표등록여부결정 때이지만 단서가 있습니다. “다만, 제1항제11호ㆍ제13호ㆍ제14호ㆍ제20호 및 제21호의 경우는 상표등록출원을 한 때를 기준으로 하여 결정하되, 상표등록출원인(이하 “출원인”이라 한다)이 제1항의 타인에 해당하는지는 상표등록여부결정을 할 때를 기준으로 하여 결정한다.”
관계가 있었는지, 그 관계를 통해 상표를 알고 출원했는지는 출원일을 기준으로 따집니다. 반면 출원인 자신이 그 ‘타인’에 해당하는지는 조문 후단에 따라 상표등록여부결정 때를 기준으로 봅니다.
부정목적(제13호)과는 무엇이 다른가?
먼저 쓰던 상표를 남이 등록했을 때 함께 거론되는 조항이 제34조 제1항 제13호입니다. 제13호는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표로서 “부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표”를 대상으로 합니다.
| 구분 | 제20호 | 제13호 |
|---|---|---|
| 상대방과의 관계 | 동업·고용·거래 등의 관계를 요건으로 적음 | 관계를 요건으로 적지 않음 |
| 선사용상표의 인지도 | 수요자 인식을 요건으로 적지 않음 | 국내 또는 외국 수요자의 인식을 요건으로 적음 |
| 주관적 요건 | 관계를 통해 알면서 출원 | 부정한 목적 |
이 비교는 조문 문언을 나란히 놓은 것이고, 이 글에서 다룬 판결들이 두 조항을 직접 비교해 판시한 것은 아닙니다. 다만 조문 문언상 제20호는 선사용상표의 인지도를 요건으로 적고 있지 않으므로, 선사용상표가 널리 알려지지 않았더라도 상대방과 관계가 있었던 사안이라면 제20호를 제13호와 함께 검토할 실익이 있습니다. 한 사건에서 여러 사유를 함께 주장하면 사유마다 따로 판단받습니다. 인지도와 출원 경위로 다투는 길은 부정목적 무효를 다룬 별도 글에서 정리했습니다. 조약당사국에 등록된 상표의 권리자와 관계가 있거나 있었던 사람이 동의 없이 출원한 경우는 제34조 제1항 제21호가 따로 정하고 있습니다.
무효심판을 청구하거나 방어하려면 무엇을 준비하나?
무효를 구하는 선사용 측이 모아 둘 자료는 다음과 같습니다.
- 계약서와 업무지도·품질관리에 관한 기록 — 누가 생산·판매를 통제했는지
- 표장을 정한 과정 — 회의 기록, 메시지, 디자인 의뢰와 선택 경위
- 판매 명의와 포장 표시 — 수요자에게 누가 출처로 보였는지
- 상대방이 상표를 접한 경위와 시점, 출원을 허락한 적이 있는지
등록을 지키는 출원 측이 준비할 자료는 다음과 같습니다.
- 관계가 시작되기 전에 상표를 독자적으로 만들었다는 객관 자료 — 의뢰서, 비용 지급, 저작권 관계
- 관계가 시작되기 전부터 자기 사업을 준비하거나 상표를 사용한 자료
- 상표를 동업재산으로 출자하거나 상대방에게 넘긴 적이 없다는 사정
청구 시기와 관련해서는 상표법 제122조 제1항을 확인해 두는 것이 좋습니다. 등록일부터 5년이 지나면 청구할 수 없는 사유는 “제34조제1항제6호부터 제10호까지 및 제16호, 제35조, 제118조제1항제1호 및 제214조제1항제3호에 해당하는 것을 사유로 하는 상표등록의 무효심판”이고, 이 목록에 제20호는 들어 있지 않습니다. 다른 사유를 함께 주장한다면 그 사유마다 제척기간을 따로 확인해야 합니다.
이 글에서 본 전자담배 수입 사건과 동업 회사 사건은 특허심판원이 청구를 기각했다가 소송에서 그 심결이 취소된 경우입니다. 심판 단계의 결론이 그대로 유지된다고 단정하지 말고 증거를 처음부터 충실히 갖추어야 합니다. 심결에 불복하는 기간과 절차는 심결취소소송 30일 타임라인에서 정리했습니다. 무효심판의 청구 요건과 진행 구조는 특허사무소 소담의 상표 등록무효심판 업무 안내에서 확인하실 수 있습니다.
이 판결들로 알 수 없는 것은 무엇인가?
제20호는 먼저 썼다는 사실만으로 성립하지 않습니다. 소개한 판결은 모두 각 사건에서 제출된 계약서·메시지·송장 같은 증거로 사실을 인정한 결과이며, 같은 동업·거래 관계라도 상표를 누가 정하고 관리했는지에 관한 자료에 따라 결론이 달라질 수 있습니다. ‘바다의 아들’ 사건 판결은 확정 여부를 확인하지 못했으므로 특허법원 한 재판부의 판단으로 읽어야 합니다. 제20호와 제13호의 비교는 조문 문언의 대비이고 판결의 판시가 아닙니다. 통계와 침해소송·부정경쟁방지법 문제는 이 글의 범위 밖입니다.
현재 자료에서 상표가 누구의 것이었는지를 보여 줄 증거와 비어 있는 부분을 무효심판 청구나 답변서 제출 전에 별도 서면으로 점검하려면 심판·소송 사건 사전진단 안내를 참고하실 수 있습니다.
자주 묻는 질문
동업 계약서에 상표 이야기가 없으면 제20호를 주장할 수 없나요?
그렇지 않습니다. 대법원은 내부 관계, 상표의 개발·선정·사용 경위, 사용을 통제하고 품질을 관리해 온 사람을 종합해 판단한다고 했습니다. 동업 회사 사건에서는 문자메시지로 표장을 함께 정한 사실 등이 근거가 되었습니다.
우리가 상표를 직접 디자인하지 않았으면 불리한가요?
그것만으로 정해지지 않습니다. 대법원은 위탁경영 계약 사건에서 명칭 선정 업무를 맡은 수탁자가 아니라 위탁한 쪽에 사용 권원이 있다고 보고, 직접 선정·개발하지 않았다는 이유로 제20호를 부정한 원심을 파기했습니다.
동업 전에 제가 만든 상표를 동업이 끝난 뒤 등록했는데 무효가 되나요?
특허법원은 출원인이 동업이 시작되기 전에 상표를 직접 개발한 사실을 인정하고, 그 상표를 동업재산으로 출자했다고는 보기 어렵다는 이유로 제20호를 부정한 사례가 있습니다. 다만 디자인 의뢰와 비용 지급 같은 객관 자료가 뒷받침된 사안이고, 그 판결의 확정 여부는 확인하지 못했습니다.
등록된 지 5년이 지나면 다툴 수 없나요?
상표법 제122조 제1항이 정한 5년 제척기간의 대상 목록에 제34조 제1항 제20호는 들어 있지 않습니다. 다른 무효사유를 함께 주장한다면 사유마다 제척기간을 따로 확인해야 합니다.
상표를 처음 접하고 한참 뒤에 출원했으면 제20호에 해당하지 않나요?
기간만으로 정해지지 않습니다. 제20호는 출원한 때를 기준으로, 관계를 통해 알게 된 타인의 상표를 출원했는지를 봅니다. 수입 거래로 상표를 처음 접하고 1년 6개월쯤 뒤에 출원한 사건에서도 특허법원은 제20호를 인정했습니다.
본 글은 2026-10-06 기준 현행 상표법과 공개된 판결을 바탕으로 한 일반적 정보입니다. 개별 사건의 결론은 당사자 사이의 관계, 상표를 정하고 관리한 경위와 제출된 자료에 따라 달라질 수 있습니다.
작성자: 여인재 변리사 | 특허사무소 소담 프로필
최종 업데이트: 2026-11-13