특허 거절결정불복심판

신규성은 선행문헌의 기재와 공개 시점부터 봅니다

신규성 검토에서는 발명의 명칭이나 제품의 겉모습보다 청구항의 구성을 기준으로 선행문헌을 읽습니다. 유사한 기능을 가진 장치라는 이유만으로 모든 구성이 같다고 단정하지 않고, 심사관이 지목한 부분에 어떤 구조나 단계가 기재되어 있는지 확인합니다. 문헌의 공개일과 해당 출원의 기준일도 함께 검토할 사항입니다.

진보성은 차이가 있다는 설명에서 더 나아갑니다

제29조 제2항은 출원 전에 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명에 의해 쉽게 발명할 수 있는지를 정합니다. 구성상 차이가 있다는 것과 그 차이를 쉽게 도출할 수 없다는 것은 구별할 문제입니다. 차이점을 특정한 뒤, 인용문헌의 목적과 작동 원리를 고려해 그러한 변경이나 결합이 가능한지 검토합니다.

여러 문헌에 각 부품이 흩어져 있다는 설명만으로 결합의 타당성을 확정하지 않습니다. 결합하면 기존 장치의 동작이 어떻게 달라지는지, 필요한 제어 조건이 같은지, 문헌에 제시된 과제와 출원발명의 과제가 어떤 관계인지 확인합니다. 출원발명을 이미 알고 그 구성을 선행문헌에서 역으로 찾는 설명이 되지 않도록 자료의 출발점을 구별합니다.

기재요건은 설명과 청구항을 함께 읽습니다

제42조 제3항의 실시가능요건과 제4항의 뒷받침·명확성 요건은 같은 질문이 아닙니다. 발명을 만들 수 있게 설명되어 있는지, 보호받으려는 범위가 설명에 의해 뒷받침되는지, 청구항 자체의 의미가 분명한지를 각각 확인합니다. 한 가지 설명을 추가하면 모든 기재요건 문제가 해소되는 것으로 보지 않습니다.

용어를 명확히 하는 보정이 필요하더라도 새 정의를 자유롭게 만들 수 있는 것은 아닙니다. 최초 명세서에서 해당 용어를 어떤 의미로 사용했는지, 도면이나 실시예가 그 뜻을 뒷받침하는지부터 확인합니다. 발명자가 머릿속에서 알고 있던 내용과 출원서류에 실제로 적힌 내용은 구별합니다.

재심사와 심판청구는 어떻게 선택하나요?

그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다.

특허법 제132조의17 중 청구기간 부분

거절결정등본의 송달일부터 3개월이라는 기간 안에서 재심사와 심판을 검토합니다. 재심사에는 명세서 또는 도면의 보정이 수반되며, 보정 내용은 제47조의 요건을 충족해야 합니다. 이미 재심사에 따른 특허결정 또는 거절결정이 있거나 심판청구가 있는 경우 등에는 제67조의2의 제한을 확인합니다.

심판청구가 있는 경우에도 제176조 제1항에 따라 거절결정이 취소된 경우에는 재심사 제한의 예외가 있으므로, 모든 사건에서 재심사가 영구히 배제된다고 표현하지 않습니다. 분리출원 역시 재심사청구가 제한되는 경우입니다. 재심사청구는 취하할 수 없어 접수 전에 보정안과 절차 선택을 함께 검토하는 것이 필요합니다.

재심사가 청구되면 종전 거절결정은 취소된 것으로 보지만 등록이 확정된다는 뜻은 아닙니다. 청구절차가 무효로 된 경우의 예외가 있고, 보정된 출원에 대해 다시 특허요건을 판단합니다. 보정으로 해소할 수 있는 이유와 판단 자체를 다툴 이유를 나누면 재심사 선택의 실익을 확인하기 쉽습니다.